當EP專利申請案與外國母案申請人不同時，導致EP無法引用外國母案優先權日：從Innovative Sonic案說起

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bourme 發表於 2018年4月26日

圖、當EP專利申請案與外國母案申請人不同時，導致EP無法引用外國母案優先權日

在美國專利戰場上，音速創新公司(Innovative Sonic)曾與RIM 有過激烈的訴訟對戰，訴訟攻防重點除了專利有效性與產品侵權比對外，還涉及華碩與音速創新公司間的信託委任關係。參考本網站先前相關報導：Innovative Sonic控告RIM侵權，華碩間接受益。

另一方面，在歐洲戰場方面，音速創新則是遭遇到手機大廠易利信(Ericsson)的強力抵抗，由谷歌直接檢索 ”epo opposition innovative sonic”，檢索結果得知，列出三件與音速創新專利相關的歐洲專利局EPO上訴委員會決定: T1458/12 (app# 03010042.4)， T0786/11 (app# 05016910.1)， T2330/10 (app# 03005944.8); 另外英國事務所SCHLICH LTD也曾就第四件音速創新專利相關判決T1201/14 (app# 07014824.2) 做出More Guidance on Claiming Priority網頁文章報導。就這四件裁決，皆是對創新音速不利，四件歐洲專利被撤銷無效。以下僅就其中兩件無法引用外國母案優先權案利，進行摘要說明：

一、歐洲專利申請號03010042.4：說明書內容有歧異，致無法引用外國母案優先權

異議審查組 (opposition division) 最後判定該EP專利無法引用US app# 380106案優先權日2002 May 6，而改以該EP專利申請日2003 May 2為基準來比對前案證據，因為該EP專利申請案所企圖引用的優先權案說明書內容和該EP專利申請案內容有歧異，細節討論參見2012 Apr. 13的異議審查組，決定基礎說明Grounds for the decision (Annex) – opposition。

異議審查組稍後依據前案證據A2 (Asus代表於2002 May參與3GPP討論，同月公布於ETSI網頁文件)，作為核駁撤銷該EP專利的部分理由；如此無法有效引用外國母案優先權日，導致專利申請案 claim 1被自家代表在標準制定協會公開文件所撤銷，甚為可惜。

以下僅節錄2012 Apr. 13 Grounds for the decision (Annex) – opposition中，若干相關內容頁面：

(a)相關日期說明：

(b)前案證據A2相關敘述

(c)無法引用美國母案優先權之技術討論 & claim 1 無效相關決定文字

二、歐洲專利申請號07014824.2：EP專利申請案與外國母案申請人為不同實體，致無法引用外國母案優先權

異議審查組最後判定該EP專利申請案與US 60/833822臨時申請案申請人是不同實體(Entity)，因該EP專利申請人並未取得相關優先權引用權利，因此判定該EP專利無法引用該US臨時申請案優先權日2006 July 28，改以該EP申請案申請日2007 July 27為基準來比對前案證據。因為所企圖引用的US臨時專利申請案申請人是華碩Asus，而該EP專利申請案申請人是音速創新公司Innovative Sonic，且在該EP專利申請日2007 July 27前，Asus並未將相關專利申請權讓渡給音速創新公司。

如英國事務所SCHLICH LTD網頁報導，華碩稍後提起上訴，就四途徑進行補救爭辯：(1)追溯讓渡Nunc pro tunc (retrospective) assignment – 2013年Feb. 4華碩簽署讓渡文件，生效日回溯到2007 July 24，將US 60/833822臨時申請案母案讓渡給音速創新公司；(2) General policy， under German law 符合德國法律政策；(3) Direct transfer under US law美國法律的直接讓渡； (4) Implicit transfer under a general policy under Taiwanese law符合台灣法律政策下的隱含性讓渡。但，很遺憾此四項主張皆未被歐洲專利局上訴委員會裁決所接受。

異議審查組稍後依據前案證據A4 (3GPP working group 2於2006 Aug.相關討論)，核駁撤銷該EP專利claim 1；如此無法有效引用外國母案優先權日，導致該EP專利被US臨時申請案優先權日後的公開文件撤銷，甚為可惜。

以下僅節錄14.03.2014 Grounds for the decision (Annex) - opposition中，若干相關內容頁面：

(a)前案證據A4相關日期說明：

(b)優先權引用相關討論：

(c)claim 1 無效相關決定文字：

三、華碩彈性的研發合作框架孕育出眾多標準基礎專利

華碩主管深知移動通訊基礎專利重要性，因此積極投入行動通訊標準相關基礎專利研發，樂於提供彈性的研發合作框架來與公司外行動通訊領域專家展開合作，資助專家們研發與出席世界各地的標準制定會議，讓這些專家進而能產出眾多標準基礎專利；相關內幕消息或可從華碩前員工部落格窺知一二，阿偉的故事 (4)：四季酒店；僅將相關頁面部分擷取於此。

結語

上述EP專利申請案不利判決，稍後引發音速創新公司與承辦專利事務所間的服務費爭議訴訟，相關案情可參見臺灣臺北地方法院-民-103訴3927判決，音速創新主張事務所服務瑕疵，故應據此減免相關專利服務費。

綜觀華碩如此長期投資累積智慧資本，積極投入行動通訊標準相關基礎專利研發，設計彈性的研發合作框架，精心規劃信託架構迴避高通3G專利grant back條款，成立音速創新專利運營公司積極主張專利權。雖然，過程中有若干挫折，但三折肱而成良醫，歷經多次專利訴訟演練，相信華碩將來定能有實質且豐碩的專利價值回收。(2658字；圖1)

檔案連結：
口頭程序：EP03010042
Grounds for the decision (Annex) - opposition：EP07014824 (14.03.2014)
臺灣臺北地方法院關於減免相關專利服務費：音速創新主張事務所服務瑕疵

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