USPTO專利複審新規則 2016年5月2日上路

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年4月14日

美國專利商標局（USPTO）於2016年3月31日發佈有關專利審判暨上訴委員會（PTAB）專利複審程序新規則。自5月2日生效起，此些新規則將實施於所有類型之AIA複審程序（包含多方複審、核准後複審、涵蓋商業方法專利過渡期複審等），包含已立案尚進行中之專利複審。新規則之主要影響在於專利複審成立前之階段，相關要點茲概述如下：

圖一、USPTO專利複審新規則 2016年5月2日上路

一、專利複審申請人提交申請書後，專利權人必須於3個月內，提交其初步回應（preliminary response）。新規則允許專利權人於前述回應中，提交支持其有效主張之證詞證據（testimonial evidence，例如專家證詞或聲明等）。此項規則之用意在於消弭PTAB裁定是否發起複審階段（pre-institution stage），專利權人因既有規則限制新證據提交而導致之不利處境。然而，USPTO亦表示，倘若專利權人所出示之新證詞證據，產生重大事實爭議問題（genuine issue of material fact），則PTAB就發起複審考量，將傾向接受申請人立場，俾使申請人可於專利複審中獲得質詢該證人之機會；另一方面，新規則亦說明PTAB有權在複審前階段舉行雙方證人交互質詢，以及審酌申請人所述事由來決定是否同意其就專利權人初步回應提交答覆。

二、PTAB專利複審程序中之書狀文件提交情形，需符合聯邦民事訴訟規則（FRCP）第11條規定，其中要求複審兩造委託律師或該方於文末簽署並提供地址、電郵地址及電話聯絡資訊，同時一方委任律師若違反第11條a款及b款所述之書狀遞交前合理行為（例如提交不實陳述未盡查證責任等），則將給予制裁（敘述於第11條c款）。USPTO說明，此項新規則之用意，在於正式確認FRCP第11條規則亦施用於PTAB專利複審，以收預防及嚇阻不當（複審）訴訟行為之效。

三、針對將於複審程序期間失效之專利，PTAB將採用聯邦地方法院之Phillip標準（而非原先之最廣義合理解釋原則）來進行專利請求項解釋，同時專利權人亦不得聲請修改前述類型專利。複審兩造可在複審初期階段提出聲請，要求PTAB針對將於複審申請日起18個月內失效之專利採用Phillip解釋標準。

四、複審申請書、專利權人初步回應及正式回應之簡報篇幅規定，將採字數而非頁數來計算。針對多方複審，前述篇幅之限制為14,000字以內（取代60頁限制）；針對核准後複審，前述篇幅之限制為18,700字以內（取代80頁限制）。申請人答覆之簡報篇幅，以5,600字為限（取代25頁限制）。
USPTO新規則之主要目的，在於使專利複審前程序階段更為健全，亦即PTAB決定是否發起專利複審方面。對於專利權人而言，新規則雖允許其於初步回應中提交新證詞證據，然而倘若相關證據之提出，產生任何重大事實爭議問題，則情勢或將反而有利於申請人，同時申請人亦可要求PTAB就專利權人之初步回應提交其答覆，故USPTO新規則是否真正有利於專利權人，仍有待觀察。

USPTO新規則將複審申請及專利權人回應簡報內容改以字數而非頁數來計算，算是放寬了既有篇幅限制，並使當事人能夠透過大量圖表方式來呈現其主張。

AIA專利複審中是否將採用Phillip標準之議題及規定，未來仍將受到美國聯邦最高法院In re Cuozzo Speed一案最終結果影響。倘若，未來最高法院裁定多方複審應採用聯邦法院之專利請求項解釋標準，則USPTO允許複審當事人選擇之新規則自無存在必要。(1148字；圖1)

參考資料
[1] Amendments to the Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board - Federal Register 4/1/2016, at http://federalregister.gov/a/2016-07381
[2] Phillips v. AWH Corp., 415 F. 3d 1303 (Fed. Cir 2005)：美國聯邦巡迴上訴法院於Phillips案中，對於美國專利請求項解釋方法進行論述，並提出相關解釋規則，亦即有關專利內部證據（intrinsic，如專利本文、說明書、申請審查記錄）及外部證據（extrinsic，如專家證詞、字典等）之參考使用。

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