美國ITC 337調查滿足美國國內產業要件之認定標準：337-TA-910案

美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission，簡稱ITC）於近期Certain Television Sets, Television Receivers, Television Tuners, and Components Thereof （Inv. No. 337-TA-910）案調查結果中，就發生於原告專利權人向ITC提交違反關稅法337條（Tariff Act of 1930）專利侵權訴狀時間前後之美國境內相關投資或經濟活動，可否滿足19 U.S.C. § 1337（a）（3）項條文中系爭專利相關美國國內產業（domestic industry）存在之經濟要件（economic prong），並證明前述國內產業存在之認定標準，做出說明及釐清。

 

圖一、美國ITC 337調查滿足美國國內產業要件之認定標準

 

本案背景為位於美國加州矽谷之智慧型電視調諧裝置產品研發公司Cresta Technology於2014年1月28日向ITC提出違反關稅法337條申訴，指控生產販售電視訊號調諧器（TV Tuner）及相關數位電視產品之美日韓電子大廠，包含Silicon Laboratories、MaxLinear、Vizio、三星、LG及夏普等，侵害其三項美國專利，系爭專利技術主要涉及帶有濾波功能之數位及類比電視寬帶訊號接收及解調裝置。承審本案之行政法官於2015年2月27日發佈最終初步調查結果（FID），認定被告並無違反關稅法337條之侵權情形（參見下表一整理），其中，儘管裁定被告系爭產品侵害了兩項系爭專利請求項，然而除部分請求項為無效之外，原告亦未能證明系爭專利相關美國國內產業存在情形。ITC委員會於2015年10月30日所發佈之複審結果中，維持被告並無違反關稅法337條侵權情事之調查結果。

 

1930年關稅法337條賦予美國國際貿易委員會就屬於進口侵害美國專利產物品之不公平貿易競爭行為進行執法，以保護美國智慧財產權人權益。申訴人為證明違反該法情事，須建立下述事實根據：（一）不公平競爭或不公平行為，如一有效可執行之美國智慧財產受到侵害之事實；（二）進口、為銷售目的而進口或進口後於美國境內從事商業銷售之行為；（三）受美國專利保障之產物品（article），其相關產業存在美國境內之事實。其中，19 U.S.C. § 1337（a）（2）項條文，說明前述第（三）項要求，為申訴人必須建立「受美國專利保障產物品之相關產業存在於美國境內或正於美國境內建立之事實。」。ITC運用「經濟要件」和「技術要件」（Technical Prong）兩面向分析，來驗證系爭專利相關美國國內產業是否存在。19 U.S.C. § 1337（a）（3）項條文，說明可滿足該經濟面向之三項類型活動：（A）對廠房施設或設備進行顯著投資；（B）顯著勞務或資金投入；或（C）在系爭專利之開發應用上進行實質投資，包括工程技術、研究和開發或智慧財產之授權活動。

 

本案中，ITC委員會提到：

• 原告所出示存在於提交337訴狀以前之投資及其他經濟活動，是否滿足美國國內產業存在之經濟要件，取決於是否與受到系爭專利保障產物品之產業具備關聯性，以及原告是否於提交訴狀時間點上，仍持續進行同等之投資及經濟活動（ongoing qualifying investment & activities）。
• 另一方面，出現於提交337訴狀後之經濟活動，是否滿足前述經濟要件，ITC說明，鑒於專利權人在提交337訴狀時，相關美國國內產業必須已經存在或正持續建立中，故一般而言，ITC僅於特殊情況下方考慮提交訴狀後所出現之經濟活動，亦即提交337訴狀以後所發生之重大及非尋常性發展（when a significant and unusual development has occurred after the complaint has been filed），諸如當事人破產或專利權轉讓情形、生產製造或授權活動等。

 

參考本案情形，原告Cresta出示其電視調諧器產品之無廠設計、工程研發及相關軟硬體支援服務活動，以及就前述產品向美國境內供應商支付特定費用等，來嘗試滿足經濟要件。ITC認定前述證據並非可靠，理由在於Cresta未能證明所支付給美國境內供應商之特定費用，最終單獨導致了勞務或資金之投入。

 

Cresta提交337訴狀之時，其調諧器產品銷售情形正快速下滑，且該方正逐步終止對於前述產物品研發及投資等活動，同時與電視調諧器相關之其他業務活動，亦僅占該公司總業務極小比例，是故，Cresta未能證明其所出示之研發投資等活動，在訴狀提交同時仍持續進行中。原告Cresta在提交337訴狀以後之重大及非尋常性發展，僅為其電視調諧器產品正逐步下市、將主要業務轉移至專利貨幣化、資遣部分員工以及中止受系爭專利保障產物品之研發投資等，此些發展情形，顯然不足以滿足經濟要件，同時，產品之市場銷售活動並不足以單獨滿足經濟要件。依據上述結論，ITC維持行政法官FID中原告未能證明美國國內產業存在之裁定結果。

 

本案要點，ITC在判定原告專利權人所出示之美國境內投資及經濟活動，是否滿足相關美國國內產業存在之經濟要件上，首先，將檢視此些投資及經濟活動，是否與受專利保障產物品之產業具備關聯性；其次，倘若原告所出示之投資及經濟活動發生於提交337訴狀以前，則ITC將檢視原告在337訴狀提交時間當下，是否仍持續進行同等之投資及經濟活動；倘若原告所出示之經濟活動出現於337訴狀提交時間以後，則若非為一重大及非尋常性發展，一般情形下，ITC將不予考慮。

 

所以，專利權人於透過關稅法337條管道來行使專利權方面，應注意到專利相關投資及經濟活動之發生時間點，以避免未能建立受美國專利保障產物品之相關產業存在於美國境內或正於美國境內建立之事實。(1884字)

 

表一、本案訴訟資訊整理

案件名稱	Certain Television Sets, Television Receivers, Television Tuners, and Components Thereof
案號	337-TA-910
提告時間	2014年1月28日
終結時間	2015年10月30日
原告	Cresta Technology Corp.
被告	LG Electronics Inc. LG Electronics U.S.A., Inc. MaxLinear, Inc. Samsung Electronics America, Inc. Samsung Electronics Co., Ltd. Sharp Corporation Sharp Electronics Corp. Silicon Laboratories, Inc. Vizio, Inc.
系爭專利	US 7,075,585 B2 Broadband receiver having a multistandard channel filter US 7,265,792 B2 Television receiver for digital and analog television signals US 7,251,466 B2 Television receiver including an integrated band selection filter
系爭產品	Silicon Labs電視調諧器產品，型號包括：(1) Generation: Si2170, Si2172; (2) Generation: Si2173; (3) Generation: Si2155, Si2136, Si2l46, Si2156, Si2176; (4) Generation: Si2l38, Si2148, Si2158, Si2178; and (5) Generation: Si2127, Si2l37, Si2147, Si2l57, Si2177。 MaxLinear電視調諧器產品，型號包括 MxL601。 三星、LG、夏普、Vizio進口並於美國境內販售、使用前述電視調諧器之數位電視產品（原告未列舉型號）。
審理法院	美國國際貿易委員會
訴訟結果	侵權認定： 被告Silicon Labs電視調諧器產品侵害585專利請求項1、2、3，使用Silicon Labs電視調諧器產品之Samsung, LG, VIZIO電視產品侵害585專利請求項1、2、3。 被告MaxLinear電視調諧器產品侵害585專利請求項1、2、3、10、12、13，使用MaxLinear電視調諧器產品之Samsung, LG, VIZIO電視產品侵害585專利請求項1、2、3、10、12、13。 被告MaxLinear電視調諧器產品侵害792專利請求項1、2、3、7、8、25、26，使用MaxLinear電視調諧器產品之Samsung, VIZIO電視產品侵害792專利請求項1、2、3、7、8、25、26。 有效性認定： 585專利請求項1、2、3為無效。 792專利請求項1、2、3、4、7、8、10、11、12、25、26、27為無效。 美國國內產業要件認定： 原告Cresta未能證明585及792兩系爭專利相關美國國內產業存在情形。 調查結果： ITC委員會複審維持行政法官無違反關稅法337條之專利侵權情形之調查結果。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/1