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如何判斷共同發明人

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經濟部智慧財產局 發表於 2015年8月6日
甲接受乙公司法定代理人丁之邀請,由乙公司出資進行研究開發。系爭專利所揭示之新穎化合物,其結構分析,以及IUPAC 名稱之命名等工作由甲負責完成,其技術特徵、實驗結果、說明書之編寫等均為甲進行整理與委外廠商溝通、討論。甲於離職前系爭專利之申請專利範圍已研發完畢,惟列為發明人者為乙公司法定代理人丁,乙否認甲為共同發明人,故甲提起本件訴訟。
 
圖一、如何判斷共同發明人
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本案甲是否為系爭專利之共同發明人,法院見解如下:
一、共同發明人必須有共同從事合作研究之事實
發明構想可表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵,而對一個共同發明之構想,每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻,但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明。此外,確立發明的構想之後,如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人;且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術,而對申請專利發明之整體並無具體想法之人,亦不能稱作是共同發明人。
 
二、化合物之發明構想
對於「化合物」之發明構想,倘僅提出化合物之特定「結構」,但欠缺產生該化合物之「方法」,尚不得稱該化合物之發明構想已然形成,故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。
 
三、甲非共同發明人
本件系爭專利既為「化合物」,發明構想自應包含所請化合物之結構及其製造方法。甲須證明對於系爭專利新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻,方可證明其為系爭專利之共同發明人。縱認甲曾對系爭專利新穎化合物進行結構解析及IUPAC名稱之命名,倘若甲僅從事該工作,難認對該新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻。再者,縱認甲與事務所聯繫討論系爭專利申請事宜及撰寫專利說明書等,然而將實際完成之發明轉化為說明書或將該發明申請專利之過程,或協助發明完成之相關行政工作,與得否列名為發明人無涉。甲所提證據資料無法證明其對系爭專利之發明具有實質貢獻,不足以證明其為系爭專利之共同發明人。
 
判決全文請參見:智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決

 
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