Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則

圖、Alice v. CLS Bank判決案可能翻轉美國軟體專利的遊戲規則

在相隔32年之後，美國聯邦最高法院於2014年6月在Alice v. CLS Bank一案，對軟體的專利適格性（patent eligibility）做出重要判決。雖然在判決之初，各界並未寄予高度的重視。但是想不到三個月過去，不但該判決讓美國新增專利侵害訴訟案件大幅降低，半年減幅超過100%，更在15件軟體與商業方法專利侵權案件中，有13件爭議專利被下級法院根據Alice案判決無效，其中不乏多件各方關切的案件，也驟然敲醒還在懷疑的美國產業界與專利業界。若此種發展趨勢持續下去，Alice案可能會徹底改變未來軟體專利的遊戲規則與訴訟結果。

其實就軟體專利與商業方法專利而言，不論在美國或是在其他國家，都是一個爭議性的問題，特別是在美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於1998年在State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.案，判決結合軟體的商業方法具有專利適格之後，不但開創了嶄新的「方法＋電腦」(process + computer)的申請專利模式，也大開方便之門，讓商業方法專利與軟體專利如水瀉地一般橫掃各個領域。

由於此種申請模式，乃是將過往各行業已經廣泛採行的方法，在請求項中增加以電腦或是網路等方式加以執行的文字，故其創新性並不是特別高，再加上此種「方法+電腦（或網路）」模式請求項涵蓋範圍廣泛，不但使得商業方法與軟體專利氾濫成災，也相對的帶動相關的訴訟案件，更讓專利流氓趁勢而起，使得各行各業都面臨訴訟的風險。

隨著專利流氓的問題越演越烈，美國國會卻未積極介入，這也導致美國聯邦最高法院開始改變過去尊重CAFC專利判決的態度，並從2006年的MercExchange v. eBay案開始發生逆轉現象。在該案中，地方法院判決eBay的立即購買（buy-it-now）的功能侵犯MerExchange的專利後，MerExchange立即請求法院對eBay頒發永久禁制令（permanent injunction），目的在於迫使eBay付出鉅額和解金來解決問題。此項請求獲得CAFC的支持。

但是最高法院介入，不但受理了eBay的緊急上訴，還推翻了MerExchange所依賴的CAFC判例。更重要的，就是最高法院從此開始積極介入專利案件，在長達近八年的期間內，不斷的推翻CAFC較偏向專利權人的判決，不但將法院過去偏向專利權人的鐘擺反轉，更在沒有國會立法的情況下，改變了整體專利訴訟的遊戲規則。而其最高潮，就是從2010年來的一連串有關美國專利法101條的專利適格性判決(Standing)。

表一、美國專利適格性 (Standing) 之改變重點

過去，專利適格性並不被認為是取得專利的關鍵，一般專利爭議重點都放在專利三要件，也就是新穎性、進步性與產業利用性之上。但是從2010年Bilski v. Kappos之後，美國聯邦最高法院連續在2012年的Mayo v. Prometheus，2013年的 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics以及2014年的Alice v. CLS Bank等案件中，將重心重新聚焦在美國專利法第101條的專利適格性問題之上。

而這連續4件判決，不但重塑了美國專利訴訟的重心，也讓過去不是問題的101條成為可否獲准專利的關鍵問題。根據美國史丹佛大學法學院衍生的專利資訊公司Lex Machina的統計，因不具備101條專利適格性而被撤銷的專利案件，從2007年的2件大幅增加到2013年的15件。但是更犀利的則是在Alice判決之後，僅3個月不到就有13件軟體專利被判決不符合101條之要求而被撤銷。

Alice案系爭專利(US5970479、US6912510、US7149720、US7725375)的爭議重點，在於一個結合傳統結算交割方法與電腦的專利是否有效。地方法院根據Bilski案的見解，判決Alice公司的方法專利與系統專利，因為請求抽象的觀念（abstract idea）均無效。經Alice上訴至CAFC後，CAFC認為並無明顯證據證明該專利屬抽象觀念，改判Alice勝訴。經CLS銀行上訴後，CAFC法官聯席會議以7:3判決Alice公司的方法專利請求項不符合第101條之要求，但是對於系統專利，卻以5:5的比數打平，仍認為具有專利適格，故其系統專利有效。在此混亂的情況下，最高法院再度介入，也一如各方之預期，判決Alice公司所主張的所有專利（不論是方法或是系統專利）均無效。

雖然最高法院在判決中提出了兩階段判斷方法，也就是首先應就申請專利範圍（claims）是否屬於可受專利保護之發明概念加以判斷，若屬之，則審查其申請是否具備專利三要件；若不屬之，則檢視申請專利範圍的所有元件（包括個別或整體請求項）是否能將其請求的性質轉化(transform)為可受專利保護的發明。不過，包括柏克萊法學院的Merges教授等學者與媒體都認為最高法院並未提供明確的判斷標準，再加上最高法院拒絕對抽象觀念（abstract idea）意涵加以界定，也引來許多不滿的聲音，認為Alice案無助於釐清軟體專利的專利適格性問題。

但是出乎眾人意料之外，下級法院卻不做如此之想，反而紛紛根據最高法院的見解，判決指控他人侵權的軟體或商業方法專利無效。例如在最高法院判決後，僅7月就有3件與軟體有關的專利因法院認定不具有專利適格，而被判無效。而在3個月內就有13件原告敗訴、專利被撤銷的案件，其中CAFC就佔了3件，也大幅改變CAFC看待軟體專利的態度。

表二、Alice案後，商業方法無效重要判決

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/10

其中首先發難的就是德拉瓦州聯邦地方法院。該院在2014年7月16日於Comcast IP Holdings I, LLC v. Sprint Communications Company L.P.案判決中，就認為Comcast所取得的判斷是否為付費客戶的專利乃係一個抽象觀念，其與傳統透過接線生決定是否為付費電話的觀念相同，並未因為利用電腦而當然成為可受專利保護的發明，因此判決該專利無效。

而在被判決無效的13件軟體與商業方法專利中，更重要的就是其中的3件CAFC的判決。因為在美國專利訴訟過程中，CAFC乃處於關鍵的地位。CAFC態度的轉變，對美國專利實務有更直接的影響。而CAFC在Alice判決後不到一個月的時間內，就在受到關切的Digital Image Technologies v. Electronics for Images, Inc.案，直接引用Alice案判決基礎觀念本身就是不受保護的抽象觀念(fundamental concepts, by themselves, are ineligible abstract ideas)，並認定Digitech公司購自拍立得，並用來大肆控告其他業者的6,128,415號專利，只是利用數學關連性來整理拍照資訊的方法，再加以其並未與特定的硬體架構或機器連結，僅屬於基礎的觀念，判決該專利無效，也讓Digitech幾乎到口的鴨子全飛了。

緊接著於8月，CAFC在Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC案維持地方法院判決，認為原告所主張的兩個管理賓果遊戲的專利，都只是管理與參與賓果遊戲的抽象觀念。雖然兩個專利都利用電腦來執行，但是CAFC卻認為該等專利並未對管理賓果遊戲增加任何效能。至於系統專利，CAFC也認為，只是利用電腦執行最基本的功能，並未增加其他效能。故CAFC直接引用Alice案判決表示，如果一個專利只是運用電腦去執行一個抽象的觀念，縱使請求項中增加電腦，也無法因此取得專利適格性，故直接判決該等專利無效。

在2014年9月，CAFC又在buySAFE, Inc. v. Google, Inc. 案，判決原告7,644,019號專利因為違反101條而無效。該專利是關於確保當事人一方履行其線上交易的方法與裝置。不過德拉瓦州聯邦地方法院認為，該專利描述了一個眾所皆知且廣泛應用的觀念，也就是利用第三人進行保證交易，並將該觀念應用到傳統電腦及網路上。法院認為，由於電腦僅執行基本功能，且該方法並不需要特殊的編碼，也未與特定機器結合，因此並不符合101條專利適格性的要求。CAFC並引用Alice認為該專利係針對抽象的觀念，且雖然有利用電腦，但是並無任何發明觀念，因此不具有專利適格。

也因為僅僅在不到三個月的時間內，下級法院就做出十餘件不利於軟體專利與商業方法專利的判決，也引發美國專利界與產業界的嚴重關切。例如美國智財專業雜誌IAM委託專業專利研究業者根據所擁有軟體專利件數，對業者曝險程度加以評估，結果發現Oracle受到衝擊的可能性最高，因為76%的Oracle專利屬於軟體專利，其次則為Google(58%)，第三名則是微軟（55%），第四名IBM(49%)，第五名Cisco(38%)。而在可能受影響的前十名中，除了Apple(34%), HP(31%)以及Intel (29%)，還有兩家NPE，分別是第八名的Rockstar(31%)以及第十名的Round Rock Research (26%)。

更值得注意的，則是根據Lex Machna的統計數據顯示，軟體專利權人已經觀察到此種趨勢，大幅減少提起專利件數。在Alice案於2014年3月中旬在最高法院言辭辯論時，新增專利侵害案件數在4月達到高峰，一個月高達675件。但是隨著Alice在6月中旬判決之後，新增案件就一路減少。從7月的416件，減少到8月的399件，更減少到9月的329件。若將9月的數字與與4月的高峰相比，不到半年就減少超過100%，可見其影響力之廣泛。

而根據史丹佛大學法學院知名智財教授Mark Lemley的分析，新增專利侵權案件大幅減少的主要原因之一，就是在於下級法院幾乎一面倒的依據Alice判決，將涉案的軟體或商業方法專利判決無效，對不具有特殊新技術的軟體專利權人而言，Alice案其實是一個很強大的威攝力量，可對專利權人的濫行訴訟發生實質的嚇阻力量。

若下級法院持續遵循Alice案見解去認定專利適格性，不但可能會將美國法院過去保護軟體專利的鐘擺反轉，更必然會影響到數以萬計的商業方法專利與軟體專利。這種可能結果，對於已經在軟體專利領域布下重兵的的業者（如IBM, Google, Cisco, Apple）與專利流氓（NPE,如Intellectual Venture, Round Rock, Rockstar, Interdigital）而言，由於其軟體專利不再具有如過去般的強大威嚇力量，勢必可能會面臨資產嚴重縮水的命運。

惟若此趨勢持續，則可能是兩岸資通訊業者的一大福音。這是因為隨著軟體專利被宣告無效的趨勢逐漸明朗，握有這些軟體專利的專利流氓或是業者為避免其專利被判無效，勢必會避免運用這些專利提起侵權訴訟。如此一來，不但可能改寫過去『軟體專利為王』的態勢，亦可能會改變兩岸業者動輒被告的宿命，更可能讓業者省下大筆的訴訟費用與權利金。這也讓Alice案可能成為徹底改變軟體專利遊戲規則的最高法院判例。(4005字；表2)

關鍵字：撰稿者：馮震宇
政大特聘教授；政大法律系教授