假做真時真亦假，無為有處有還無 -- 論Suprema & Mentalix v. ITC案對美國337條款執行上的衝擊

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科技產業資訊室 (iKnow) - 舒安居發表於 2016年9月7日

圖、Suprema & Mentalix v. ITC案對美國337條款執行上的衝擊

背景說明

Suprema是一家專門製作指紋掃描器（fingerprint scanner）的南韓公司，根據公司網站介紹，市值約三億五千萬美金左右，是南韓公開上市公司。該公司除生產掃描器外，跟掃描器一起搭售的還有一套「軟體開發工具」（SDK）。掃描器無法單獨使用，必需配合客制化電腦軟體。Suprema並不提供客制化軟體，但提供SDK及開發手冊供客戶自行開發軟體！Mentalix是一家美國的進口商，它向Suprema進口指紋掃描器，同時利用Suprema的SDK自行開發控制掃描器的軟體FedSubmit。Mentalix在美國公開銷售搭配FedSubmit軟體的掃描器。Cross Match Technologies公司總部（CMT）位於美國佛羅裡達州，公司市值大約是Suprema的三分之一。CMT於2010年向ITC控訴Suprema誘使Metalix侵犯其編號7,203,344美國專利（344專利）。ITC經調查後，同年六月判定Suprema的掃描器侵犯了344專利第十九項專利主張（Claim 19）（註一），並引用關稅法第337條賦予ITC的權力，判定進口及販售Suprema的掃描器（及搭配軟體）違法，下令禁止進口（註二），並要求Mentalix停止銷售相關掃描器。Suprema及Mentalix向聯邦上訴巡迴法院（CAFC）提出上訴（註三）。

美國聯邦上訴巡迴法院三位法官在聽審後，認定依337條款（19 USC § 1337(a)(1)(B)(i)）字面解釋：聯邦國際貿易委員會的職權為禁止「進口時，將侵犯有效且可執行的美國專利之物件..」（註四）。以此案的狀況分析，ITC一開始是以Suprema違反了美國專利法第271條（b）款的「誘使侵犯專利」規定，認定Suprema產品進口將造成不公平的貿易，因此下令禁止數款掃描器進口，同時要求Mentalix停止銷售該款掃描器。ITC的裁決基礎在於Suprema有誘使Mentalix 侵犯CMT專利的意圖。但上訴法院聯席法官認為本案重點在於337條款給予ITC的權限，乃著眼於「進口時物品的侵權狀態」。而ITC行政法官所認定Suprema所違反的專利法第271條（b）款誘使侵犯專利，但設若Suprema真的有「誘導」之罪，必須有直接侵權行為。但這種直接侵權是發生在物品「進口」之後，由Mentalix將掃描器與其FedSubmit軟體組裝後才發生。進口的當下，掃描器本身並未有任何侵權。CAFC聯席法官2015年8月10日判定ITC適用337條款的條件（直接侵權發生在進口的當下）不存在，因此推翻了ITC的禁止進口裁決。

聯邦法院第一次判決意見

CAFC聯席法官決議造成的回響很大。首先是聯席法官之一的Jimmie V. Reyna（由歐巴馬總統於2011年提名）對判決持強烈反對意見。Reyna法官的反對意見主要可以歸納為以下幾點：
一、337條款是貿易條款，主要是為了保護美國國內企業免於不公平的貿易競爭。如果CAFC剝奪了ITC引用337條款的權力，將造成美國的貿易邊防龜裂；

二、美國國會並未在立法意旨上，排除ITC適用337於專利法271（b)款。Reyna認為337著眼重點在於「銷售」，而且專利法271（b）的「誘導」也不僅止於事後直接侵權發生時才成立，他認為應該是在誘導行為產生時就成立。而且只要誘導行為直接與「銷售」產生關連，銷售產品又構成直接侵權，則「誘導」就與最終的「直接侵權產品」產生連結，從而使得ITC可以調查該誘導行為；

三、337條款的主要作用在於防止不公平貿易的產生。Reyna認為如果依聯席法官得多數意見，將ITC的排除進口處分限縮於「在進口時，已經有專利侵權行為」的話，將造成進口商規避337的罰則，而將商品在進口時拆解，即可避免直接侵權。他認為337條款不應該被強解為進口商規避侵權的工具；

Reyna法官認為在ITC已經拒絕將專利法271（a）款適用於337（註五），因為ITC主張271（a)乃針對在美國境內的「使用」。如果CAFC再進一步主張拿掉271（b）款的話，將只剩下271（c）所處罰的「輔助侵權」（contributory infringement），而(c）款規範將只剩下針對特定用途的侵權產品，這樣子美國廠商未來是否還能寄望透過ITC獲得專利救濟，將是未定之天。

聯邦法院第二次判決意見

Reyna 的意見顯然獲得法界相當的共鳴。ITC跟CMT都要求全院法官會議（en banc）重審此案（註六）。司法部、智權法協會、智財所有人協會、ITC訴訟律師協會、微軟、Dell、Adobe、三星、SAP等與智財權息息相關的重量級角色紛紛提出「法庭之友說帖」（amicus curiae brief）。en banc的判決推翻了原先聯席法官的決議，認定ITC最初的排除進口令是合法的。因為en banc的主文就是 Reyna法官主筆的，所以其論點與他在聯席法官判決中的意見是基本一致的。因為此案在聯席會議時的表決是2-1，在全院會議時是4-6。一個爭議如此大，而正反雙方票數又是如此接近時，反對法官的意見更值得研究。全院法官會議的反對意見主要含以下幾點：
一、ITC的排除進口令非常有「錯殺」的可能。ITC自己承認海關在執行其封殺令時，無法判別哪些Suprema 的掃描器可能侵犯CMT的專利，並且根據過往基於「誘導侵權」而限制進口產品時，那些產品進口時都伴隨著誘使侵權的指示，而本案中進口掃描器是單純的產品，並無任何涉及侵權的行為。即使Suprema隨掃描器提供SDK，但SDK是技術檔，並未誘導使用者如何侵犯專利；

二、全院法官會議試圖在法規文字中找出模糊空間，以便適用雪佛蘭原則（Chevon Doctrine）（註七），關稅法337條的文字規範明確。反對意見認為：國會在制訂337條款時，已經確認337(a)(1)(B)(i)的重點在於「sale」，而不牽涉到「使用」。多數意見在解釋337條的適用範圍時，強加「使用」（甚至是進口後的使用）的詮釋，這是對法令的錯誤理解。本案Suprema的產品在進口（銷售）時，並未違反專利法的相關規定。至於進口後產品如何「使用」的問題，不是337條文賦予ITC的職權；

三、多數意見強調進口產品違反專利法271（b)條，但美國最高法院在Limelight一案（註八）已經強調：僅僅只有（if, but only if, ...）在直接侵權成立時，誘導侵權的罪責才會成立；

四、從過去到現在的各式案例分析，ITC從未有過在未確定「直接侵權」前，得以用「誘導侵權」理論去排除進口未構成專利侵權的部件，而法院亦從未確認ITC有如此的權力。國會在制訂337條文時，也未曾考慮過讓海關官員去判斷進口者是否在日後會有誘使他人犯罪的意圖。

政治性很強的判決

法律不是科學。即使在大學中，美其名將法律學歸納為「人文科學」，壓根裡「法律」離人文很近，離科學很遠。甚麼叫做「離『科學』很遠」？就是法律施行後的最終產出，往往言人人殊，大夥兒莫衷一是。本案值得觀察的重點有以下幾點：
一、判決結果正反意見票數非常接近，雙方各持己見，但各自有堅強的論據；

二、重點在於ITC的職權，而不是專利法的詮釋。

關於第一點，本文已就雙方陳述做了簡短摘要。筆者看完法院判決後，一直有個感覺：本案被告（Suprema跟Mentalix）處心積慮想要弄出一個真的產品（指紋掃描器），但為了規避專利侵權的指控，卻得弄出一個假東西，讓進口產品看起來沒有侵權問題；ITC跟CAFC為了「保護美國廠商」的「政治正確」目標，卻得穿鑿附會地在明明沒有充分法律依據（假）的情況下，找出一個可以對付「將來（進口後）可能侵權」廠商的辦法（這辦法是真正有牙的老虎）。真真假假，假假真真，讓人不自禁地聯想到紅樓夢書中的那幅對聯：假作真時真亦假，無為有處有還無。這句話的含義為:沒有什麼真假之分，當你把真實的東西當作虛幻的東西來看的時候，那虛假的東西它比真實的東西顯得更真實（解讀：當你把沒有侵權的產品當成「侵權」來法辦時，即使明明沒有侵權，你也要把它擋在海關門外）。當你把不存在的東西說成是存在的東西時，那捏造的事實甚至比存在的事實更顯得真實（解讀：當你硬要曲解法令時，明明法條白紙黑字沒有給的權力，也瞬間變的非常確切的授權）。真和假的概念有很多層次，不是單純的一個真和假，世上的人把假的東西都當作真的了，把真的東西反而把它作為假的了。（註九）

Suprema一案對出口廠商的可能影響

本案判決雖然解釋的是ITC的職權，但對於台灣廠商的影響卻遠大於美國專利法在2013年的大修。正如筆者在去年發表文章（註十）中，對於「分工侵權」的分析，廠商希望藉由分工模式，能規避專利追訴的貿易障礙。但自Suprema案後，似乎連想要經由「分進合擊」策略，以求進入美國市場的門道都被堵塞。筆者的看法倒是沒那麼悲觀，主要原因分析如下：

一、CAFC全院會議對本案的裁決書中，反對法官對於ITC只要認定有「誘導侵權」行為，就可以不分青紅皂白地將所有「未來可能侵權」的產品封殺於美國海關門外，感覺這種作法徒增海關的工作負擔，而且將來可能滯礙難行，因為海關並沒有能力可以分辨哪些產品是「將來可能侵權」，哪些產品可以適用於「非侵權用途」。但支持ITC 337裁量權的法官認為：如果產品真的有用於「非侵權用途」的可能時，可以向ITC申請「認證」（certification），以避免海關的扣押。當然這是在眼前局面下，不得已的下下之策。這種「笑話」如果換成是反對ITC裁量權的法官們來說的話，就是：ITC如果不能夠在引用專利法271（b）條下主張行使337排除權力，美國廠商仍然可以在產品進口後，引用專利法其他條文，主張追訴侵權產品（如專利法271（a）或（c））。正反雙方都認為「我所主張的法條適用情況，並未排除例外狀況的救濟」，但同時這種「例外狀況」的救濟其實都是曠日廢時，而且代價不低；

二、既然公說公有理，婆說婆有理，正確的分析應該是哪方面的「解釋」可以帶來最高的執行效益，以及最低的代價。細讀全院法官判決後，感覺反對337條款適用專利法271（b）的法官們意見較為完備。相較於支持337條款適用271（b）的法官們於判決中一再重申的無非是「如果開了『誘導侵權』（271（b））不適用於337的巧門後，將使許多外國廠商利用此一漏洞，對美國廠商造成巨大損害」，反對適用的法官清楚的解釋了國會當初對337條文的立法意旨、文字推敲，甚至將主張適用一方所舉的案例一一解釋，並反駁對方引用案例的錯誤之處。如果這是一個純粹法律案件的話，我要說：反對方完勝，因為從文字解釋、立法歷史探究、前案適用分析，真的很難主張贊成適用一方的分析站的住腳。但很不幸地，在貿易壁壘高漲的今日，很難指望法律界沒有像南韓足球那樣的「愛國裁判」。正因為外界壓力如此大的情況下，反對法官精闢入理的中肯分析，更讓人有空谷足音之慨嘆；

三、本國廠商面對美國重要出口市場，當然會問：那應該如何自處，才不會像Suprema那樣輕易得咎。其實本案還有背景說明：根據ITC的調查報告，Suprema的確是有與Mentalix聯繫，教導其如何規避CMT的專利。只是這部份的「證據」，ITC與CAFC都將其列為秘密而不公佈。從律師的角度來解讀，我對這部分的秘而不宣有兩點感觸：a. 我將因此而無法確切告誡我的客戶：哪些行為是會被ITC視為在「誘導」美國方面的進口廠商規避專利侵權？b. 換個角度來看，只要台廠不涉及「誘導」，理論上出口美國的產品就不會因為「分工侵權」的指控，而被橫阻於美國門口。不過這種說法有種「暗夜吹哨，給自己壯膽」之譏：因為本案之所以引發如此大的爭議，就在於產品於進口時是處於「未侵權」的部件狀態，只因為專利所有人「擔心」未來可能有的侵害，就一視同仁地把所有相關產品一併封殺，這種株連九族的不正常擴權，會讓投機的美國廠商見獵心喜，動輒祭出337，引用271（b）封殺競爭者產品入境，因為271（b）不需要舉證「已有侵權產品」，只須證明廠商有規避「分工侵權」的意圖（註十一）。

四、有一說：其實美國聯邦地方法院亦有權禁止專利侵權產品進口，法院跟ITC各自有各自的發動管道與救濟途徑。因為此案牽涉的是各個政府單位間的權力鬥爭，重點是如何彌平這些不同管道間的執行差距，而且究竟應該如何「尊奉」ITC的執行權力（註十二）。既然是人家的「家務事」，一時間外人也難去跟這家人爭你是我非，只能靜待其他行政單位：例如財政部的海關說：enough is enough，才可能希望ITC改弦更張。為什麼會猜測是海關首先發難，因為當一個行政措施可能遭到濫用時，第一個會喊「受不了」的往往是被指派執行苦差事的單位，而海關有沒有足夠的資源及能力，去查核及分辨甚麼產品是「未來可能被用於侵權」，執行上會有什麼窒礙難行之處，有待觀察。

不過如何認定「誘導侵權」這扇門已經對ITC更開放了，以前還需證明廠商在進口時已涉及教唆，現在基本上只要證明「未來有可能侵權」，就可以開鍘。有鑒於此，廠商除了行事需更加謹慎外，更不該對「分工侵權」存有幻想。(5325字；圖1)

註釋：
註一、見ITC調查報告: Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-720。 See more at: http://www.kenyon.com/NewsEvents/Publications/2015/2-5-15-Suprema%20-Inc-v-ITC.aspx#sthash.Q2L7Doci.dpuf. 其實ITC原本的調查報告中，還牽涉另外兩個專利（993'及562'專利）。但CAFC的第一次panel判決中，已經解決了相關爭議，所以後續的en banc判決中，只聚焦於344'專利。

註二、Suprema有數款掃描器進口美國。被指侵犯344專利者，包括RealScan-10, RealScan-D, RealScan- 10F及RealScan-DF。詳見Suprema & Metalix v. ITC (No. 2012-1170, en banc decision, Aug. 10, 2015).

註三、CAFC第一次的panel判決，請參見742 F.3d 1350 (2013).

註四、截錄原文為："articles that ... infringe a valid and enforceable United States patent."

註五、See Certain Electronic Devices, Inv. No. 337-TA-724, Comm'n Op. at 18-19, 2012 WL 3246515, at *12-13 (Dec. 21, 2011)，轉載自Reyna法官於Suprema, Inc. v. International Trade Com'n (742 F.3d 1346)判決書中的反對意見。

註六、CAFC常任法官（circuit judges）十二人，資深法官（senior judges）六人。全院會議（en banc）由全體常任法官出席，但Moore及Stoll法官並未參與，所以只有十位法官參與en banc。

註七、請參考Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984)。所謂的雪佛蘭原則主要有兩部分：a. 牽涉到行政機關職權時，必須追溯當初成立機關時國會的立法意旨；b.如果法院認定立法意旨並未明確界定該機關某些特定職權範圍時，法院必須尊重行政機關在執行該職權時，對法令的解釋。

註八、Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs, Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014).

註九、http://www.rhythmsmonthly.com/?p=19725。不敢掠人之美，在下其實完全不懂紅樓夢！

註十、舒安居律師：Limelight v. Akamai後話，再論divided infringement。見http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10244 （科技產業資訊室，2014年10月23日。

註十一、根據CAFC的判決意見，專利法271（a)與（c）都是針對進口後的行為與產品的使用。相較之下（b）款只需要證明行為者的意圖。而原本Limelight要求「誘導侵權」需俟「直接侵權」發生後才成立，旦經此案判例後，指控者甚至無須等待行為或產品的侵權，即可要求ITC行動。

註十二、Dennis Crouch, En Banc Federal Circuit to Review ITC’s Power over Induced Infringement. 見http://patentlyo.com/patent/2014/05/federal-circuit-infringement.html (PantentlyO, May 15, 2014)

(本文作者為律師)

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