蘋果破解PMC的"潛水艇專利"，免除陪審團判決3.085億美元賠償

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bourne 發表於 2021年8月23日

圖、蘋果破解PMC的潛水艇專利，免除陪審團判決3.085億美元賠償

Personalized Media Communications（PMC）控告蘋果（Apple）公司案關於數位著作權管理，於2021年3月，陪審團作出判決，判定 '091專利是有效專利，且被控產品侵害專利範圍13~16至少其中之一項；並判決蘋果公司應支付PMC共計3.085億美元侵權損害賠償。但是，於2021年8月6日，法官Rodney Gilstrap作出判決：裁定USP# 8191091美國專利係無法主張（unenforceable）;原告PMC無法收取任何權利金；而且PMC必需補償蘋果公司的部分訴訟法律費用。訴訟進展至此，蘋果公司扭轉頹勢，破解PMC公司的 "潛水艇專利"，不僅免除陪審團判決的3億美元賠償支出，反而可向PMC索取部分訴訟法律費用補償。

Personalized Media Communications（PMC）是一家非專利實施實體（NPE），本案起始於2015年7月30日向德州東區聯邦法院提出訴訟2:15-cv-01366，主張蘋果電腦與手機產品中的QuickTime、Apple Music與iTunes等多媒體播放軟體所採用的Fair Play數位著作權管理（digital rights management, DRM）機制侵害 PMC所擁有的USP# 8191091美國專利；此訴訟案被告除蘋果公司外，同案共同被告尚包括台灣代工廠商：鴻海、緯創與冠捷。惟於2016年10月，台灣代工廠商們與PMC達成和解，而脫離此訴訟案；但蘋果公司本著不輕易和解策略，仍與PMC公司繼續纏訟打到底。

表、本案系爭專利

Case Number	Filing Date	Court	Plaintiff	Defendant
2:15-cv-01366	2015/7/30	Texas Eastern District Court	Personalized Media Communications, L.L.C	Apple, Inc.
				Foxconn Technology Group
				Top Victory Electrionics (Taiwan) Co., Ltd
				Wistron Infocomm Techonology Corp.
				TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.
				Top Victory Electronics Co. Ltd.
				TPV Int`l (USA), Inc.
				Wistron Corp.
				Envision Periphersals, Inc.
				Vizio, Inc.
				TPV Technology

潛水艇專利 '091

如 US '091專利首頁資訊所示，該專利最早申請母案06/317510的申請日是1981年11月3日，然後其間經過7次延續案（continuation）或部分延續案（continuation in part），最後一次延續案申請日是1995年6月7日，最終在2012年5月29日獲准發證為 '091專利。依據修法前的美國專利法，凡於1995年6月8日前申請的US專利申請案，其專利權年限為自專利核准日起算17年，因此 '091 專利的失效期限為2029年5月29日。

圖、本案系爭專利US 8191091說明書

PMC 公司創始人也是該些專利的發明人約翰·哈維 (John Harvey) ，於訴訟事證開示（Discovery）程序中作證時表示：相關專利申請 "係在法律所允許的最晚期限" 提交，企圖將公司的專利保護期間從其正常期限延長至 "至少30至50年"。

另外依據PMC內部文件顯示，PMC公司所採取的專利申請策略是要確保在 "專利侵權行為在某個產業中普遍存在"（"infringement becomes widespread in an industry"）前，不會讓相關專利核准；亦即在專利所保護的發明標技術被業界廣泛採用前，PMC公司會刻意將其專利組合隱藏，避免過早核准。而PMC文件揭櫫此專利申請策略所考慮侵權行為的 "自然候選目標" 包含了蘋果、英特爾、IBM和微軟公司。

聯邦巡迴法院判例Hyatt v. Hirshfeld

東德州地院法官Gilstrap係引用2021年6月聯邦巡迴法院判例Hyatt v. Hirshfeld, CAFC #18-2390，來支持期作出文件編號 #647 判決 - US '091美國專利係無法主張，該Hyatt聯邦巡迴法院判例，可參見北美事務所網頁詳盡報導 GATT泡沫的餘波 ─ Fed. Cir.發布Hyatt v. Hirshfeld案判決再詮釋專利申請懈怠；法官Gilstrap於文件編號 #646備忘錄中表示：如果專利是透過 "不合理和無法解釋的延遲申請，構成對專利制度的嚴重濫用" 之後核准的，則申請懈怠的原則會使專利無法執行。

結語

聯邦巡迴法院和東德州地方法院接連作出不利潛水艇專利的判決，如此對PMC或Gilbert P. Hyatt這些仍以申請日是在1995年6月8日前的美國專利作為主要訴訟依據的專利權人而言，不僅等同於末日降臨的終局之戰。例如PMC目前和Netflix訴訟中所主張的 USP# 7747217、7769344和8601528都是相同申請策略下的產物，這些專利的最早母案申請日都可回溯到1981年11月，最後一次延續案申請日是1995年5月中或6月7日；可預期聯邦巡迴法院Hyatt判例揭櫫的申請懈怠原則將會被援引，PMC相同類型專利的訴訟恐怕都會面臨專利無法執行的不利結果。(3022字；圖2)

圖、PMC v. Netflix案系爭專利US 8601528說明書

參考資料：
Apple Sinks ‘Submarine Patent,’ Escapes $308.5 Million Verdict, Bloomberg, Aug. 6, 2020.
Apple's escape from $308 mln verdict pings still-lurking 'submarine' patents, Reuters, Aug. 10, 2021.
GATT泡沫的餘波 ─ Fed. Cir.發布Hyatt v. Hirshfeld案判決再詮釋專利申請懈怠, 北美智權報, July 14, 2021.
Gilstrap submarine patent ruling puts a 40-year old NPE on life support, Iam, Aug. 12, 2021.

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