前言

於2012年底，歐洲聯盟(European Union，EU)提出了歐洲共同體專利(Unitary Patent，UP)及歐洲統一專利法院(Unified Patent Court，UPC)的改革方案供會員國簽署。針對現行基於歐洲專利公約(European Patent Convention，EPC)之制度的缺點，此改革方案希望在EU架構下，以會員國簽署及國內認可(ratification)的方式，建立起一個更有效率的UP專利制度。例如，此改革方案希望提供歐洲專利申請者一種可以在簽署國家中一體適用生效的共同體專利，並且建立統一的專利法院以供審理專利相關爭議案件。雖然目前相關改革法案仍未生效，筆者將由實務角度切入，分析相關新制可能產生的問題及爭議，並提供相應之專利策略佈局及訴訟之建議。

I. 歐洲共同體專利(Unitary Patent)

專利權乃係一種基於屬地主義的權利保護。亦即，專利申請人必須在每一個所欲保護的區域(例如，個別國家)提出專利申請，經審查核准後方可取得專利權。對於欲在歐洲地區申請專利的申請人而言，首先必須決定的是欲申請的個別國家。決定申請國家之後，申請人應以指定官方語言準備申請文件。當專利申請文件不是以所欲申請國家之官方語言所撰寫時，此時會產生申請文件的翻譯費用。在文件齊備後，申請人必須對個別國家提出專利申請，並獨立地進行專利審查程序(例如，針對專利申請案的可能核駁進行答辯)。換言之，在專利申請的初期，申請人即可能必須面對可觀的文件翻譯費及各國代理人費用。對於資金並不寬裕的自然人申請人或是尚在評估相關專利申請案之市場價值的法人申請人而言，此些在初期產生的相關費用往往會早成不可忽視的財務壓力。

有鑑於此，多個歐洲國家以國際公約的方式建立了現行的歐洲專利統一申請制度。現行的EPC制度可適用於38個簽署之會員國。[註1][註2]其優點在於，專利申請人可以選擇以英文、德文、或法文為官方語言，對單一的申請窗口(即歐洲專利局，European Patent Office，EPO)提出專利申請，並指定之後欲生效的個別會員國家。亦即，申請人無需在申請初期即負擔沉重的文件翻譯費用。[註3]待專利申請案經EPO核准後，為了在個別指定國家生效，申請人仍需將該核准之EPO專利翻譯為該指定國家之官方語言。若專利權人之後欲提起專利有效性爭議或專利訴訟時，該專利權人仍需透過個別國家之司法系統尋求救濟。

值得一提的是，根據於2008年生效的倫敦公約(London Agreement)，特定歐洲國家可以接受以非該國家官方語言所提出的EPC專利申請案，亦即申請人在某些條件下可以不需要進一步翻譯專利申請文件。[註4]此機制在實務上可稱為“免除翻譯要求(Dispensation with Translation Requirements)”。[註5]簡言之，對於具有至少一個官方語言與前述EPO之官方語言(即英文、德文、或法文)相同的國家，申請人無需再次翻譯相關文件。例如，以法文提出之EPC專利申請，在進入指定國家瑞士(其官方語言為包含法文)時，無需進一步翻譯專利文件。其次，某些國家可接受特定語言版本的專利文件而僅要求對於專利申請範圍(claims)進行翻譯。例如，克羅埃西雅(Croatia)可以接受以英文撰寫的專利申請書，申請人僅需將申請專利範圍翻譯為克羅埃西雅文(Croatian language)。倫敦公約所提供的免除翻譯要求機制可以某種程度上地有效降低EPC專利申請人之申請成本。

現行的EPC專利制度雖然提供了歐洲專利申請人單一窗口之專利申請、審查、及核准程序，然對於後續之專利權維護或移轉(例如，年費繳納或專利權轉讓登記)，專利權人仍需依照個別指定國家之專利專責機關之規定辦理。至於專利訴訟，專利權人仍需經由個別國家之司法程序進行辦理。

針對前述現行EPC制度之可能缺點，EU經由會員國簽署的方式，希望能夠建立起一種於各會員國領域內統一生效適用之歐洲共同體專利UP，以提供專利申請人多一種選擇(現行EPC專利仍然存在且可為申請人的選項之一)。目前為止，在EU的27個會員國中，共有25個會員國簽署了此UP專利改革條款[註6]。在EU會員國中，西班牙及義大利因為在翻譯語言的議題上未能夠與其他會員國達成共識，因此尚未簽署此UP專利協議。值得一提的是，西班牙及義大利曾經針對此UP改革方案，向歐洲法院(European Court of Justice，根據歐盟法律為EU的最高法院)提起了訴訟，主張歐盟理事會在此UP專利改革方案之相關問題上濫用職權。此案已經歐洲法院於2013年4月16日以判決駁回了兩國的訴訟請求。[註7][註8]

在新的UP專利制度中，專利之申請、審查、與核准仍然由EPO負責。待核准之後，專利申請人可以選擇向EPO申請在每一個簽署EU會員國內生效之UP專利。對於官方語言的翻譯部分，EU計畫將提供免費線上電腦翻譯程式(與Google 合作)以供申請人準備相關專利文件的翻譯。然而，在遇有爭議時，經法院或是被控侵權人之請求，專利權人仍需準備將專利文件以人工方式翻譯成指定官方語言。

在電腦翻譯程式尚未完成的過渡期間內(不超過12年)，UP專利申請人必須在核准領證前提供另一種官方語言的專利說明書。例如，當UP專利申請人以法文或德文申請時，其必須在核准領證前提供英文的專利說明書；當UP專利申請人以英文申請時，其必須在核准領證前提供翻譯為其他另一種EU官方語言的專利說明書。在過渡期間內，EU將對於UP專利申請人提供翻譯補助。[註9][註10]

值得注意的是，對於採用新制UP專利的申請人而言，在不考慮補助的前提下，在過渡期間內所新增的第二官方語言翻譯之費用，可能比該申請人選擇使用現行EPC專利申請產生更高的費用。此乃因為前述倫敦公約可能降低翻譯費用之故。舉例言之，假設一申請人以英文說明書(例如，詳細說明50頁外加申請專利範圍10頁)向EPO提出申請EPC專利獲准，指定國家為德國、法國、及英國。按照現行EPC制度及倫敦公約，申請人僅需將申請專利範圍分別翻譯成德文及法文即可(亦即，20頁的申請專利範圍的翻譯費用，10頁德文，10頁法文)。若此申請人以同樣英文說明書申請UP專利，在過渡期間中，則在獲准後其必須將整篇說明書翻譯為第二官方語言(60頁的翻譯費用--詳細說明50頁外加申請專利範圍10頁)而可能需負擔較多的費用。因此，申請人在計算及估計相關費用時，應特別注意前述倫敦公約的影響。此乃UP專利制度的不確定性之一。

UP專利新制的另一個不確定性在於，確切的生效日期仍屬未定之天。於EU會員國簽署的版本中，生效日期為下列時間中最晚的一個：(1) 2014年1月一日；或 (2) 經過13個簽署會員國內認可程序(ratification)完成後之三個月後(此13個國家必須包含法國、德國、及英國)。因為需要13個簽署會員國內之認可及批准還需要相當長的時間，目前仍未有確切的實際生效時間。坊間部分文章及新聞報導認為此UP專利制度將於明年(2014)初實施，應屬對於相關規定之誤解或過分樂觀。[註11]

當專利申請人在考慮是否要選擇UP專利新制時，申請人應深入分析其所欲保護區域的相關專利法令制度。表面上，相較於必須個別地取得各歐洲國家專利而言，UP專利似乎可以便利地提供較為寬廣的保護。然而，在專利舉發的觀點來看，有可能產生不一致的結果。

舉例言之，申請人可選擇獨立地申請並取得A國及B國兩個國家專利(a)及專利(b)。此時專利保護範圍僅限於A國及B國。因為A國與B國之專利法對於引證前案的規定並不相同(例如，對申請在前公開在後的擬制新穎性之規定不同，或是對於申請標的之申請前公開有不同的寬限期，或是對於特定引證案之證據力有不同的解讀等等)，有可能產生某印證前案X可以作為成功舉發專利(a)的證據，然無法用於舉發專利(b)。假設今天某競爭對手以前案X為證據成功地舉發專利(a)，但無法成功地舉發專利(b)，則該申請人仍然可在B國擁有專利保護。

假設申請人當初選擇UP專利，則競爭對手可能僅用前案X為證據，“輕鬆地”在單一程序中將申請人的UP專利舉發為無效。專利申請人在享受“畢其功於一役”之申請便利的同時，亦同時承擔了可能被競爭對手“一槍斃命”的風險。因此，申請人在考慮是否選用UP專利時，對於可能發生的區域性不一致的問題亦應有所掌握。

此外，專利的維護也可能產生相同的問題。承前例，申請人可以獨立地選擇是否要繼續維護專利(a)或專利(b)。例如，該申請人之產品在A國需要專利(a)之保護但其產品已經於B國停止銷售。則該申請人可選擇僅維護專利(a)。然而，若申請人當初選擇的是UP專利，則可能根據產品地域性來彈性地選擇是否進行專利維護。此亦為值得專利申請人考量的因素之一。

承前所述，現行制度之EPC專利制度僅提供專利申請、審查、及核准之單一窗口。而專利權訴訟仍由個別國家之司法系統負責審理。因此，若是專利訴訟同時在多個歐洲國家發生時，涉訟當事人必須負擔相對較高的訴訟成本以及面臨各國法院裁判不一致的可能性。

鑑此，除前述歐洲共同體專利UP之外，EU亦提出了建立歐洲統一專利法院UPC的改革方案。此改革方案需經由會員國簽署並經由國內認可後方可生效。截至目前為止，共有25個歐盟會員國簽署了UPC之改革法案協定。[註12]西班牙及波蘭未簽署此UPC協定。值得注意的是，未簽署UP改革方案的義大利已簽署了此UPC協定。亦即，即便未來義大利不簽署新的UP專利協定，待UPC生效後(即，經13個簽署國之內國認可後)，以義大利為指定國之EPC專利的相關訴訟案件仍可受UPC管轄。

此UPC協定提供了七年的落日條款(可視需要延長)。亦即，在UPC內國認可生效後七年內，訴訟當事人仍然可選擇以現行方式進行專利訴訟。UPC協定計畫在歐盟地區建立數級對專利案件具有專屬管轄權之專利法院。UPC將由初審法院 (Court of First Instance)以及上訴法院 (Court of Appeal)所組成。初審法院可進一步地包含中央分區法院(Central Division)以及區域分區法院(Regional Division)。在目前的規畫中，中央分區法院將位於巴黎、倫敦、及慕尼黑，而上訴法院將位於盧森堡。

因為對技術內容的瞭解在專利訴訟中扮演了相當重要的腳色，因此UPC協定計畫以技術領域來決定初審法院之分案。例如，位於倫敦的初審法院將主要審理化學、冶金以及人類生活必需品類型之專利案件(國際專利分類之A類及C類)，位於慕尼黑的初審法院將主要審理機械工程相關的專利案件(國際專利分類之F類)，而位於巴黎的初審法院將主要審理物理、電子、電腦科學、織物/紙類、固定結構等相關的專利案件(國際專利分類之B、D、E、G、H類)。

雖然以技術領域分案可使特定法院較為熟悉某技術領域之案件，但可預期的是在某些情況下可能造成訴訟當事人負擔更多的費用。例如，位於法國之生化領域專利權人若必須到位於倫敦的初審法院應訴，則可能產生較高的訴訟費用。此類增加的訴訟費用可能迫使該專利權人放棄應訴或是接受較不利的和解條件。專利申請人在選擇是否申請選擇UPC制度時，亦應考慮此類可能產生的風險。

UPC統一專利法院制度的另一個潛在問題在於，目前UPC簽署會員國對於間接侵權之認定標準不一。在UPC簽署會員國不能給於予UP專利優於其內國專利的前提下，UPC對於專利間接侵權的判斷恐與內國法院產生扞格。舉例言之，A國對於間接侵權的認定包含了進口主要用於侵權用途之關鍵元件，而B國對於同樣情形則不認為其成立間接侵權或未有明確規定。專利申請人在選擇是否選擇UPC制度時，亦應考慮前述可能產生的問題。

考慮在歐洲地區申請專利時，決定是否採用各國直接申請、EPC專利系統、或是UP專利新制時，申請人至少應考量下列因素：(1) 申請預算；(2) 待專利申請可能涵蓋產品之重要性及所在市場；(3) 競爭對手及可能侵權產品所在地；(4) 未來專利核准後之維護計畫；以及(5) 未來涉訟之可能性。

目前UPC制度僅具雛型而許多細節仍待確定。然而，基本上，對於“防守型”的專利權人(避免他人舉發專利為其首要考量)而言，除非有其他特殊考量，建議在過渡時期內不要選擇UPC制度為訴訟機制，以避免前述引證案適用之問題而產生不必要的風險。至於“進攻型”的專利權人(有具體計畫提出專利訴訟)而言，則建議應先針對各個國家的訴訟系統深入研究，並評估相關產品市場後，再決定是否選擇UPC為訴訟機制。

對於有興趣於歐洲建立專利佈局的申請人，值得一提的是，透過國際專利合作條約(Patent Corporation Treaty，PCT)申請後指定進入歐洲國家亦為可能的選項之一。建議申請人應隨時掌握EU修法脈動及相關最新發展，以期充分掌握相關資訊，從而做出最佳決策。[註13](4810字)

[註1]請參閱：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html。

[註2]請參閱：http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html。

[註3]需注意的是，在核准(allowed)後及授與專利(granted)之前，歐洲專利申請人需準備三種官方語言的申請專利範圍。亦即，若當初以英文申請，則需準備法文及德文的申請專利範圍。

[註4]請參閱：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html。

[註5]請參閱：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/key-points.html。

[註6]請參閱：http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm。

[註7]請參閱：http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/。

[註8]判決主文請參閱：http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf。

[註9]請參閱：http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_en.htm。

[註10]實際翻譯費用的補助條件及上限仍有待確定。請參閱：http://www.epo.org/law-practice/unitary/faq.html#faq-632。

[註11] EU網站提供有簽署會員國之國內認可情況。截至目前為止仍未有任何一個簽署會員國完成國內認可程序。請參閱：http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm。

[註12]請參閱：http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm。

[註13]請參閱：http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf。

本文作者為美國華盛頓州及加州執業律師，目前任職於美國Perkins Coie LLP事務所。