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專利價值大勢觀

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科技產業資訊室 (iKnow) - 陳世顯 發表於 2012年1月2日

創意發想的實現,從研發到專利取得後,再產業化進入市場,這一連串無形知識傳遞過程,事實上,已呈現出智財知識遞減的議題。而大家都想生產優良品質的專利,但是如何產出好的專利呢?對於科技企業而言,更是視專利為防禦與攻擊的武器,如何評價其價值?是否可從觀察專利運用真相而反映出專利真正價值?

ㄧ、專利高品質三好要具足
專利要好,三樣東西不能少,第一是發明技術的本質要好,第二是撰寫專利的代理人要好,第三是體現專利價值的法相要好。三好具足,始符合富有商用價值的所謂「三好專利」。

發明技術的本質,這與發明人素質及研發投入息息相關;因為,若缺乏高素質的發明人才、且若不積極投入研發,自然勿妄想會產出那些卓越的發明構想或『有價值的專利』;即便在軟硬兼施下,所能擠出來的東西,一般亦皆是阿狗阿貓或雞毛蒜皮的零碎性改良,就是專利大師亦難將其轉化成「三好專利」。

為了提昇專利品質,確實已有愈來愈多的企業及研究單位,開始注重前瞻性技術的研發工作,但主其事者,常不明白「三好專利」的因果關係,以為聘用便宜的代理人來撰寫專利說明書即可,殊不知此舉不但會糟蹋本質美好的發明構想,也會摧毀有心提振專利說明書品質的智權服務業,在惡性削價競爭下,結果大家原本美好的發明構想,可惜皆可能遭殃,而淪落為垃圾等級的專利。這是國人雇人處理專利說明書最普遍且常見的盲點。

尤其是政府機構、大學院校、及研究單位等,富有經驗且具能力控管專利品質的專才本來就稀少,在數字績效掛帥下,徒勞擁有大批專利,但乏人問津,企業對該些專利也興致不高,結果都為抱持專利或放棄專利而傷透腦筋。這是「請人撰寫專利說明書只要便宜就好」的惡果。所以,應常多思考:「專利要好,撰寫專利的代理人要好」、以及「用人不專,專利不利」的事理。

至於體現專利價值,端視權利人如何靈活運用其專利而定,包括:實施、授權、訴訟、及轉讓等;當然,專利價值的總體現,還因人、事、物、地、時、法等諸因素,而有不同差別。所以應以「專利要有好品質,三好要具足」、以及「莫虛妄專利件數,應堅實專利品質」為信念。

二、評量專利價值 莫衷一是
今人瞭解,財產有分為有形財產(Tangible Asset)及無形財產(Intangible Asset)。金錢、珠寶、古董、股票、及房地產等屬於有形財產;而專利、商標、著作權、營業祕密等所謂之智慧財產(Intellectual Property)則屬於無形財產。由於有形財產的價值相對明確,而智慧財產等無形財產的價值,相對較難以評量,加上多了一層莫測幻象的空間,即是評價專家而言,也常莫衷一是。

法理上,論述鑑定專利價值的資訊很多,但實務上,卻無一公認基礎或基準。舉例而言,當公司須將某些專利轉讓給他人(或公司)時,為避免圖利他人或利益輸送,通常需要洽請一家有資格且為客觀的鑑價公司,出具一份相關專利的鑑價報告;但很有趣的是,該鑑價公司擬索取的服務費,可能直接與鑑價的總金額相關,也就是說,該鑑價的總金額,最後通常也是當初您提供給鑑價公司參考的金額。

以上事例,並非在否定鑑價公司的法定地位或是否定其存在的價值;相反的,是要讓對此議題有興趣者,多一分瞭解一些事實真相。其他,例如購買他人專利,目的與動機不一,另當而論。但是,好的專利,也要精於運用專利的人,方能讓「三好專利」展現威力,否則也形同廢紙一張;須知「寶劍配英雄」,始能相得益彰,發揮相乘效果。若為壯大專利實力,以下亦提供購買專利心法,以供參考。

購買專利靠機遇,人棄我取是時機;自用投資兩相宜,防禦攻擊皆有益;
釣魚伎倆誤中計,照破仲介裝假戲;評核程序要完畢,專利轉移速登記;
蟑螂霸凌惡勢力,大戰遲早難逃逸;產學合作當計議,獨家授權也可以;
產業在乎技術力,收購專利有其義;夢幻團隊誓培育,天助自助抗外力。

三、觀察專利真相而反映出專利真正價值
專利的重要性,對於產業、學界及研究單位而言,認知上存在不同程度的思惟與感受,此乃因學界或純研究單位,鮮少面對法律上專利侵權案件。作者較長時間服務於產業,見識到以專利為武器而作為商業競爭的手段,彼此為圖存亡,而拼生死的慘狀,儼然如真實戰爭。所以,產業該如何看待專利,由如下標語,或可反應渴求專利端倪:

No Patent, No Weapon, No Future;
A Patent In Need Is A Patent Indeed;
Do The Right Patent Or Do The Patent Right;
Where There Is A Patent, There Is A Way; and
Only Patents Can Conquer Patents.

專利對產業而言,既然如是要緊,那麼除了積極投注研發,獎勵發明創作,自己戮力產生專利,誠為當務之急;若為武裝專利實力,即便購買他人專利也行。然而,有價值的專利,眾人搶奪,一旦流入競爭對手,後果亦堪慮。但如何捷足先登,則必須要有觀察專利價值的本能,並瞭解專利多層次重要價值與用途。以下為實務上專利價值的考量因素,列舉供作參考:

Whole Patent Cluster Quality Assessment;
Indispensible To Enterprise Product Implementation;
Future Technology Trend Essentials;
Legal Defense and Offense;
Financial Considerations; and
Intangible and Nonmonetary Values.

至於評量專利價值的實際步驟為何?且應由誰來主導評斷?諸此問題雖屬於執行面的細節,但卻成敗的關鍵。因為,一批有價值的專利,開價動輒數百萬、甚至上億美金,誰敢保證萬無一失而不看走眼。況且,專利的有效性,常因一件既有技術的突然出現,導致豬羊變色,可能一夕間從黃金便為糞土。因此,簡要提示一般的作業模式,供作參考:

  • (1)Company IP Team Initiates Patent Study。首先,由公司智權團隊著手專利分析,並過濾販賣專利者的意圖,以免誤入他人借專利買賣之假名,而進行專利授權之實情;無慮之後,智權研發工程師尚應初步審視專利說明書,並研討專利技術的範疇,必要時應調閱審查專利的歷史檔案,檢索既有技術,以利進而釐清專利強弱及其優缺點。
  • (2)R&D Personnel Assess Technical Trend。其次,邀請公司研發部門來評估技術趨向,瞭解該專利對於公司過去、現有、及未來產品有何可能的衝擊,同時亦趁機認識競爭對手是否可能使用該些專利技術等。
  • (3)Consult With Government Agencies and Universities。也要敬邀政府研究單位(例如工研院)及大學院校等,針對前瞻性的專利技術,提供專業意見或進一步確認分析,必要時亦可委請國外的權威或專家,就相關專利技術大勢觀,表示其見解並建議。
  • (4)Total Synergy & Scenario Thinking。彙總以上資訊,進行推演及綜效分析,並明確各別專利可能存在特別限定的條件後,可考慮以整批、分批或指定特定幾件專利的交易模式,而向專利仲介或賣方試探底價並出價;當然,若金額高於相當額度時,應取得公司高層的支持並授權。

還有,在實務操作面,衡量專利價值,尚不能忽視以下的五項提議(5-Wh)及如何著力(How to)。茲更就該五項提議(Who, What, Which, Where, When)及該如何著力(How to),簡要說明。

  • (1) Who - invents, files, prosecutes, owns, uses, and litigates patents。這一項提議在強調專利的發明人、權利人及施用人的身分角色;理由是具有研發傳統的公司或研究單位,所研發的技術及所取得的專利,通常較能受到認同,而且其處理(含撰寫)專利的過程,同樣也較容易受到肯定;而誰是現在專利的擁有者及誰在施用(含提告)專利侵權,這對於專利權的發揮與效益,將會因人因對象之不同,而產生大不相同的衝擊,所以專利價值的體現自然不同。因此,主張專利價值,不能不問來自何方神聖。
  • (2)What - causes, objectives, purposes, reasons and goals to enforce patents。
    因取得(含購買)專利權的目的不同,不同目標,不同手法,自然效果也就不同;進行措施及策略性運用等,最終也將顯現效益殊異。
  • (3)Which - fields, targets, up-mid-down streams, and means to assert patents。
    法律規定,專利權人得對侵權人提告並求償,但究竟要從那一塊技術領域下手,或是要從產業鏈的上游、中游、或下游出招,都在考驗權利人的揀選睿智,稍有不慎,可能招來反效果。
  • (4)Where - ITC, plaintiff-friendly court, and/or rocket-dock venue to allege patent infringement。
    專利權為屬地主義,選擇在那一國家、那一地區法庭,或是以ITC提告,這些對勝訴、時效及專利權等的考驗,都可能產生決定性影響。
  • (5)When - proper timing, opportunity, and chance to take actions。
    適時、適機、適當地採取行動,常可免去無謂的阻擾,少費工夫而易取戰功;故為優化專利價值,當然要知曉趁機趁勢行事的道理。
  • (6) 至於How to - (如何著力),先要確立揀選的工作,隨機調合前述五項而進行。

以上(5-Wh)的內涵,應以動態調變方式,順勢修正最佳因應措施。然而,操作以上議題,須要有豐富的實務及歷練且對事態能全盤掌控者,方能圓滿展現出專利價值。

四、虛擬磋商 兩相情願定價金
對於專利侵權訴訟,直覺上大家所關注的焦點為:是否構成專利侵害、以及是否專利無效;因此,當事人(尤其是被告方)通常著重在技術性的攻防戰,而忽視侵權賠償的議題。對於法院判給賠償金,一般人相對較為生疏,泰半也就依賴經濟學人或財會專家的證詞及報告。然而,專利侵權官司勝負乃常事,有心精進的智權同好,對於法院判給賠償金的議題,也是要有概念性的了解。下文乃是為有心精進同好,介紹專利侵害所計算權利金(賠償金)的概要。

對專利侵權的損害賠償,觀察美國法院實務,約分三大類,包含:所損失的盈利、已確立的權利金、以及合理的權利金:

  1. 所損失的盈利係指:「若無」侵權發生,專利權人可以賺取的盈利,但專利權人有責舉證;
  2. 已確立的權利金係指:專利權人一貫授權他人所定立權利金的授權條件,並以此作為確立權利金的計算基準;
  3. 至於合理的權利金,則是建立在「虛擬磋商(suppositious negotiation)」、即專利權人與專利被授權人透過「假想磋商(hypothetical negotiation)」的過程,雙方情願達成的權利金,而且該磋商是在專利侵權前進行,而且雙方皆認為系爭專利為有效、可主張、且係在假定侵權下達成。

為分析上開「假想磋商」的真實性,法院考量的證據因素,廣泛且多元,包含:所謂的喬治亞/太平洋因素(Georgia-Pacific factors)等。由於案情與狀況各有不同,迄今尚無一定公式。但是,可將各因素依其重要性或經濟效益性排序,如下以供作參考。

  1. 專利權人於授權系爭專利時,可以證明已存在具體的授權合約,且已有收取權利金的事證。
  2. 被授權人因使用可類比系爭專利之其他專利,其所支付之權利金比率。
  3. 授權的模式與性質,例如專屬授權或非專屬授權,是否有地域使用限制,對於產品是否有限制僅能銷售予某些特定的對象。
  4. 授權人用以維持專利獨占性的既有商業策略與行銷計畫,包含不授權他人使用,或僅在特定條件下,始授權他人使用,藉此以維持其獨占性。
  5. 授權人與被授權人間的商業關係,例如是否屬於同一地域中同類事業的競爭關係,或是屬於發明人與銷售商間關係。
  6. 銷售該專利所製造的特定商品時,對於被授權人其他商品的銷售附帶具有多少效益;換言之,對被授權人而言,該專利對促進其他非專利商品的銷售具有多大的價值,以及此類所衍生或附屬銷售範疇。
  7. 該專利有效的存續時間及所授權的合約期效。
  8. 該專利所製成商品,現有何獲利能力,商業成效,及當時市場暢銷程度。
  9. 相較於其他舊式或設計,該專利在類似用途上,具有那些優勢或賣點。
  10. 該專利本身性能,若由授權人自己保有並實施,該專利所製成的產品,能夠具有多少市場價值,以及對於使用該發明的人而言,可以帶來多少好處。
  11. 專利侵害人已使用該發明至何種程度,及是否有任何可證明該使用具有多少價值的證據。
  12. 在該特定或同類產業中,使用該發明或同類發明時,習慣上係以利潤或銷售價格的多少比例,以作為計算權利金的支付。
  13. 將該發明與其他非專利要件、製造程序、商業風險、及侵權人添加的特徵或改良,予以區別並分離出來,然後深究其個別對於實際市場售價的貢獻,究竟有多少比例可歸屬於該發明或可歸屬於其他非專利要件。
  14. 由合乎特定資格的專家,出具的意見證言 (opinion testimony)。
  15. 在發生專利侵害初始,授權人(如專利權人)與被授權人(如專利侵害人)如以理性且自發性地(reasonably and voluntarily)進行協議,雙方情願達成的權利金為何。亦即,一個精明的被授權人,會提出怎樣的條件(願支付的權利金)取得授權,在維持合理利潤下,製造並販賣該含有專利的商品;同樣地,一個精明的授權人,在實施授權計畫時,可能有意願接受的權利金為何。

以上概括性因素,顯然尚屬於抽象,當實際面對不同的侵權個案及事實證據時,究竟那些因素及事證應優先考量,則必須經法院剖析深究,並從其中找出適當的項目,以作出最終判決。〔註:賠償金計議,亦請自參考美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)編著的COMPENSATORY DAMAGES ISSUES IN PATENT INFRINGEMENT CASES:A HANDBOOK FOR FEDERAL DISTRICT COURT JUDGES〕

五、結論
簡要言之,「三好專利」當務實專利品質,莫虛妄專利件數。為增強專利實力,而收購他人專利,儘管評量專利價值莫衷一是,但懂得觀察專利真相,不難反映出專利的真正價值。而為優化專利價值,提示參考五項提議(5-Wh)及該如何著力(How to),一旦發生專利侵權訴訟,對於專利侵害所計算權利金(賠償金)的概要,也要有初步的基本認識;諸此種種,反應一流的技術研發也要有一流的智權保護,而一流的智權保護也要有一流的智權施用,方能體現智權價值。本文「專利價值大勢觀」期許促進同好對於智權施用的新思惟,並為智權成果商業化帶來新契機。(4550字)

 

撰稿者:陳世顯先生
現任日月光研發技術處長
前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長


 
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