圖、Intellisoft訴訟案：宏碁向最高法院提出上訴，有關營業秘密與專利發明人資格
宏碁於2020年12月4日向北加州聯邦地方法院提起確認之訴，尋求法院作出判決確認Intellisoft Ltd.有限公司的唯一股東布魯斯·比爾曼（Bruce Bierman）並非美國專利號5,410,713、5,870,613、5,884,087和5,903,765（統稱為"'713專利家族"）的發明人。
宏碁主張：Intellisoft與宏碁間的營業秘密訴訟正在加州州法院進行；於州法院訴訟中，Intellisoft明確質疑 '713專利家族的專利發明人資格（Inventorship）正確性，並表明稍後於州法院陪審團審理期間，Intellisoft將主張比爾曼才是 '713專利家族的真正且唯一的發明人。針對宏碁所欲提起美國專利法相關的反訴，依據雙方先前上訴到美國聯邦巡迴上訴法院（"CAFC"）判決與州法院2020年11月30日判決的指引，均認為向聯邦地方法院提起確認之訴是較合適途徑。
Intellisoft主張宏碁相關專利揭露先前收受的機密資訊
2014年3月，比爾曼在加州州法院對宏碁提起營業秘密相關訴訟2014-1-CV-272381；於2015年5月，比爾曼將其商業機密的所有權轉讓給Intellisoft公司。2015年9月，Intellisoft向州法院提出第四次修改訴狀。
於該第四次修改訴狀中[1]，Intellisoft主張：該公司創始人比爾曼在1984年開發了書籤（Bookmark）軟體 -- 當個人電腦電源意外故障中斷後，該書籤軟體提供一種將個人電腦資料恢復到電源中斷前最後保存狀態的方法。於1990年，Intellisoft詢問宏碁美國公司（Acer American Corp., AAC）是否有興趣評估在其銷售個人電腦上安裝書籤軟體，AAC稍後同意評估該軟體並簽署了保密合約（"1990 NDA"）。在接下來的兩年時間內，Intellisoft向AAC提供書籤軟體相關的機密資訊。AAC稍後向Intellisoft表示，想取得安裝書籤軟體在宏碁個人電腦中的相關授權，於1992年1月2日，AAC和Intellisoft簽訂了第一版授權合約（"1st Acer License "）和單獨的保密合約（"1/92 NDA"）。在Intellisoft並不知情情況下，AAC同一天提出 '713專利申請案。在1992年8月和9月，雙方簽署修改版本授權合約（"modified License"）和第二份保密合約（"9/92 NDA"）。
Intellisoft主張，AAC自1992年起開始違反相關保密和授權合約，相關違約行為包括：在1995-1999年期間，使用Intellisoft專有機密資訊來獲得三項美國核准專利（disclosed and used its proprietary and confidential information in violation of the nondisclosure and licensing agreements since 1992, including by applying for and obtaining three more patents during 1995-1999），如此導致Intellisoft向宏碁提供的機密資訊被公開在美國專利文獻中，其中最早核准的 ‘713專利係於1995年4月25日核准公告。但因為Intellisoft和比爾曼稍後停止從事軟體開發業務，因此直到2013年才發現 ’713專利家族存在，進而理解相關營業祕密被AAC違約使用的情況。
Intellisoft並主張，宏碁是AAC的母公司，也曾是被告緯創及其美國分公司（Winstron、Winstron InfoComm Technology）的母公司。宏碁集團於2000年品牌製造分家後，緯創繼承取得上述爭議 '713專利家族的所有權，此後便一直在利用這些專利所涵蓋的技術。
CAFC未維持地院有利宏碁判決，宏碁已向美國最高法院提出上訴
在上述州法院訴訟過程中，Intellisoft委託專家比對分析相關營業秘密資訊與專利技術內容，於專家報告中，Intellisoft委託專家主張 '713專利中所揭露的營業秘密資訊是由比爾曼所開發產出的，並結論指出 "比爾曼至少應被指定為該專利的共同發明人"。宏碁據此提起交叉確認之訴（cross-complain），要求法院確認比爾曼是 "合適正確地適當地未被列名為 '713專利發明人其中之一"，並且比爾曼 "無權根據35 USC§256要求變更專利發明人"。
在2017年，宏碁主張：因為Intellisoft於州法院主張營業秘密被盜用的基礎是 "植基於聯邦專利法，特別是35 USC §256" （更正專利發明人Correction of named inventor）相關法條。因此Intellisoft所提起營業祕密相關訴訟牽涉到確認誰才是 '716專利家族真正專利發明人爭議，因此聯邦地方法院擁有相關訴訟管轄權。宏碁據此成功地將相關營業秘密訴訟，自州法院移轉到北加州聯邦地方法院。北加州聯邦地方法院稍後並作出對宏碁有利的簡易判決（summary judgement），認為Intellisoft無法證明比爾曼是 '713專利的發明人，因此無法確立商業秘密所有權和損害賠償。
Intellisoft不服北加州聯邦地方法院之判決，因此向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起上訴。
CAFC於2020年4月3日作出不利宏碁的判決[2][3]，撤消北加州聯邦地方法院的判決：
（1）針對根據 28 USC §1441法條自州法院移轉訴訟案主張，CAFC認為Intellisoft於州法院中的盜用營業秘密索賠主張並非必要地會觸發專利法問題（Intellisoft’s trade secret misappropriation claim did not "necessarily" raise patent law issues），而該專利法問題才會給予聯邦地區法院管轄權。因此，CAFC認為不應根據 28 USC §1441法條，自州法院移轉訴訟案。
（2）針對根據 28 USC §1454法條自州法院移轉訴訟案主張，CAFC解釋說宏碁並未獲得法院給予提出交叉訴訟的必要許可，當宏碁欲撤消州法院訴訟時，所提出的交叉訴訟並不是合法的訴求（Acer did not obtain leave to file the cross-complain as required, the CAFC noted that cross-complaint was not a legally operative pleading when Acer removed the action）。因此，CAFC認為交叉訴訟從未根據28 USC §1454被主張過，因此並且沒有根據1454法條撤消州法院訴訟的依據。
宏碁不服聯邦巡迴上訴法院之判決決定，因此宏碁美國子公司於2020年9月向美國最高法院（Supreme Court）提起上訴 [4][5]，宏碁要求最高法院考慮以下問題：
（1）如果原告的商業秘密所有權，盜用和損害賠償的理論均取決於專利法的專利發明人資格，專利範圍解讀和專利侵權，那麼根據Gunn v. Minton案（568 US 251），原告的主張是否 "必然植基" 於專利法，從而根據28 USC§1451要求將相關訴訟移交地方法院是否合理？ （Where Plaintiffs’ theories of trade secret ownership, misappropriation, and damages depend on deciding the patent law issues of inventorship, claim construction, and infringement, does Plaintiffs’ claim “necessarily arise,” under Gunn v. Minton, 568 U.S. 251, 258 (2013), from patent law, thereby justifying removal under 28 U.S.C. §1451, of the claim to district court?）
（2）州法院是否可以根據州法院程序，藉由拒絕將撤回訴訟通知變更為 "執行"，來控制聯邦專利法相關主張與根據28 USC§1454提出撤訴主張的管轄權，如此違反國會制定美國《美國發明法》的意圖，並在專利法原則適用一致性中增添風險？ （May a state court control jurisdiction over a federal patent law claim and removal under 28 U.S.C. §1454 by declining to make the notice of removal “operative” under state court procedures in contravention to Congress’ intent as implemented in the American Invents Act and risking uniformity in application of patent law principles?）
結語
（1）專利是公開技術文獻，是少數原告能合法取得的被告研發技術文件之一，故也常常成為原告佐證被告竊取營業秘密的證據。於本訴訟案中，宏碁和Intellisoft先前曾是技術合作夥伴關係；但於其他營業秘密訴訟案中，原告與被告關係也可能是前任雇主相對於離職員工與新任雇主，而離職員工到新公司上班後所提出的專利申請案，便成為老東家提告的佐證證據。例如本網站先前報導：（1）DRAM案：美國司法部起訴福建晉華、聯電及三名台灣人，起訴狀45段，美光主張福建晉華、聯電共同提出申請的USP# 9679901係離職員工運用美光營業秘密產物；（2）台灣智財法院判決 大立光勝訴 先進光侵犯專利著作權，智慧財產法院認為先進光M438320號及M438469號新型專利部分圖式侵害大立光的圖形著作權，先進光及相關離職員工侵害大立光營業秘密。因此，公司內部專利幕僚於收受員工發明構想揭露時，要多費心調查發明人相關發明創作過程是否有參考到第三方或前雇主的營業祕密技術資訊，以避免相關專利申請案稍後成為有損公司利益的文件。
（2）當公司面對第三方發明人上門兜售營業秘密型態的創新發明技術時，若初步評估取得該新創技術的必要性或急迫性低時，可要求第三方發明人先去提出專利申請，等第三方發明人有相關專利申請案公開時，再提供相關專利申請案公開號給公司進行評估。如此或可減少公司簽署保密合約，衍生不必要營業秘密訴訟風險。(5710字；圖1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------