美國科技大廠共同提訟，質疑美國專利商標局依據 ”NHK-Fintiv規則”拒絕對訴訟中專利立案進行多方複審係違法處分

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科技產業資訊室 (iKnow) - Bond 發表於 2020年9月21日

圖、美國科技大廠共同提訟，質疑美國專利商標局依據 ”NHK-Fintiv規則”拒絕對訴訟中專利立案進行多方複審係違法處分

谷歌（Alphabet）、蘋果、思科和英特爾等美國科技大廠於2020年8月31日在北加州聯邦法院聖荷西分院共同提起訴訟（5:20-cv-06218），聯合控告美國專利商標局長安德烈· 伊安庫（Andrei Iancu）。因為，這些美國科技大廠共同質疑美國專利商標局採行 “NHK-Fintiv規則” 來決定是否要對於法院訴訟審理中的PTAB專利立案進行多方複審程序（IPR），認為：

係超出美國專利局長權限且違反了美國發明法（AIA）（The NHK-Fintiv Rule Exceeds The Director’s Authority And Violates The AIA）。
原告們並主張採行如此規則是一種任意欠缺一致性（Arbitrary And Capricious）的行政措施；且
建立此 “NHK-Fintiv規則” 的程序並不完備（Procedurally Invalid），並沒有根據美國行政程序法（APA）透過公告和評論的規則制定程序來建立 ”NHK-Fintiv規則”。

此處 “NHK-Fintiv規則” 係指美國專利局的行政處分 -- 專利局專利審理暨訴願委員會（PTAB）基於 “地方法院正進行相同專利的侵權/無效攻防訴訟” 的多個相關因素，主張裁量權而拒絕對地方法院訴訟中的相同專利立案進行多方複審。

因此，這些美國科技大廠希望透過此次訴訟，希望能迫使美國專利局停止運用NHK-Fintiv規則，讓地方法院訴訟中的專利能有更多機會能順利地在美國專利局立案進行多方複審。

NHK規則

在NHK Spring Co.與Intri-Plex Technologies，Inc.案中，PTAB表示 ”正在地方法院進行中的專利訴訟顯示審理時程處於較為領先的狀態...衡量權重後傾向於拒絕立案進行多方複審。PTAB解釋：因為地方法院正在審理的專利侵權訴訟中，係牽涉到多方複審請願書中所列的 ”相同前案技術和無效論點”，且地方法院審理程序“接近最後階段”，聯邦地方法院相關訴訟的 “審判預定開始日期” 比“多方複審預定結束日期” 還要提早六個月，如此PTAB若立案進行多方複審“將與美國發明法 … 為聯邦地方法院專利侵害訴訟提供一種高效率替代方案的立法目的不一致。”

Fintiv規則

在Apple Inc 與 Fintiv，Inc.訴訟案中，PTAB對NHK規則做了進一步說明，解釋在決定是否立案進行多方複審時，PTAB會如何考慮地方法院正在審理相同專利的專利侵權訴訟。PTAB表示：當地方法院正在進行相同專利相關訴訟時，將“權衡”各種“非決定性因素”，以“作為對多方複審請求案所有相關情況所進行的部分平衡評估”，如此PTAB決定是否要立案進行多方複審，以促進“（專利審查）系統效率，公平性和專利質量。”

PTAB在Fintiv案中，揭櫫了六個美國發明法（AIA）未曾提及的“考量因素”：
1. 如果PTAB准予立案進行多方複審，同時審理訴訟的法院是否會准許，或有證據顯示可准予暫停訴訟（whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if [an IPR] proceeding is instituted）；
2. 同時進行的法院訴訟審判日期，與PTAB做出最終書面決定的計畫法定期限，兩日期間的接近程度（proximity of the court’s trial date to the Board’s projected statutory deadline for a final written decision）；
3. 在同時進行的法院訴訟程序中，法院與訴訟當事人的付出程度（investment in the parallel proceeding by the court and the parties）；
4. 請願書和同時進行的法院訴訟中，兩者提出爭點的重疊程度（overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding）；
5. 同時進行的法院訴訟中的被告，與多方複審請願人是否為同一實體（whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party）；和
6. 影響PTAB行使裁量權的其他情況，包括案件實質內容（other circumstances that impact the Board’s exercise of discretion, including the merits）。

結語

美國PTAB進行IPR多方複審，目前是各國科技大廠面臨美國專利蟑螂追索專利權利金時的最佳反制程序，若無法對訴訟中的專利立案進行多方複審，則各國科技大廠被告將處於不利的地位。美國專利局稍後是否會因此而調整多方複審立案準則，值得廠商們後續密切觀察。(1500字；圖1)

參考資料：
Coalition of Tech Plaintiffs Challenge Discretionary Denials Under the PTAB’s “NHK-Fintiv Rule”, RPX Insight, September 6, 2020。

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