IPR 程序是否違憲？美國最高法院將討論
科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2017年9月15日
圖、IPR 程序是否違憲？美國最高法院將討論
2017年6月12日，美國最高法院同意審理石油國家上訴格林能源集團案(Oil States vs. Greene’s Energy Group, et al)。從實質的角度來看，這個爭議在於當事方之間，由專利審理和上訴委員會（PTAB）進行的專利多方複審程序（IPR：inter partes review）的問題。期望藉由本案，最高法院能否一勞永逸地解決憲法第一條(Article I)有關消滅專利權是否違憲的議題。
本案訴願人是石油國家，提出請願書要求審理以下三個問題：
一、Whether inter partes review – an adversarial process used by the Patent and Trademark Office (PTO) to analyze the validity of existing patents – violates the Constitution by extinguishing private property rights through a non-Article III forum without a jury.
專利權人所擁有已核准專利權係為個人私有財產權，專利商標局（USPTO）運用對抗性IPR審理程序，來重新檢視已核准專利權的有效性是否違憲 ? 亦即，經由沒有陪審團，不符合憲法第三條的法庭來剝奪個人私有財產權是否違憲？
二、Whether the amendment process implemented by the PTO in inter partes review conflicts with Court’s decision in Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S.Ct. 2131 (2016), and congressional direction.
針對IPR審查程序，USPTO 所制定的相關專利範圍修改程序是否違反法院Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案件判決 (136 S.Ct. 2131 (2016) 及國會立法方向。
三、Whether the “broadest reasonable interpretation” of patent claims – upheld in Cuozzo for use in inter partes review – requires the application of traditional claim construction principles, including disclaimer by disparagement of prior art and reading claims in light of the patent’s specification.
當運用Cuozzo案判決所支持的專利範圍 ”最廣泛合理解釋” 於IPR審查時，是否仍應採用傳統專利範圍解釋原則 - 包括專利人聲明放棄專利範圍不及於先前技術，及參考專利說明書全文內容來解讀專利範圍。
以上三項提議，最高法院只是同意在第一個問題進行審理，也就是IPR藉由沒有陪審團(jury)下消滅私有財產權是否違反美國憲法第三條。
該案被同意受理是特別值得被注意地，因為當最高法院要求美國聯邦政府對此件事的看法時，主要代理的Solicitor General在陳述認為該上訴應被駁回。一般來說，最高法院會接受Solicitor General的建議，但這是幾個星期內Solicitor General第二次建議最高法院駁回專利案件的移審令，使得最高法院接受了這個案子。另一件Solicitor General建議最高法院不要捲入的案子是SAS Institute v. Lee，該案處理PTAB是否必須根據法規對被挑戰的所有請求項作出最終書面決定。
最高法院對IPR程序爭議可以追溯到1898年對McCormick Harvesting Mach. Co. v. Aultman & Co., 169 U.S. 606 (1898)案件作出的決定。在該案中，最高法院認為已獲得專利一旦被無效或撤銷，不論是被總統或政府任何其他官員撤銷或取消。但是，因為它已經成為專利權人的財產的專利，理當有權享有與其他財產相同的法律保護。
自2012年9月16日起，根據“美國發明法案(AIA)”，美國專利商標局之PTAB開始運作並執行專利再審，美國專利商標局一直在嚴格執行McCormick Harvesting案案例法，也就是最高法院所解釋的禁止 - 撤銷專利。因此，最高法院要麼明確地否決McCormick案，同時試圖說服自己這個案件依然是良好的法律規定，符合美國AIA專利再審程序，否則最高法院將需要找出IPR審查是違反憲法。
最高法院提出的這個問題的措詞可能是相當有道理的。在過去幾年中，高法院法官9人有8人已經簽署了一項意見，認為賦予專利是專有權或有價值的財產權(either an exclusive or valuable property right) ，將專利稱為“有價值的財產權”。因此，似乎沒有提到法院，或至少是需要四名法官必要的案件，有合理理由去懷疑通過non-Article III去撲滅掉獨立而有價值的財產，也就是說，沒有陪審團審理就是違反憲法。
雖然許多人對最高法院決定有不同的看法。專利權利目前由Article I仲裁庭終止，從根本上拒絕提供適度程序。 PTAB拒絕考慮及時提交的證據，他們拒絕允許修改，儘管規約說有權修改，他們拒絕對所有索賠提出最終決定，他們組成自己的標準，而不是遵循法定測試，因為PTAB法官不具有司法行為準則，PTAB法官的決定是存在嚴重利益衝突的問題等等。
關於最高法院接下此案無疑地有許多看法，但事實上，不論最高法院做出什麼決定都不會讓專利權人的情況變得更糟。專利權利目前由Article I仲裁庭終止，從根本上拒絕提供適度程序。 PTAB拒絕考慮及時提交的證據，他們拒絕允許修改，儘管法規說有權修改，他們拒絕對所有被挑戰的請求項提出最終決定，他們組成自己的標準，而不是遵循法定測試，因為PTAB法官不具有司法行為準則，然而PTAB法官所做出的決定往往牽涉到嚴重的利益衝突等等問題。
預計到2017年10月的法庭任期才會進行實質辯論，並在2018年6月底之前作出裁決。
本案解析與結語
近期，美國最高法院針對Lee v. Tam案具貶損性圖案為商標是否違憲，做出裁決認為商標是私人財產的看法。所以，專利等同於商標皆屬於智財財產之一。因此，美國最高法院正準備對 IPR 程序是否違憲作出解釋 (2018年6月底前)，IPR通常是侵權被告方反訴訟的手段之一，可以有效地在精神上與財務上反制獨立發明人，如果確認IPR違憲，未來將可預期會有更多獨立發明人提起侵權訴訟。
專利在美國已形成產業，美國AIA通過而設立PTAB，提供一個專利訴訟戰選擇的新戰場，法律與經濟兩個面向如何取捨？搬出"違反憲法"大帽子，可能扭轉專利的鐘擺傾向專利權人嗎？(1020字；圖1)
參考資料：
Oil States vs. Greene's Energy Group, et al.
Supreme Court to decide if Inter Partes Review is Unconstitutional. IPWatchDog, 2017/6/12.
2018
- 04-25美最高法院：專利局IPR複審專利不違憲
-
原告： Oil States
美國最高法院於2018年4月24日以7-2 投票表決通過，美國專利和商標局 (USPTO) 進行的專利審查「多方複審 (Inter Interes Review, IPR)」並不違反被告在美國憲法下有權由聯邦法院和陪審團裁決的權利。
法院裁定，總部位於休斯頓的油田服務公司 Oil States International Inc (OIS-US) 對該流程的合法性提出的質疑無效。
IPR是否違憲？簡單來說，不違憲。美國最高法院的見解，認為專利權是一種公眾權（public right），並不是用美國憲法第七修正案（Seventh Amendment）賦予人民的私權，而國會已經授權USPTO/PTAB具有撤銷權利的權力，因此相同概念下的IPR/PGR/CBM等AIA的新增異議制度並不違憲。
Thomas 法官在書面意見中指出，IPR 程序是 PTO 決定授予專利的延伸。IPR 審查只是對專利許可的重新審議，而國會已經允許該機構保留進行覆議的權力。
高科技企業普遍支持的IPR審查流程合法，一般視IPR為簡單又便宜地打擊「專利流氓」和其他專利侵權訴訟的方式。而且，目前PTAB審理IPR後，約 80% 的最終決定中取消了全部或部分專利。
但，學名藥製藥業者對此感到不滿，它們認為這種 IPR 程序對創新構成威脅。
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