標準相關專利池可能暗藏違反FRAND授權承諾之運作機制

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科技產業資訊室 (iKnow) - Legolas 發表於 2020年7月13日

隨著物聯網時代來臨，從Avanci與其他專利池激進的專利授權策略，是否遊走於法律灰色地帶、可能暗藏著妨害FRAND授權承諾的運作機制？

如本網站2016年文章「愛立信Avanci專利池授權平台瞄準物聯網」報導，由愛立信聯合多家電信業者廠商，包括：高通、中興通訊、KPN、InterDigital等公司共同組成Avanci專利池（Patent Pool），標榜專為IOT物聯網（internet of things）廠商的聯網設備提供一站式（one-stop）的專利授權許可服務。

如本網站今年3月文章「IoT時代5G專利授權機制之挑戰與機會」報導，已經揭露上述主要由電信業所組成Avanci專利池向汽車業產業進行授權時，因為基本授權架構而衍生的激烈衝突 – 無線通訊標準相關專利權利金計算基礎是基於零件（無線通訊模組）或是基於終端產品（整台BMW汽車價值）？無線通訊標準相關專利擁有者聲稱，Avanchi專利池收取15美元權利金是合理的；但汽車產業則認為，若是和汽車中提供無線連接功能的通訊模組單價相比，15美元權利金是非常高的價格。

有鑑於此，2020年6月發行的聖地亞哥法律評論_[_參考_1]進一步描述Avanci與其他專利池近年來激進的專利授權實務，可能暗藏下列四種妨害FRAND授權承諾的運作機制，筆者摘譯整理如下：

專利池授權代理機構拒絕遵循FRAND授權承諾
Licensing Agents Refusing to Comply with FRAND

依據公平、合理暨非歧視性（FRAND）授權承諾的基本設計，針對標準必要專利（Standard Essential Patent，SEP），除了當初參與標準制定組織（Standard-Setting Organizations, SSO）制定標準過程的原始所有權人必需遵循外，而接受授權者透過買賣取得標準必要專利所有權的新專利權人、或是代表標準必要專利權人進行授權活動的代理人也都必需遵循FRAND授權承諾。

從Continental Automotive System v. Avanci訴訟案例_[_參考２_]，Continental Automotive部分主張為：Avanci專利池只願意針對整車製造商提供專利授權，並拒絕開放專利授權給Continental Automotive System或其他類似供應鏈中的上游汽車無線通訊零組件供應商，如此限制代表Avanci專利池授權機制未遵循FRAND授權承諾，違反先前向標準制定組織承諾的合約義務。

如下圖，為了說服法院撤銷上述訴訟案，Avanci於文件編號 #270的解散動議中卻表示_[_參考_3]："（原告）宣稱Avanci違反合約義務的主張必定失敗，因為Avanci並非標準必要專利的所有權人，Avanci也並未向任何標準制定組織作出FRAND承諾"、"（原告）無法舉證事實來支持證明Avanci有合約義務需向第三方受益人提供FRAND授權金條件"；如此於訴訟中所持立場顯然與Avanci在其官方網頁上標榜其會遵循FRAND授權承諾態度並不一致_[_參考_4]。

專利池建構妨害遵循FRAND授權承諾的機制
Structural Mechanisms Designed to Deter Adhering to FRAND Commitments

部分專利池管理合約包含額外限制來限縮專利池或個別會員對這些標準必要專利進行授權的自由度。例如Avanci專利池運作相關的《IoT平台專利授權管理主協議》管理合約_[_參考_5]中，Acanci專利池就被其會員專利權人要求禁止授權給上游供應鏈廠商，而僅能提供專利授權給終端產品的製造商；亦即Acanci專利池的會員專利權人們集體同意僅對整個供應鏈中單價最昂貴的終端產品（例如汽車）收取專利權利金，而不允許Acanci針對上游已經完整實施標準必要專利的零組件（例如晶片組、無線通訊模組）提供專利授權_[_參考_5]。這種集體協議衍生出來的專利池授權機制，並未對任何有興趣取得標準必要專利授權者，無歧視地提供專利授權，應視為違反FRAND授權承諾。

另外，部分專利池會提供訴訟費補償機制，鼓勵擁有較堅強的標準必要專利的少數會員專利權人積極提起專利侵害訴訟，若能因此迫使被告同意取得整個專利池授權來和解相關專利侵害訴訟時，則專利池將補償這些提起訴訟會員所支出的相關訴訟費用。

例如根據前段所述Avanci專利池的《IoT平台專利授權管理主協議》，Avanci專利池管理人具有裁量權，可以通知會員專利權人某家目標公司被分類為“不願取得授權廠商（Unwilling Licensee）＂。若一個或多個會員專利權人針對此“不願取得授權廠商”提起專利侵權訴訟，並且成功迫使此“不願取得授權廠商”透過取得Avanci專利池授權來和解相關訴訟，則Avanci專利池會補償會員專利權人相關訴訟費用；相反地，若相關專利侵權訴訟係以會員專利權人與此“不願取得授權廠商”單獨簽署專利授權合約，則專利池不會補償訴訟費用。具體訴訟案例為：在2019年4月至10月間，三個Avanci成員（Conversant，Nokia和Sharp）分別對德國汽車製造商戴姆勒提起多項專利侵權訴訟；戴姆勒收到Sharp通知，若要解決Sharp專利訴訟案，戴姆勒需要取得Avanci.專利池授權_[_參考_2]。

在這種訴訟費補償機制下，專利池可能基於少量強大的標準必要專利尋求禁制令，以迫使侵權被告對整體薄弱的專利池取得授權，然後整個專利池再共同出資補償少數會員作為原告的訴訟費用；這種集體協議衍生出來的專利池訴訟費補償機制，扼殺被告廠商和少數廠商各別簽約的可能性，也違反FRAND授權承諾。

專利池中包括非標準必要專利，藉以收取超額專利授權金
Including Non-SEPs to Collect Supra-FRAND Royalties

實務上，標準制定組織只會要求專利所有權人在標準最終確定之前，專利權人需單方面聲明他們認為實施該標準所不可或缺，或者可能變得不可或缺的專利技術。由於，標準制定組織並不會主動驗證各專利權人聲明的標準必要專利實際上是否真的是實施該標準所不可或缺的專利技術，因此標準會員廠商多傾向盡可能地聲明越多數量的標準必要專利，以盡可能地保留將來收取更高權利金的機會，並避免後來發現遺漏未聲明標準必要專利的負面影響。

如下圖，依據National Competition Laws Bulletin出版E-Competitions研究報導，針對2013年至2017年間標準必要專利相關的法院訴訟案進行分析_[_參考_6]，發現在此期間的法院訴訟中，10家專利權人所主張的71件“標準必要專利”中，最後只有8件專利（約11％）被法院訴訟判決認定為有效且被告產品構成侵權。

圖、標準必要專利SEPs於訴訟裁決之成功率
Source：E-Competitions, 2017

分拆較完整的標準必要專利組合，建構出多個子專利池來收取權利金
Using Pools to Exploit Unbundled SEP Portfolios

分拆標準必要專利組合，指的是原本單一個專利權人擁有較高數量較完整的標準必要專利組合，刻意將這些專利分散轉讓給其他多個專利池或專利蟑螂，建構出幾個較小的子專利池；而原本的專利權人再來分享這些專利池或專利蟑螂訴訟和解金和授權活動的權利金收益。通過分拆標準必要專利組合，預期所能收取到的標準必要專利權利金收入總和，會高於沒有分拆前所能收取的權利金。

以先前公開的IBM權利金收取計算方式為例來說明為何分拆標準必要專利組合可以增加專利權利金收入。作為與美國司法部達成的反托拉斯法令的一部分，IBM同意在合理和非歧視的基礎上提供與IBM個人電腦進行運作所必需的任何專利的授權。在此架構下，當授權產品使用到一件IBM專利時，權利金為該授權產品銷售價格的1%；當產品使用到兩件IBM專利時，專利權利金為該授權產品銷售價格的2%。以此類推... 直到授權產品使用超過五件或五件以上IBM專利時，則相關專利權利金就固定為5%。因為產品毛利終究有其限制，因此專利授權實務上，不可能因為授權專利件數增加而使權利金能持續線性倍數成長而毫無上限。

如下圖，分拆標準必要專利組合較具體案例為：當諾基亞退出手機市場後，便將其所擁有的部分標準必要專利轉移到多個專利蟑螂及其子公司_[_參考_7]，透過這些專利蟑螂及其子公司積極進行專利授權談判與訴訟。如此每個專利池或專利蟑螂僅依據少數標準必要專利收取權利金，不必擔心授權專利件數非線性關係的權利金上限門檻；如此加總多個專利池和專利蟑螂的權利金收入總和後，預期會高於諾基亞單獨主張專利權所能收到的權利金。

圖、諾基亞退出手機市場後，將其部分標準必要專利轉移到多個專利蟑螂

結語

隨著電腦產業，行動通訊技術，影音壓縮技術的多方精進，各世代產業標準推陳出新，而對應就有諸多標準必要專利的專利池應用而生，讓所有欲遵循產業標準製造相關產品的業者均需要先向各專利池繳交專利權利金取得入場券。

但這些專利池的授權實務激進程度截然不同，也部分反映在專利池資訊透明度上。部分透明度較高的專利池，如MPEG LA會在其官網_[_參考_8]中揭露各專利池所能授權的標準必要專利列表與主要專利授權條件整理，讓有意願取得授權者透過MPEG LA網站便能清楚了解較為一致無差別的專利授權列表和授權條件。

但如同Foss Patent部落格所批評_[_參考_9]，部分透明度較低的專利池，如Avanci網站就完全未揭露授權專利列表與主要專利授權條件，令人擔憂Avanci 的會員專利權人們是否正在動態移轉部分IOT標準相關的必要專利給專利蟑螂，因此導致Acanci無法在網站上明確持續公布一致的標準必要專利列表與授權條件。(3500字；圖1)

參考資料：
[參考1] Glory Days: Do the Anticompetitive Risks of Standards-Essential Patent Pools Outweigh Their Procompetitive Benefits? JOHN "JAY" JURATA, JR. & EMILY N. LUKEN1, San Diego Law Review, Vol. 58, No. 2, 2021
[參考2] First Amended Complaint, ¶ 145, Dkt-97, Continental Automotive Sys., Inc. v. Avanci LLC, et. al, Case No. 3:19-cv-02933-M (N.D. Tex.).
[參考3] Defendants' Notice of Motion and Motion to Dismiss First Amended Complaint, p. 27, Dkt. 270-1, Continental Automotive Sys., Inc. v. Avanci LLC, et. al, Case No. 3:19-cv-02933-M (N.D. Tex.).
[參考4] Avanci, FAQs – We're doing things in a new way。
[參考5] Redacted Internet of Things (“IoT”) Platform Master License Management Agreement, p. 1,
available in redacted form as JX0116, Dkt. 1306 in Federal Trade Commission v. Qualcomm, 5:17-cv-00220-LHK (N.D. Cal.)
[參考6] John “Jay” Jurata, Jr., Matthew G. Rose, & Emily Luken, “Between a Rock and a Hard Place”: Unwired Planet v. Huawei and the Dangerous Implications of Worldwide FRAND Licenses, E-COMPETITIONS, NO. 84684 (Aug. 2017)
[參考7] Amended Complaint, Dkt-12, Apple, Inc. v. Acacia Research Corp. et al., No. 5:16-cv-07266 (N.D. Cal. Dec. 21, 2016)
[參考8] MPEG LA AVC/H.264 patent pool
[參考9] Without transparency in patent ownership, the Avanci pool borders on a scam operation that harms the IoT industry

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