美CAFC上訴法院確認美國專利代理人保密特權：In Re Queen’s University at Kingston

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年3月21日

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於2016年3月7日Queens University at Kingston et al v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al一案中間上訴（In Re Queen’s University at Kingston, 2015-145）合議庭判決中，同意原告主張「專利代理人－委託人保密特權」（patent-agent privilege）存在情形，可保護美國專利申請人及專利代理人間聯繫內容之私密性。前述保密特權類似「專利律師－委託人保密特權」（attorney-client privilege）賦予專利申請人可拒絕披露其與專利律師間，為獲得及提供法律咨詢或其他協助等而進行聯繫交流內容之權力。

圖一、美CAFC上訴法院確認美國專利代理人保密特權：In Re Queen’s University at Kingston

CAFC說明，美國聯邦最高法院判決解釋專利代理人接受申請人委託，於處理專利申請或專利糾紛過程中所扮演之獨特角色，實構成以專利申請人名義行使法律行為（practice of law），同時美國國會及過去專利訴訟案例見解，亦認可或支持前述法律行為。CAFC亦解釋前述保密特權，僅適用於專利代理人接受申請人委託在辦理美國專利申請準備、申請審查或其他附帶程序等目的，所必需之雙方聯繫交流內容。依據前述見解，CAFC推翻一審地院同意強制提供證物聲請命令，同時發回重審。

一、本案簡介

    本案兩造當事人為加拿大國立皇后大學（Queen’s university at Kingston）與三星電子（Samsung Electronics），前者於2014年1月於德州東區聯邦地方法院遞狀指控三星電子智慧型手機產品侵害其人機互動介面改良裝置及方法專利。地院於事實調查程序階段，同意三星聲請強制原告方面提供其與系爭專利代理人之聯繫訊息內容。原告方面提出中間上訴，要求CAFC頒發執行令（writ of mandamus）指示地院撤回前述證物提供命令。

各聯邦地院過去判例，就「專利代理人－委託人保密特權」是否獨立存在之問題意見紛歧，原因在於專利代理人並非專利律師，而僅同意倘若專利代理人於專利律師監督下代表專利申請人行使法律行為，則前述保密特權存在。CAFC於本案中採取不同見解，其中考量了專利代理人所扮演之獨特角色、美國國會認可前述角色之合法性、過去專利訴訟兩造律師代表慣於接受前述保密特權存在之事實、以及聯邦最高法院於Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar（373 U.S. 379, 1963）案判決中申明經合法註冊專利代理人有權於USPTO專利申請審查過程中代表申請人行使法律行為等。依據前述，CAFC合議庭多數法官意見認為，專利代表人為代表申請人於美國專利商標局行使法律行為（engaging in the practice of law itself），且鑒於專利申請人皆合理期待相關法律諮詢內容應當獲得保密，是故在引用聯邦證據規則第501條規定下，依據合理性及前述經驗判斷之結果，支持「專利代理人－委託人保密特權」存在之結論。

合議庭判決認可「專利代理人－委託人保密特權」存在情形，且涵蓋未與專利律師合作之專利代理人，然狹義解釋其適用範圍，說明代理人與申請人之交流聯繫內容，必須屬於涉及專利申請準備、申請審查或其他附帶程序方面之合理需要（…reasonably necessary and incident to the preparation and prosecution of patent applications or other proceedings before the USPTO…），諸如專利代理人就申請人發明技術之專利適格性、侵權、專利價值評估等議題提供意見等方面。

二、評析

    過去，保密特權僅存在於專利律師及其委託人之間。本案中間上訴結果，建立了專利申請人與專利代理人聯繫內容適用保密特權之法律原則。前述原則，對於未來侵權訴訟兩造事實調查程序期間之有利證物取得方面，具有相當程度影響。儘管未來，專利權人原告可拒絕提供專利申請審查期間與代理人間之交流聯繫內容，然而並不適用於非屬專利申請審查合理需要之聯繫內容。對此，被告應在考慮是否就原告與系爭專利代理人間重要聯繫內容提出強制取證（motion to compel）聲請前，事先區別所要求出示之聯繫訊息內容，是否屬於適用保密特權之專利申請審查申請相關議題討論。(1450字；表1)

表一、專利訴訟案件基本資訊

訴訟名稱	Queens University at Kingston et al v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al
提告日期	2014年1月31日
終結日期	審理中
本案原告	Parteq Research and Development Innovations Queen's University At Kingston
本案被告	Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics America Samsung Telecommunications America LLC
訴訟案號	2:14-cv-00053
訴訟法院	德州東區聯邦地方法院
系爭專利	US 7,762,665 B2 - Method And Apparatus For Communication Between Humans And Devices US 8,096,660 B2 - Method And Apparatus For Communication Between Humans And Devices US 8,322,856 B2 - Method And Apparatus For Communication Between Humans And Devices
系爭產品	三星智慧型手機產品，具體產品型號包含但不限於Samsung Galaxy S4以及Samsung Galaxy Note 3。
訴訟結果	本案仍審理中，目前處於事實調查階段。最新進展CAFC於3月7日發佈中間上訴判決推翻地院同意強迫取證命令並發回。

Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/2

參考資料：

CAFC合議庭判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-145.Opinion.3-3-2016.1.PDF

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