從參與標準組織到授權談判，討論『我國廠商面對專利訴訟之突圍策略』

經濟部智慧財產局委託財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行之「103年度通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析計畫」，103年11月18日至19日於國立台灣大學霖澤館國際會議廳舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇」。19日議程邀請我國四位科技大廠法務長及一位資深專利訴訟律師，進行參與標準組織及授權談判專題演講，另有一場專家座談，談論主題『我國廠商面對專利訴訟之突圍策略』。以下綜整這兩天與會專家的觀點及重點，以分享國內產官學研各界參考。

圖一、103年通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇

專題演講：企業參與標準組織之策略與考量因素

 

友達光電吳大剛副總經理暨智權長以薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）及4K超高清解析度顯示裝置發展為例，說明技術規格標準化已成為世界趨勢，而該標準化過程之參與及決策資格乃取決於當事人所擁有之核心技術知識產權，所以企業應重視技術標準之經營並作為一重要策略。

 

華碩電腦洪崇仁法務長認為參與標準組織主要目標，在於瞭解技術趨勢及競爭對手技術發展方向，同時希望公司產出基礎專利作為未來法律訴訟或收取權利金用途，對此公司應針對標準必要專利採取專責及策略性管理方式，評估適合參與之標準組織及技術領域，認識標準組織內部遊戲規則及智財權政策規定，並考量本方與其他大廠之競合關係。

 

 

聯發科技許維夫副總經理一直強調『風險』觀念，企業在進行授權談判之前，應就專利糾紛及授權等可能風險做管理，風險也是營運成本的一環，尤其是不知道風險的風險度更高。法律條文很難懂，簽約前不花心思詳細了解，事後將成企業營運的惡夢。雙方進行授權談判前要先『知己知彼』，好好蒐集相關資料已瞭解對手。同時，也要『分析雙方的利害觀點及遵守BATNA談判規範』，事實上，談判是一種『妥協藝術』，盡量找出雙贏策略，就能達成雙方目標完成談判。最後，雙方進入『合約細節』又是進入另一階段的溝通關鍵，往往魔鬼藏在細節裡，審慎檢視合約細節內容及條件，文字斟酌需要前後確認，資訊不對稱或不清楚都要去搞清楚，否則事後將影響企業的正常營運。

 

宏碁吳麗娟法務長表示，專利訴訟不僅是法律議題，也是一項重要商業活動。尤其，企業進入歐美國市場之前就該做好專利訴訟準備。企業可從產品所涉技術領域來評估未來可能發生之訴訟及對手，盡早針對專利訴訟做好總體策略並建立有效率對內對外之相關處理流程及溝通管道，平時亦應先選妥律師事務所作為固定合作夥伴。專利分析對訴訟處理而言最為重要工作，所以法務主管權責也能統合智財IP部門也是很關鍵。面臨專利訴訟時，訴訟管理策略應充份考量本方資源籌碼、訴訟對手要求及訴訟所在地國家等法律情勢條件，並就對方訴訟目的及訴訟開銷進行分類管理。對於重要的打到底的專利訴訟，更要徵詢second opinion同時尋求其他律師事務所協助後期的訴訟進行。

 

 

由智慧財產局王局長主持專家座談，邀請聯發科技許維夫副總經理暨法務長、華碩電腦洪崇仁法務長、友達光電吳大剛副總經理暨智權長、宏碁吳麗娟法務長和飛翰國際律師事務所楊明道律師，就我國廠商面對專利訴訟之突圍策略進行討論。從2013年下半年至2014年對全球專利訴訟而言，充滿變化性與重要。與會專家從四個議題來進行經驗分享與交流，包括：(1) 標準必要專利的特有議題；(2) 專利經營策略之經驗談；(3) 企業內部專利管理的議題；(4) 專利營運之整體環境。以下總整重點：

 

近年來，受到F/RAND議題發酵下，美國法院就標準必要專利法律權行使及合理權利金案件判決結果陸續出爐，發現標準必要專利價值降低，而且禁制令injunction受到限制，還有可能產生訴訟費用轉移等，大體而言，法院判決結果對標準必要專利被授權人較為有利。然而，標準必要專利仍具顯著商業價值，所以，企業公司仍會爭取參與標準組織及使自己技術納入標準規格方面並無太大影響；況且，參與標準組織可以先預知技術發展方向，也是一項優點。企業在標準領域之經營成果，也可在日後商業談判或訴訟場合裡展現地位及實力，是一種好用有利籌碼。德國及歐盟對於F/RAND及標準專利權行使議題之認定情形與美國方面有所不同，企業須注意他們對標準必要專利議題之法律發展。

 

美國AIA專利改革後美國專利商標局專利複審程序(IPR)是否能使法官同意暫停訴訟，視不同法院而決定，但不失為企業公司欲進行長期訴訟抗戰之可用策略，其整體效益利大於弊。

 

對於所持有專利技術於申請及核准後，應定期進行再評估，主張專利價值並須由專業人才來執行；一項專利技術本身存在多方面用途及價值須要進行考慮，而非僅法律訴訟方面；一項專利除技術本身外，持有方品牌亦顯著影響其價值；公司對不使用專利的處理，若進行委託或轉讓他方管理或實施時，找到對的人來委託、專利信託牽涉適格性及公司後續投入訴訟成本都須審慎評估，以後需去處理工作可能比事先預期的還多還繁瑣，不可不謹慎。

 

 

 2014年美國法律變革及後續利用方面，飛翰國際律師事務所楊明道律師指出，本年為專利法律制度變革極為顯著之一年，相關變革，包括間接侵權認定、侵權舉證負擔、AIA專利改革所帶來之專利複審程序及相關訴訟暫停、侵權賠償金額或標準必要專利合理權利金計算方式及律師費用轉移認定標準放寬等方面，此些變革皆有利於侵權被告。

 

 

關於標準必要專利議題方面，國研院李森堙研究員認為，因為『是SEPs所以要有FRAND授權承諾』，但是『SEPs不見得是真正SEPs』，可能宣告者的SEPs在專利申請時受到限縮，或者在侵權訴訟中，SEPs經過請求項解釋後，其系爭請求項所描述之技術範圍並未涵蓋標準之技術內容。由於，SEPs專利權人或選擇採用整包patent portfolio的方式來進行授權。但由於宣告SEPs並不必然具備技術必要性，反而使被授權人在面對以大量專利組成patent portfolio之授權要約時，是否有資源與能力去分析評估組合中個別專利之技術必要性與是否受到侵權等，對於被授權一方(Licensee)而言，是很大很重的負擔。楊明道律師針對這點的建議，Licensee須先表達接受授權意願，但要求Licensor先釐清並說明哪些是SEPs哪些不是SEPs，在資訊不透明之下不要輕易締約。至於，權利金比率可先要求Licensor先提出一個range範圍，再依此進行協商談判。(2456字)