消費性電子晶片專利訴訟Freescale在美國ITC控告聯發科等廠商侵權

2014年5月12日，總部位於德州的Freescale Semiconductor, Inc. (下稱Freescale)向加州北區聯邦地方法院(District Court for the Northern District of California)控告聯發科、宏碁、瑞旭AmTRAN、華碩、美國手機小廠BLU Products、夏普、東芝、冠捷TPV Display Technology、Trend Smart America、Vizio、Yamaha、聯想等多間廠商侵犯其6件專利權。

同一天，Freescale也一併向美國國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)請求發起337條款調查案，要求核發禁制令(Exclusion Order)與永久排除令(Permanent Cease and Desist Order)。Freescale認為核發一般性禁止進口令(general exclusion order)有其必要，因為系爭產品廣泛用於各項電子產品中，且生產國難以辨認。337條款在1994年再度修正之後，必須在多數進口產品違反337條款，且多數國家、多數廠商的產品有侵權之虞，在難以辨認生產國別時方能全面性的禁止進口，以免被他國視為差別待遇，不符GATT國民待遇原則。於ITC訴訟案中，Freescale還要求調查多家大型銷售商，包含Best Buy、Newegg、Walmart、Amazon、B &H Foto & Electronics、Costco等。

Freescale認為多項消費性電子產品因使用聯發科的晶片而構成直接侵權，包含使用在電視的MT5395、MT5580系列SoC晶片，用於智慧型手機和無線裝置的MT6589、MT8125四核心處理器，調控智慧型手機與無線裝置的網路連線之MT6628處理器，以及藍光播放器的MT8551、MT8555系列SoC晶片。

Freescale認為系爭專利包含對積體電路設計具有價值的技術，例如記憶體結構的時序電路、焊盤配置的結構等，Freescale曾授權本案系爭專利給特定對象，但列為機密文件未對公眾公開。本案系爭專利共有6件，分別為：

• US 5,962,926，專利名稱為「具有多個重疊列以導電互連的焊盤之半導體裝置與焊盤排列方法(Semiconductor device having multiple overlapping rows of bond pads with conductive interconnects and method of pad placement)」，於1999年10月5日通過實體審查並公告，共有16個權利項，Freescale認為被告侵犯第1、7、11、16項，其中第1、11、16項是獨立項。Freescale認為MT5395、MT5396、MT8551晶片侵害’926號專利，使用前述晶片的製造商為夏普、Vizio、瑞旭、冠捷、Yamaha。
• US 7,626,276，專利名稱為「提供連接焊盤結構支撐並允許信號傳導的方法和裝置(Method and apparatus for providing structural support for interconnect pad while allowing signal conductance)」，於2009年12月1日通過實體審查並公告，共有19個權利項，Freescale認為被告侵犯第1、2、5、8、9、16、17項，其中第1、5項是獨立項。’276號專利有美國、日本、韓國、中國、台灣、WO等專利家族，並在美國、韓國、中國和台灣通過審查獲得專利權。Freescale認為MT5395、MT5396、MT8551晶片侵權，使用的前項晶片的廠商是夏普、Vizio、瑞旭、冠捷、東芝以及Trend Smart。
• US 7,158,432，專利名稱為「具有健全數據讀取的記憶體及其方法 (Memory with robust data sensing and method for sensing data)」，於2007年1月2日通過實體審查並公告，共有20個權利項，Freescale認為被告侵犯第1、4、5項，其中第1項是獨立項。Freescale認為MT5396、MT5580、MT6628侵權，終端產品製造商為Vizio、瑞旭、冠捷、Trend Smart、華碩和聯想。
• US 7,230,505，專利名稱為「具有增益控制的電壓控制振盪器(Voltage controlled oscillator with gain control)」，於2007年6月12日通過實體審查並公告，共有19個權利項，Freescale認為被告侵犯第1、2項，其中第1項是獨立項。’505號專利有日本、韓國、中國、台灣、WO等專利家族，並在中國和台灣通過審查獲得專利權。Freescale認為MT5395、MT6628侵害’505號專利，使用晶片的製造商為夏普、Vizio、瑞旭、冠捷、Trend Smart。
• US 7,746,716，專利名稱為「具有冗餘位元線定時控制之記憶體(Memory having a dummy bitline for timing control)」，於2010年6月29日通過實體審查並公告，共有20個權利項，Freescale認為被告侵犯第1、5、6、7、8項，其中第1項是獨立項。’716號專利有日本、韓國、中國、WO等專利家族，並在中國通過審查獲得專利權。Freescale認為MT5396、MT5580、MT8125、MT8551晶片侵害’716號專利的1、5、6、7權利項，製造商為夏普、Vizio、瑞旭、冠捷、Trend Smart、BLU Product、華碩、聯想、宏碁、東芝；MT6628晶片侵害’716號專利的1、5、6、7、8權利項，製造商為華碩、BLU Product、聯想；MT8555晶片侵害’716號專利的1、5、6權利項，製造商為Yamaha。
• US 7,518,947，專利名稱為「具有通用時序控制電路的自我計時記憶體及其方法(Self-timed memory having common timing control circuit and method therefor)」，於2009年4月14日通過實體審查並公告，共有19個權利項，Freescale認為被告侵犯第1、2、17、18項，其中第1、17項是獨立項。Freescale認為MT5396、MT5580、MT6589、MT8125、MT8551晶片侵害’716號專利的第1、2、17、18權利項，使用廠商為Vizio、瑞旭、冠捷、Trend Smart、BLU Product、華碩、聯想、宏碁、Yamaha；而MT8551晶片侵害’716號專利的第1、2、17權利項，使用廠商為東芝。

Freescale和聯發科並非第一次交手，過往的訴訟案或ITC調查案紀錄詳見表三。此次Freescale顯見有備而來，在ITC訴訟中詳細列出侵權產品名單、聯發科晶片的逆向工程報告以及聯發科晶片對系爭專利的侵權鑑定報告，也指出Freescale的多項產品為系爭專利的實施成果。QorIQ P1平台的P1020雙核處理器是實施’926和’276號專利的成果，適用於多閘道、網路交換機控制器和無線LAN接入點等控制處理器。’716和’947號專利的實施成果是C90TFS記憶體；PQ38系列的處理器為’432專利的實施成品，包含MPC8548、MPC8572、MPC8533、MPC8568和MPC8536等；0N42H的電路結構是’505號專利的實施成果。

因Freescale指出系爭產品是廣為使用於消費性電子產品的晶片，故以美國調和關稅稅號(Harmonized Tariff Schedule，HTS)列示的產品作為希望ITC調查之標的，包含8517.12.00(蜂巢式網路或其他無線網路電話)、8519.81.30(其他使用磁性、光學或半導體媒體，其下的8519.81.30.10是光碟機)、8521.90.00(其他影像記錄或重製裝置，不論是否有影像調諧器)、8528.59.10(有平面顯示螢幕的光學紀錄或重製裝置)、8529.90.06(電視的其他印刷電路組件)、8542.39.00(其他積體電路)[註1]。美國調和關稅稅號用於美國海關(U.S. Customs)進口課稅、美國商務部 (U.S. Department of Commerce)的人口普查局 (Bureau of Census)計算美國的貿易統計資料，最多有10位數字。

國際商品統一分類代碼(Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code)的前6碼為國際通用，各國依需要擬定後面2碼或4碼，對進出口貨物作細部分類，HTS可視為HS Code的延伸。Freescale在ITC訴狀中列出的稅則號碼屬於第85章，名稱為「電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件」(electrical machinery & equip. & parts, telecommunications equip., sound recorders, television recorders)。

和商品有關的分類不僅HS Code，另有聯合國主要產品分類(Central Product Classification, CPC)、歐盟經濟活動產品分類（Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, CPA）及其他各國採用的分類，例如專用於加拿大、美國、墨西哥的北美行業標準分類(North American Industry Classification System, NAICS)及北美產品標準分類(North American Product Classification System, NAPCS)，NAICS用來取代通用的標準工業分類(Standard Industrial Classification, SIC)。NAICS以生產為導向，若廠商同時生產多種產品會依產值最大者對廠商進行分類，導致無法統計特定產品或勞務的真實產出，所以在1997年開始編制以最終產品為基礎、以市場為導向的NAPCS，美國人口普查局有提供NAICS和NAPCS的對照表[註2]。

專利文件記載受法律保障的技術範圍，但在各國銷售產品才是廠商的目標，當了解某專利產品的商品分類後，再依需求選用不同的產品分類收集進出口數據，分析在各國的貿易狀況，藉以觀察商品的發展趨勢、推估市場規模，進一步做為專利授權的基礎和日後專利布局與技術研發的參考；結合專利的技術和法律資訊、公司財務資訊、市場調查等資料後，專利資訊分析不只是統計圖表，而是競爭情報的一環、連結產業發展的橋梁。(3003字；表3)

表一、系爭專利

Semiconductor device having multiple overlapping rows of bond pads with conductive interconnects and method of pad placement
公告號	US 5,962,926
公告類型	A
申請號	US 08/940,605
公告日	1999年10月5日
申請日	1997年9月30日
優先權日	1997年9月30日
其他專利號	無
發明人	Victor Manuel Torres, Ashok Srikantappa, Laxminarayan Sharma
原專利權人	Motorola, Inc.
Method and apparatus for providing structural support for interconnect pad while allowing signal conductance
公告號	US 7,626,276
公告類型	B2
申請號	US 11/750,048
公告日	2009年12月1日
申請日	2007年5月17日
優先權日	2005年1月11日
其他專利號	CN100561693C, CN101167170A, CN101556945A, CN101556945B, US7241636, US20060154469, US20070210442, WO2006076082A2, WO2006076082A3,
發明人	Kevin J. Hess, Susan H. Downey, James W. Miller, Cheng Choi Yong
原專利權人	Freescale Semiconductor, Inc.
Memory with robust data sensing and method for sensing data
公告號	US 7,158,432
公告類型	B1
申請號	US 11/218,135
公告日	2007年1月2日
申請日	2005年9月1日
優先權日	2005年9月1日
其他專利號	CN101253570A, CN101253570B, WO2007027577A2, WO2007027577A3
發明人	Bradford L. Hunter, Shayan Zhang
原專利權人	Freescale Semiconductor, Inc.
Voltage controlled oscillator with gain control
公告號	US 7,230,505
公告類型	B2
申請號	US 11/098,110
公告日	2007年6月12日
申請日	2005年4月4日
優先權日	2005年4月4日
其他專利號	US20060220758
發明人	Mohammed Rachedine, Daniel L. Kaczman
原專利權人	Freescale Semiconductor, Inc.
Memory having a dummy bitline for timing control
公告號	US 7,746,716
公告類型	B2
申請號	US 11/677,808
公告日	2010年6月29日
申請日	2007年2月22日
優先權日	2007年2月22日
其他專利號	CN101617369A, CN101617369B, US20080205176, WO2008103516A1
發明人	Mark W. Jetton, Lawrence F. Childs, Olga R. Lu, Glenn E. Starnes
原專利權人	Freescale Semiconductor, Inc.
Self-timed memory having common timing control circuit and method therefor
公告號	US 7,518,947
公告類型	B2
申請號	US 11/536,136
公告日	2009年4月14日
申請日	2006年9月28日
優先權日	2006年9月28日
其他專利號	US20080080297
發明人	Glenn E. Starnes
原專利權人	Freescale Semiconductor, Inc.

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/05

表二、專利訴訟案件基本資料：Freescale Semiconductor, Inc. v. Mediatek USA Inc. et al

訴訟名稱	Freescale Semiconductor, Inc. v. Mediatek USA Inc. et al	Freescale Semiconductor, Inc. v. Mediatek USA Inc. et al
提告日期	2014年5月12日	2014年5月12日
原告	Freescale Semiconductor, Inc.	Freescale Semiconductor, Inc.
被告	Mediatek USA Inc., Amtran Technology Co., LTD., Amtran Logistics, Inc., Asustek Computer Inc., Asus Computer International, Inc., BLU Products, Inc., Lenovo Group Ltd., Lenovo (United States) Inc., Sharp Corp., Sharp Electronics Corp., Toshiba America Information Systems, Inc., Toshiba Logistics America, Inc., TPV Display Technology (Xiamen) Co., Ltd., Trend Smart America, Ltd., Trend Smart Ce Mexico, S.r.l. de C.V., Vizio, Inc., Yamaha Corporation, Mediatek Inc., ACER Incorporated, Sharp Electronics Manufacturing Company of America Inc. and Yamaha Corporation of America	Mediatek USA Inc., Amtran Technology Co., LTD., Amtran Logistics, Inc., Asustek Computer Inc., Asus Computer International, Inc., BLU Products, Inc., Lenovo Group Ltd., Lenovo (United States) Inc., Sharp Corp., Sharp Electronics Corp., Toshiba America Information Systems, Inc., Toshiba Logistics America, Inc., TPV Display Technology (Xiamen) Co., Ltd., Trend Smart America, Ltd., Trend Smart Ce Mexico, S.r.l. de C.V., Vizio, Inc., Yamaha Corporation, Mediatek Inc., ACER Incorporated, Sharp Electronics Manufacturing Company of America Inc. and Yamaha Corporation of America
案號	3:2014cv02185	337-TA-
訴訟法院	California Northern District Court	US ITC
系爭專利	US 5,962,926；US 7,626,276；US 7,158,432； US 7,230,505；US 7,746,716；US 7,518,947	US 5,962,926；US 7,626,276；US 7,158,432； US 7,230,505；US 7,746,716；US 7,518,947
系爭產品	聯發科系列晶片及使用該些晶片的產品	聯發科系列晶片及使用該些晶片的產品
訴狀下載

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/05

表三、Freescale和聯發科間的爭訟案與ITC調查案

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/05

註1：Official Harmonized Tariff Schedule, http://www.usitc.gov/tata/hts/

註2；North American Product Classification System (NAPCS)