2014年4月25日，美國聯邦巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）就Apple, Inc. v. Motorola, Inc.案[1:11-cv-08540]（以下兩造當事人分別稱為Apple與Motorola）做出二審判決；該案原審是由伊利諾州北區聯邦地院（the U.S. District Court for the Northern District of Illinois）進行審理，而獲指派審理（sitting by designation）的第七巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit）法官Richard A. Posner就(1)專利侵權損害舉證；(2)基於標準必要專利（standard essential patents，SEPs）尋求禁制令救濟（injunctive relief）之適法性；(3)專家證人證詞之排除標準等議題，做出多項引起相當迴響的判決或裁定見解，也因此讓該案CAFC判決會如何看待其見解受到相當矚目。
而在二審判決中，CAFC合議庭之多數見解：(1)廢棄了Posner有關專利權人侵權損害舉證不足而無法獲得損害賠償救濟之判決見解；(2)廢棄了排除兩造特定專家證人證詞之裁定見解；(3)維持了Posner認定Motorola無法以SEPs獲得禁制令救濟的判決見解。
CAFC推翻原審認定Apple之’647專利受侵權而無法獲得損害賠償救濟
原審判決認定，Apple之US 5,946,647（’647）專利即使被認定受到侵權，Apple也不能獲得損害賠償，因為Apple未能舉證證明所提損害賠償之估算是正確的；然而CAFC並不同意此一見解，而主張即使在事實審理上認定專利權人有關權利金之估算有事實瑕疵，也不能支持合理權利金數額應為零的法律結論（a finding that a royalty estimate may suffer from factual flaws does not, by itself, support the legal conclusion that zero is a reasonable royalty）。
-- CAFC認為損害賠償金不能少於合理權利金數額
CAFC指出，美國專利法第284條（35 U.S.C.§284）是要求法院在認定侵權成立之情況下，判決專利權人可以獲得不能少於合理權利金數額之損害賠償；因此，因為不能少於合理權利金數額為法規所要求，所以進行事實審理者必須決定個案證據所能支持的權利金數額（because no less than a reasonable royalty is required, the fact finder must determine what royalty is supported by the record），而即使專利權人所提證據無法支持其所估算之權利金數額，法院仍然需要決定個案證據所能支持的權利金數額。
CAFC指出，法院僅能在個案證據支持合理權利金數額為零的情況下、判定專利權人無法獲得任何損害賠償。CAFC認為，Motorola除了不正確地主張Apple沒有提出可被採信的專家證據外，其並未舉證或提出任何主張來支持合理權利金數額應為零。綜上所述，CAFC廢棄原審認定Apple就’647專利受侵權無法獲損害賠償救濟之判決。
CAFC廢棄原審排除特定專家證人證詞的多項裁定
CAFC指出，依據美國聯邦證據規則（Federal Rules of Evidence）第702與703條規定以及過往判例見解，一審法院法官做為一個守門人（gatekeeper），可以排除立基於不可靠之原理原則或方法、或法律上不充足之事實與資料的證據；但法官應謹慎不要逾越其守門人角色，而進行事實權衡、評估證據結論正確性、要求使用所偏好的方法、判斷專家證詞可信度等行為，因為這是進行事實審理者（通常是陪審團）的工作。
--有關Apple之’949專利的專家證詞
Apple的專家證人Brian W. Napper就US 7,479,949（’949）專利提出其損害賠償數額估算之證詞，但原審裁定將之排除。CAFC一方面認為原審法院就’949專利所進行之損害賠償分析是基於不正確的申請專利範圍界定（claim construction），另一方面指出，原審法院未能考慮Apple主張之請求項的完整權利範圍，進而質疑Apple專家證人之結論並加諸其自身意見，卻未聚焦分析專家證人所使用原則方法是否可靠或其所依據事實資料是否充足，因此原審法院排除Apple專家證人證詞的裁定應被廢棄且發回更審。
Napper使用Apple產品Magic Trackpad之銷售做為’949專利技術價值的評價比較基礎。CAFC認為，如果前述產品並非正確的比較基礎，則Motorola可以在事實審中進行挑戰或主張其他更正確的比較基礎，但不是作為判斷專家證詞是否應被允許在事實審中提出時所應考量的議題。CAFC指陳，判斷專家證詞是否應被允許提出，應聚焦於判斷其是否為出自可靠原理原則與方法之產物，至於該證詞是否得出專利價值的正確評價，則是應由事實審理者(陪審團）考量。
--有關Apple之’263專利的專家證詞
原審裁定排除Apple所提有關US 6,343,263（’263）專利侵權損害賠償數額之專家證詞，因為該專家之估算是依據由Apple聘僱之技術專家所提供的資訊。CAFC認為原審裁定所依據理由不合理，並違反美國聯邦證據規則第702與703條規定以及過往判例見解。CAFC指出，專家證人往往依靠由當事人所聘僱的專家來提供其專業領域以外的專業知識，而即使這樣會讓專家證詞可能有所偏頗，但這個問題不應在判斷是否允許專家證詞被提出時被考量，而應該在事實審中透過交互詰問或對造專家證人之挑戰來予以因應。
CAFC認定Motorola無法就其SEPs受侵權獲得禁制令救濟
CAFC雖然維持原審認定Motorola無法基於一項SEPs受侵權來尋求禁制令救濟之判決，但其並不認同原審基於SEPs便當然無法獲得禁制令救濟的原則，而認定美國最高法院（the Supreme Court of the United States）在eBay案判決（eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)）中所建立的專利侵權禁制令核發判斷原則，具備足夠的彈性來因應FRAND（fair, reasonable, and non-discriminatory）授權承諾以及產業技術標準的特質。CAFC指出，做出FRAND授權承諾的專利權人可能並不容易舉證證明其受到不可回復的損害（irreparable harm），而當被控侵權人單方面拒絕FRAND授權金授權、或不合理推延協商而造成前述相同效果，則可能合理化禁制令之核發。
CAFC指出，Motorola在承諾進行FRAND授權下，已就包括系爭專利在內之SEPs簽署多項授權協議，強烈顯示損害賠償的金錢救濟是適當的救濟手段。而Motorola亦無法舉證證明Apple之侵權行為造成其不可回復的損害，特別是有競爭者在內的多家廠商已在使用系爭專利技術，Motorola無法證明增加Apple一個使用者會造成其不可回復的損害。CAFC亦指出，證據資料顯示，兩造之授權協商仍在進行中，且並無證據顯示Apple有片面拒絕授權。因此，CAFC認定Motorola無法取得禁制令救濟。(2107字)
資料來源：
Apple Inc. v. Motorola, Inc., --- F.3d ----, No. 2012-1548, -1549, 2014 WL 1646435 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014).