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VOIP通訊系統專利訴訟Internet Communications Solutions控告Microsoft和Skype

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科技產業資訊室 (iKnow) - JK 發表於 2014年3月11日

2014年3月6日,知名專利授權公司Acacia Research Group旗下的一間子公司Internet Communications Solutions LLC(下稱ICS),向東德州聯邦地方法院(Texas Eastern District Court)提起訴訟,控告Microsoft Corporation(下稱Microsoft)及其子公司Skype Inc(下稱Skype),所使用的VOIP通訊系統(VOIP telecommunication system),侵害其專利權。ICS要求法院判決被告賠償其損失。

原告ICS成立於2011年6月,位於德州,目前擁有美國專利4件,都與VOIP有關。ICS上一次提起專利訴訟是在2011年7月,提訴對象是MagicJack Vocaltec LTD等網路電話公司,該案係爭專利為US 7,924,825,與VOIP服務有關;歷經八個月的纏訟後,雙方於2012年4月達成和解。

因為本案訴狀中提到Joinder of Parties條款,本文藉此簡述該條款修改後對訴訟當事人的影響。2011年9月15日,也就是美國總統歐巴馬簽署了修正幅度甚大的專利改革法案(America Invents Act)的前一天,美國許多聯邦地方法院忙得不可開交,因為許多訴訟當事人認為,9月16日修法後的35 USC § 299 Joinder of Parties條款生效後,除非符合特定要件,否則原告將無法以相同的專利一次對數十位被告提出訴訟,同時這也表示,分案提訴後,原告的訴訟成本將提高,且被告將案件移轉到對自己有利的法院的可能性將會提高。因此,在原告對政策實施結果的理性預期下,引發了9月15日的提訴熱潮,據統計,當天全美新增了50多件的專利訴訟案,且被告的廠商(人)達800多家(位)。

儘管有部分專家認為Joinder of Parties條款,甚至整個America Invents Act的修改對專利授權公司(NPEs)的影響不大,但還是可以簡單歸納出以下幾個預期的政策效果。第一,正常情況下,NPEs一個案子告了數十家廠商的例子將不復存在;第二,如上一段所提,被告將更有機會將案件轉移到對自己較有利的法院,例如:被告公司所在地的法院;第三,分案後,專利訴訟案件數會增加,但被告廠商數可能會降低,主要是因為分案後NPEs的訴訟成本提高,導致NPEs對只能支付較低和解金的小廠商興趣降低,轉而集中攻擊中大型廠商;第四,分案後,所有被告都可能會對NPEs提出專利無效的訴訟,只要任一廠商成功主張NPEs的專利無效,則其他被告皆可援引該例,對抗NPEs提出的控訴,也就是說NPEs的訴訟風險將增加(註1)。當然,這些政策效果還有待更多個案的驗證。

回到本案,ICS同時告了Microsoft和Skype,因此在訴狀中,ICS特別提到Joinder of Parties條款。Joinder of Parties條款明訂,在滿足「關於或起源於同一個或同一系列的交易行為或導因(Arising out of the Same Transaction, Occurrence, or Series of Transactions or Occurrences)」,且「其中具有共同的事實問題(Questions of Fact Common to All Defendants or Counterclaim Defendants Will Arise in the Action)」兩個要件的情況下,法院才可以將不同被告的個別案件合併審理(註2)。不過,雖然ICS舉例說明本案符合上述兩要件,但法官買不買單,還得進一步觀察。

本案第一項系爭專利為美國專利編號US 8,625,584,專利名稱為Methods, Smart Cards, and Systems for Providing Portable Computer, VOIP, and Application Services,於2014年1月7日核發,是由Eric Morgan Dowling等人所研發的專利,原專利權人也是Eric Morgan Dowling。(1,087字;表2)

表一、系爭專利美國專利編號US 8,625,584

Methods, Smart Cards, and Systems for Providing Portable Computer, VOIP, and Application Services
公開號 US 8625584 B2
出版類型 授權
申請書編號 US 13/064,125
發佈日期 2014年1月7日
申請日期 2011年3月8日
優先權日期 2004年9月1日
其他公開專利號 US7451921;US7924825;US8477767;US20060043164;US20090073965;US20110155804;US20110158228
發明人 Eric Morgan Dowling;Robert A. Westerlund
原專利權人 Eric Morgan Dowling;Robert A. Westerlund
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2014/03 

表二、專利訴訟案件基本資料:Internet Communications Solutions LLC v. Microsoft Corporation et al

訴訟名稱 Internet Communications Solutions LLC v. Microsoft Corporation et al
提告日期 2014/3/6
原告 Internet Communications Solutions LLC
被告 Microsoft Corporation et al
案號 2:14-cv-00189
訴訟法院 Texas Eastern District Court
系爭專利 US 8,625,584
系爭產品 VOIP telecommunication system
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2014/03

註1:Tracie L. Bryant, Note, The America Invents Act: Slaying Trolls, Limiting Joinder, Volume 25, Harvard Journal of Law & Technology, 673-695 (2012).

註2:孫遠釗,美國專利改革與可能帶來的衝擊,2011年10月27日,智財交易加值服務網,http://www.uipex.com/monpub_show.aspx?ID=MP11102715251484。

 


 
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