可攜式電腦保護殼專利 Invellop對獨立專利權人Bovino Jerald提起確認之訴

2014年1月7日，總部位於奧勒岡州的Invellop, LLC(下稱Invellop)向奧勒岡州聯邦地方法院(Oregon District Court)提起確認之訴，請求法院判決其生產、製造、銷售之New iPad、iPad 2/3/mini保護殼未侵犯獨立專利權人Bovino Jerald 的US 6,977,809專利權。

獨立專利權人Bovino Jerald(下稱Jerald)曾於2012至2013年間提起3件訴訟：

• 2012年4月26日控告Apple及零售百貨集團Target Corporation(案號1:2012cv01105)
• 2013年8月7日控告Amazon(案號1:2013cv02111)和Incase Design(案號1:2013cv02106)，三案的系爭專利皆為US 6,977,809，專利名稱為「行動電腦外殼(Portable computer case )」，係於2003年6月2日提出申請，並於2005年12月20日通過審查並公告。
• 2013年8月7日控告Amazon一案(下稱控告Amazon案)，Jerald指稱Amazon銷售的Invellop New iPad、iPad 2/3/mini保護殼侵害’809號專利之專利權。

Invellop是一間在2012年成立於奧勒岡州的小型專利授權公司，僅有2位創辦人，未聘請其他員工。

Invellop於訴狀中陳述，於控告Amazon案中，Jerald指稱Amazon因銷售portable computer cases而侵權，於該案訴狀中第4項說明記載下列文字：「…(ii) the marketing and sale of products for infringing portable computer cases.」。但Invellop認為’809號專利之權利範圍未包含可攜式電腦保護殼，而是可攜式電腦，且Invellop未生產製造任何形式的可攜式電腦，而是可分離式電腦外殼的製造商。Invellop於訴狀中摘列’809號專利明書之內容，表示發明所屬領域及先前技術都是可攜式電腦保護殼，但’809號專利的前言(preamble)卻限制在可分離式電腦(A portable computer comprising)，因此請求法院判決Invellop未侵害’809號專利，且依據35 U.S.C. §102、103、112等規定’809號專利無效或其專利權不可行使(unenforceable)。

本案爭點在於’809號專利獨立項的寫作方式，在前言+連接詞+主體的結構下，前言是否有限定申請專利範圍之效力？依照美國專利審查手冊(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)第2111.02節對前言的效力(Effect of Preamble)所述，前言是否限制權利範圍為依據事實以個案認定，沒有統一的標準(The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim.)。MPEP列出兩點原則：

• 前言限制申請專利範圍(Preamble Statements Limiting Structure)：先了解發明整體，再看申請專利範圍界定之發明內容來決定前言是否限制其範圍。
• 前言用以描述或用途(Preamble Statements Reciting Purpose or Intended Use)：如果權利項的主體已完整定義發明本身，前言可視為目的與用途之說明，而非用以界定發明。

實際上還須參考審查歷史資料(File Wrapper)，確認申請過程中是否曾以前言限定與先前技術之區隔；如果前言僅是廣泛用語，在刪除前言也不影響申請專利範圍時，將不會用來限制專利範圍。本項判定屬於法律問題應由法院為之，會在馬克曼聽證會(Markman Hearing)界定此爭議，隨後雙方再決定和解或進一步擬定攻防策略。(1062字；表2)

表一、系爭專利

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理，2014/01

表二、專利訴訟案件基本資料：Invellop, LLC v. Bovino

訴訟名稱	Invellop, LLC v. Bovino
提告日期	2014年1月7日
原告	Invellop, LLC
被告	Jerald A. Bovino
案號	3:2014cv00033
訴訟法院	Oregon District Court
系爭專利	US 6,977,809
系爭產品	Portable computer case
訴狀下載

Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理，2014/01