可變形機械工作滑板專利訴訟 Shinn Fu控告Beta Utensili

2013年12 月23日，總部位於台灣的信孚產業股份有限公司Shinn Fu Corporation與其位在美國密蘇里州的分公司Shinn Fu Company of America, Inc.（下稱原告），在美國西密蘇里聯邦地方法院（Western District of Missouri）提起訴訟，控告義大利知名手動工具生產和銷售專業公司Beta Utensili與位於美國賓夕法尼亞州的進口經銷商Peerless Hardware Mfg Co. Inc.所生產與銷售的可變形滑板(Transformable Mechanic's Creeper)侵害信孚公司所生產相同類型與功能產品的專利。

本案系爭專利有二：RE35,732（為US5,451,068之再發專利），名稱為「Transformable Mechanic's Creeper」（可變形機械工作滑板），於1998年2月17日核發，係一種裝有小腳輪可在汽車或其他機械設備下面躺下滑行工作的躺板，也可摺疊轉變成為Z型坐椅的工作檯，目前信孚公司是擁有此項專利與產品製造的唯一被授權人；另外一項專利US6,969,077，名稱為「Two-Way Caster Bench」（兩段式小腳輪工作檯），於2005年11月29日核發，係前述專利產品之改良，信孚公司是原專利權人。（見表一）

原告在訴狀中指稱，被告Beta Utensili所生產的一款橘色鋼骨架構可折疊的工作滑板Creeper 3002，其外型與功能明顯仿造自信孚公司所生產的「SFA Z Creeper」系列產品（包括Pro-Lift Model C-2040、Pro-Lift Model C-2036與Omega Model 91000）（參見圖一），此舉構成侵犯原告信孚公司獨家所持有該項產品兩項專利無疑。

圖一、原告Shinn FuCorporation與被告Beta Utensili的產品

資料來源：本案Shinn Fu公司提告之訴狀，案號13-6145，2013/12/23

原告進一步指稱，被告Beta Utensili透過至少7個獨立的授權進口商和經銷商（包括另一被告 Peerless Hardware）所建立的網路www.betatoolstore.com，向密蘇里州的消費者行銷與販售該系爭產品；被告Beta Utensili（www.beta-tools.com）與其授權進口商Peerless Hardware（www.peerlesshardware.com）又分別以其自家互動網站直接行銷販售，除肆意侵權謀取暴利外，並誘使轄區和密蘇里州的居民侵權。依據美國密蘇里州的「長臂法」（Long-Arm Statute）與聯邦訴訟法28 U.S.C. §1331、§1338、§1391(b)和(C)、§1400(b)，美國西密蘇里聯邦地方法院具有管轄權。原告除要求法院判決被告侵權，且核發初期與永久禁制令（Preliminary and Permanent Injunction），並請求被告負起加重損害賠償的責任與支付所有訴訟費用，此外還須計算被告所有庫存侵權產品，要求於審判30天內出清並銷毀。

被告Beta Utensili公司是一家位於義大利歷史悠久的專業工具研發生產公司，1923年由Alessandro Ciceri所創立，原以生產鋼鐵鑄造品起家，1939年註冊Beta商標後開始專注於製造專業工具，逐漸成為知名的專業工具製造商。1969年創新開發橘色金屬板工具車，其後橘色成為其獨樹一幟的標誌，至今已有24個大類11,000多個規格的產品。在義國境內擁有3個產品生產基地，總計擁有超過500名員工，具備廣泛的物流和銷售網絡，另外擁有在法國、英國、荷蘭、西班牙、波蘭和中國的6家海外分公司，以及遍佈200多個國家和地區的銷售據點。

另一被告Peerless Hardware是位在美國賓夕法尼亞州的家族企業，成立於1951年，如今已是第三代經營，主要生產金屬零件，具備多樣化生產和庫存銷售的產品線。1999年在中國開創第二個生產基地，專門提供材料鑄件給美國賓州工廠作為加工處理和最後檢驗，並且利用中國勞力密集與低成本從事組裝等加值服務。2012年起成為義大利Beta公司在北美的進口商，支援其北美經銷業務。

原告信孚公司成立於1971年2月，總公司設於台北市（內湖科技園區），為全球最大之液壓千斤頂製造商及國內外貿易銷售集團，於美國、加拿大、荷蘭、澳洲、香港皆設有分公司負責當地市場銷售與貿易業務，主要商品除了油壓千斤頂及機械式千斤頂外，還有電動絞車、手動或氣動幫浦、運動器材、馬達等，為自有工廠生產，有OEM/ODM業務及自主產品。

此次，信孚公司提告堪稱為國內製造業廠商跨海興訟罕見的大動作，委請的辯護律師為總部設在美國密蘇里州Lathrop & Gage LLP律師事務所的David R. Barnard。Lathrop & Gage LLP律師事務所創立於1873年，擁有300位律師，總共有11個國內辦事處，David R. Barnard專長於處理各種領域的專利與商標等智財糾紛，在對付專利授權公司（NPE）訴訟方面亦有豐富經驗，足跡遍及國內各州聯邦法院，輝煌戰績，曾經為客戶贏得1,349萬美元賠償金，也曾對抗知名全球大廠獲得800萬美元的和解金，更曾在一個涉及知名大廠的6.5億美元專利案件中獲得不侵權抗告成功。(1589字；表2)

表一、系爭專利美國專利編號RE35,732與US6,969,077

Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/01

表二、專利訴訟案件基本資料：Shinn Fu Corporation v. Beta Utensili and Peerless Hardware

訴訟名稱	Shinn Fu Company of America, Inc. and Shinn Fu Corporation v. Beta Utensili and Peerless Hardware Mfg Co. Inc.
提告日期	2013/12/23
原告	Shinn Fu Company of America, Inc. Shinn Fu Corporation
被告	Beta Utensili Peerless Hardware Mfg Co. Inc.
案號	13-6145
訴訟法院	Western District of Missouri
系爭專利	RE35,732（US5,451,068之再發）；US6,969,077
系爭產品	Beta Tools Creeper 3002產品
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