2013年11月8日,總部位於俄亥俄州的totes Isotoner Corporation(下稱totes)向俄亥俄州南區地方法院(Ohio Southern District Court)提起不侵權確認之訴,請求判決totes的產品未侵犯Echo Design(下稱Echo)的US 8,528,117號專利。
原告totes於訴狀中提出,Echo透過律師在2013年10月25日寄出威脅函(threat letter)給FTP Design LLC dba Pistil(下稱Pistil),指稱Pistil銷售的適用於觸控螢幕之Gossip Glove侵害Echo所有的’117號專利,並在美國南紐約地方法院提起侵權訴訟(下稱紐約案)[註1]。Pistil是totes的客戶,提供紐約案的系爭產品給Pistil,基於totes是上游供應商,更了解產品的製造與生產,因此出面捍衛Pistil和其他客戶的權益。
本案系爭專利為美國專利編號US8,528,117,專利名稱為「觸控螢幕用手套(Gloves for touchscreen use)」,於2013年9月10日通過實體審查並公告,Echo在公告後不久即對Pistil提訟。但本案原告totes提出在’117號專利的權利項第1項之申請專利範圍部分內容:「拇指與食指之指尖部分以一具有傳導性之線體縫紉鎖邊(said finger tip portions of said thumb and said index finger [be] oversewn with a conductive thread)」,其中的「拇指與食指之指尖部分」未明確揭露,不能為申請時於該技術領域具通常知識者能明確知悉界定的範圍,因此不構成侵權。
原告totes除了請求法院依據35 U.S.C. §285判處Echo支付訴訟費用外,還請求判決’117號專利無效或不可行使(invalid or unenforceable),依據美國專利法規,不具可專利性會造成專利無效;若專利權存在,但專利權人的某些行為會造成專利權不可行使,例如未善盡37 C .F.R. §1.56(a)的誠實揭露義務,沒透過Information Disclosure Statement (IDS)通知先前技術給USPTO,稱為不正當行為(Inequitable Conduct),或是明知對方未侵權但為市場考量而利用自己的專利通知對方侵權,稱為專利權誤用(Patent Misuse)等。原告totes宣稱已提出專利申請案正在審查中,優先權日是2009年8月5日,早於Echo的系爭專利申請日約10個月,並認為該案的可阻卻Echo的’117號專利。
經檢索暫未發現totes有優先權日為2009年8月5日的專利案,但有優先權日為2009年8月27日的2件申請案正在審查中,技術領域為本案的導電材質手套,詳見表三。一案名為「有導電指尖部位的手套(Glove with conductive fingertips)」,公開號是US20110047672 A1,審查狀態為發出第一次審查意見通知函,故尚未取得專利權;另一案名稱是「導電針織手套製作與程序(Process for Making Knit Embroidered Conductive Gloves)」,公開號是US 20130025327 A1,狀態為等待審查中。(851字;表3)
表一、系爭專利為美國專利編號US8,528,117
Gloves for touchscreen use |
公開號 |
US 8,528,117 |
出版類型 |
授權 |
申請書編號 |
US 12/770,669 |
發佈日期 |
2013年9月10日 |
申請日期 |
2010年4月29日 |
優先權日期 |
2010年4月29日 |
其他專利公開號 |
US20110265245 |
發明人 |
Carol Ann Asiaghi |
原專利權人 |
The Echo Design Group, Inc. |
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2013/11
表二、專利訴訟案件基本資料:totes Isotoner Corporation v. The Echo Design Group, Inc.
訴訟名稱 |
Totes Isotoner Corporation v. The Echo Design Group, Inc. |
提告日期 |
2013年11月8日 |
原告 |
totes Isotoner Corporation |
被告 |
The Echo Design Group, Inc. |
案號 |
1:2013cv00821 |
訴訟法院 |
Ohio Southern District Court Western Division |
系爭專利 |
US 8,528,117 |
系爭產品 |
適用於觸控螢幕的Gossip Gloves |
訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/11
表三、totes導電材質手套專利申請案
Glove with conductive fingertips有導電指尖部位的手套 |
公開號 |
US20110047672 A1 |
申請號 |
US 12/869,827 |
公開日 |
2011年3月3日 |
申請日 |
2010年8月27日 |
優先權 |
US 61/237,524 2009年8月27日 |
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Process for Making Knit Embroidered Conductive Gloves導電針織手套製作與程序 |
公開號 |
US20130025327 A1 |
申請號 |
US 13/648,450 |
公開日 |
2013年1月31日 |
申請日 |
2012年10月10日 |
優先權 |
本案為US 12/869,827的部分連續申請案US 61/237,524 2009年8月27日臨時申請案US 61/545,351 2011年10月10日 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2013/11
註1:Viola,”觸控螢幕用手套專利訴訟 Echo Design控告FTP”,2013年11月7日,Read.aspx?PostID=8968。
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