2013年10月22日,總部位於明尼蘇達州的Smash, LLC(下稱Smash)向明尼蘇達聯邦地方法院(District od Minnesota)控告總部位於紐約州的LB International, Inc.(下稱LB International)侵權,認為LB International的多種燈飾產品,如100 sphere light侵犯Smash的US5,772,312號專利(下稱312號專利)。
依訴狀所述,原告Smash認為被告LB International有侵害312號專利之事實,依據美國聯邦訴訟法28 U.S.C. §1331、§1338、§1367、§1391(b)和(C)、§1400(b),美國明尼蘇達聯邦地方法院具有管轄權。
本案系爭專利名稱為「節日燈飾(Lighted holiday ornament)」,於1998年6日30日通過實體審查並公告,本專利共有18個請求項,分成三個裝置群組,分別是第1、15及17項。申請專利範圍為一種飾以多條燈串的燈具外殼,每條電線位於燈具外殼內部並串聯複數個燈泡構成一條燈串,燈泡從燈具外殼的孔洞露出且發光。燈飾點亮時看不出獨立的發光源,可掛在建築物、樹上或其他物體表面,美觀且價廉。Smash於訴狀主張燈具外殼除圓形外,還可包含其他形狀,圖一為被告LB International的2013年聖誕燈飾部分目錄,可於該公司網站公開取得。
原告Smash指出,312號專利為1999年11月22日由原發明人取得專利權後轉讓給Smash,之後經由Smash授權的燈飾產品皆依35 U.S.C. §287(a)規定具有312號專利之標示。2010年底,Smash獲知LB International有銷售系爭產品之行為,於2011至2012年間,Smash通知LB International此行為構成侵害312號專利之事由。
於2012年12月16日,Smash與LB International簽定非專屬授權契約(Non-exclusive License Agreement),且LB International同意支付權利金取得銷售之權利,但未溯及既往,Smash主張LB International在2012年12月16日之前的銷售仍構成35 U.S.C. §271的侵權行為。雙方合意簽訂之非專屬授權契約明訂LB International除支付Smash權利金之外,尚須提供每季權利金報告、年度銷售預測,但LB International未提供前述之權利金和文件。
原告Smash請求法院判處被告對其侵權行為依據35 U.S.C. §284進行損害賠償,並要求支付判決前利息(prejudgment interest)及判決衍生之費用。同時請求法庭命令LB International提供系爭產品之銷售帳目與獲利數據,並且支付2012年12月16日起雙方同意之權利金及其判決前利息。(1026字;表2;圖1)
表一、系爭專利為美國專利編號US 5,772,312
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公開號 |
US 5,772,312 A |
出版類型 |
授權 |
申請書編號 |
US 08/739637 |
發佈日期 |
1998年6月30日 |
申請日期 |
1996年10月30日 |
優先權日期 |
1996年10月30日 |
其他專利公開號 |
WO1998019103A2, WO1998019103A3 |
發明人 |
Susan M. Pihl-Niederman,Hollyanne M. Pihl,Sharon P. Frederickson |
原專利權人 |
Susan M. Pihl-Niederman,Hollyanne M. Pihl,Sharon P. Frederickson |
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2013/10
表二、專利訴訟案件基本資料:Incase Designs Corp v. Mophie, Inc.
訴訟名稱 |
Smash, LLC v. LB InternationalInc |
提告日期 |
2013年10月22日 |
原告 |
Smash, LLC |
被告 |
LB InternationalInc |
案號 |
0:13-cv-02909 |
訴訟法院 |
U.S. District Court for the District of Minnesota; |
系爭專利 |
US 5,772,312 A |
系爭產品 |
諸多燈飾,例如100 sphere light |
訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心 — 科技產業資訊室整理,2013/10
圖一、被告LB International銷售的部分2013聖誕節燈飾
(Source產品目錄:http://www.lbimports.com/_pdfs/2013-christmas-catalog.pdf)
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