2013年9月23日,銷售外接式鏡頭olloclip的品牌商Premier Systems USAInc(下稱Premier Systems),向南加州聯邦地方法院(Southern District of California)提起訴訟,控告兩間線上購物公司Source Vista及LivingSocialInc(下稱LivingSocial;下合稱被告),所提供的智慧型手機外接式鏡頭,(1)專利侵權;(2)商品外觀設計侵權;(3)來源標示不實;以及(4)不公平競爭。Premier Systems除要求法院禁止被告侵權及不公平競爭的行為外,並要求被告負起損害賠償的責任。
原告Premier Systems位於加州,成立於2011年,是一間從事智慧型手機外接式鏡頭設計與銷售的廠商,其生產的鏡頭大多專供Apple iPhone系列使用。Premier Systems販售的鏡頭集魚眼(Fisheye Lens)、廣角(Wideangle Lens)與微距(Macro Lens)於一身,三合一的鏡頭設計不僅方便使用者組裝,也方便使用者攜帶。值得注意的是,成立短短不到三年,Premier Systems的品牌olloclip已經榮登智慧型手機外接式鏡頭銷售龍頭的寶座。
被告Source Vista總部位於德州,成立於2004年,是一家線上購物公司,販售的物品有生活用品、電子產品及珠寶首飾等。另一名被告LivingSocial總部位於華盛頓哥倫比亞特區,成立於2007年,目前為全球第二大的團購網站,僅次於Groupon,LivingSocial於官網宣稱,該公司目前在全球600多個市場擁有7,000多萬名會員。此外,LivingSocial也因為Amazon持有其約29%的股份而較受矚目。此次兩名被告被控疑似侵權的產品為Source Vista 3-Piece Lens Kit(圖1)以及Inner Eye iPhone Camera Lens Set or 3 Macro。
圖1:被告被控疑似侵權產品3-Piece Lens Kit
Source:LivingSocial網頁,https://www.livingsocial.com/deals/795258-iphone-camera-lens-set。
本案第一項系爭專利為美國外觀設計專利編號D678,379,專利名稱為「鏡頭組件(Lens Component)」,於2013年3月19日核發,是由Patrick O'Neill等人所研發的專利,原專利權人是Premier Systems Usa, Inc。
表一、系爭專利美國專利編號D678,379
Lens Component |
公開號 |
USD678379 S1 |
出版類型 |
授權 |
申請書編號 |
US 29/409,978 |
發佈日期 |
2013年3月19日 |
申請日期 |
2011年12月30日 |
優先權日期 |
2011年12月30日 |
發明人 |
Patrick O'Neill;Chong Pak |
原專利權人 |
Premier Systems Usa, Inc |
|
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/10
本案第二項系爭專利為美國專利編號US 8,279,544,專利名稱為「易於安裝與卸除的通訊裝置外接式鏡頭(Selectively Attachable and Removable Lenses for Communication Devices)」,於2012年10月2日核發,是由Patrick D O'Neill所研發的專利,原專利權人是Premier Systems USA, Inc。
表二、系爭專利美國專利編號US 8,279,544
Selectively Attachable and Removable Lenses for Communication Devices |
公開號 |
US8279544 B1 |
出版類型 |
授權 |
申請書編號 |
US 13/366,227 |
發佈日期 |
2012年10月2日 |
申請日期 |
2012年2月3日 |
優先權日期 |
2011年3月18日 |
其他公開專利號 |
CN102804018A;EP2500758A1;US20120236425;US20130002939;US20130135759;WO2012128936A1 |
發明人 |
Patrick D O'Neill |
原專利權人 |
Premier Systems USA, Inc |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/10
訴狀中,Premier Systems宣稱,2013年8月18日曾寄出警告函(Cease and Desist Letter),要求被告停止侵權行為,但被告置之不理,因此對被告提出四項控訴:
- 專利侵權:Premier Systems指控被告於其兩項系爭專利存續期間,未經許可,於美國境內製造、使用、邀約銷售或銷售,已獲准專利的發明技術或產品,故意直接及間接侵害其專利權。
- 商品外觀設計侵權:Premier Systems指控被告販售的產品Inner Eye iPhone Camera Lens Set or 3 Macro鏡頭本體及包裝的外觀與Premier Systems推出的產品相似,不僅容易使消費者產生混淆,且有誤導與欺騙消費者之嫌。更重要的是,Premier Systems認為,被告這些商業行為顯然已經造成Premier Systems經濟上的損失(Premier Systemsolloclip鏡頭本體外觀設計圖請參考第一項系爭專利的附圖;包裝外觀請參考下圖2)。
- 來源標示不實:Premier Systems指控被告產品的外觀設計因為來源標示不實(False Designation of Origin)以及對事實錯誤或誤導式的描述(False or Misleading Description of Fact)容易混淆及誤導消費者。Premier Systems認為,被告的行為已經讓其處於不公平的競爭環境。
- 不公平競爭:援引加州商業及職業法(California Business & Professions Code)和加州普通法(California Common Law),Premier Systems認為,被告上述的行為已經對Premier Systems產生不公平的競爭。
圖2:Premier Systemsolloclip鏡頭包裝外觀設計
Source:本案訴狀。
表面上,Premier Systems是衝著Source Vista和LivingSocial這兩家公司的侵權行為而來;實際上,Premier Systems應該是企圖藉由本案訴訟,打入這兩家線上購物公司的通路,以及獲取本案係爭產品製造商的資訊。也就是說,Premier Systems可能會把「olloclip系列產品在Source Vista和LivingSocial線上上架」,以及「提供本案係爭產品製造商資訊」的要求,當成雙方訴訟和解的交易籌碼。
另外,相較於原告Premier Systems與另一名被告Source Vista來說,LivingSocial近三年來涉入的專利訴訟案件顯然多出很多,而且身分都是被告(圖3)。這些對LivingSocial提訴訟的,不是專利授權公司,就是網路科技公司。另外,從圖中可以看出,有五家公司是單獨針對LivingSocial提訴;其餘四家則除了對LivingSocial提訴外,還控告了其他公司。(1595字;表3;圖3)
圖3:LivingSocial近三年專利訴訟案件
Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/10
表三、專利訴訟案件基本資料:
Premier Systems USA, Inc. v. Dharmesh Shah et al
訴訟名稱 |
Premier Systems USA, Inc. v. Dharmesh Shah et al |
提告日期 |
2013/9/23 |
原告 |
Premier Systems USA, Inc. |
被告 |
Dharmesh Shah;Source Vista;Livingsocial, Inc.; |
案號 |
3:13-cv-02281-DMS-NLS |
訴訟法院 |
California Southern District Court |
系爭專利 |
D678,379;US 8,279,544 |
系爭產品 |
Source Vista 3-Piece Lens Kit;Inner Eye iPhone Camera Lens Set or 3 Macro |
訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/10