專利授權契約糾紛 MacDermid指控Surface Technology專利無效

2013年6月7日，美國康乃狄克州MacDermid, Inc.（麥德美公司）對紐澤西州Surface Technology, Inc.（STI）提出不當得利（unjust enrichment）指控，依據專利法（聯邦法）提起確認之訴，並依普通法（州法）對麥德美和之間的專利授權契約提起確認之訴。麥德美認為STI之US 5,863,616和US 6,306,466專利（後專利）因違反重複專利（double patenting）原則、申請過程懈怠（doctrine of prosecution history laches）原則而無效，所有系爭專利皆違反專利法而為無效。而依據專利法優先原則（preemptive doctrine），且由於麥德美之產品並未侵害STI之任何有效專利，麥德美無須依據契約支付權利金。全案將由美國康乃狄克州地方法院進行審理。

根據麥德美的訴狀，由於STI據以向其收取權利金的專利根本已經過期，STI所據以申請專利的技術是一個已經存在32年的技術，這其間早已遠遠超過可專利的期間。麥德美指出，1981年時STI提出申請書編號為06/249,773的專利申請，該技術是關於鍍鎳時加入特殊粒子的方法及所形成的鎳粒子複合材料塗層。該申請雖然承認非電解鍍鎳與特殊粒子為業界已知的技術，但該專利聲稱發現獨特的穩定劑而能使得特殊粒子於鍍鎳時的穩定，但那根本稱不上發現，因為早在STI申請之前就有公開的科學研究提到這種方法。STI的申請甚而提出一種測量穩定性的屬性稱為「Zeta電位」，聲稱其發明可以提升5豪伏特的Zeta電位。STI申請後，遭到美國商標與專利局多次駁回，但那時只要繳出審查費就能不斷地獲得新的審查機會，在十年期間不斷地嘗試申請之後，STI終於拿到專利局核准的US 4,997,686以及US 5,145,517專利（前專利）。此時，STI與麥德美接觸並表示願意授權專利，雙方遂簽訂專利授權契約，並由麥德美針對其產品中涉及STI專利母案（original application）而於現在及未來有獲核准之專利支付權利金，該契約於1992年9月8日簽訂，契約有效期間至STI最後一個相關專利逾期為止，即US 5,145,517到期的2009年。

麥德美相信其契約到期日即是母案US 5,145,517的到期日。然而STI將多年前被駁回的關於特定穩定劑的狹隘權利範圍拿來提出新的專利申請，並獲得美國專利局核准的US 5,863,616和US 6,306,466專利（後專利），麥德美因而主張STI的後專利違反禁止重複專利（double patenting）原則而為無效，且後專利的申請為不合理的延遲申請，麥德美及公眾接受其延遲之損害，因此後專利為申請過程懈怠（doctrine of prosecution history laches）而為不可行使（unenforceable）。

表一、專利基本資料

麥德美主張後專利為自始無效（void ab initio），拒絕支付專利授權的權利金，因而拒絕STI對其銷售金額中權利金部分之要求。STI於2013年去信對麥德美指出麥德美的之NiKiad Ice產品在其授權範圍內，但麥德美認為STI之前後專利皆為無效，因而回信拒絕並表明所有應支付權利金部分皆已列帳。後來，2013年5月30日STI又寄信表明欲進行對麥德美帳簿及紀錄的審核，麥德美主張其無權依契約進行審查，因為該契約已隨著前專利在2009年的到期而終止，STI依契約只能審查契約終止一年內的帳簿和記錄。

此外，麥德美主張因專利無效或不可行使，其產品並未侵害STI任何有效專利，故STI先前收取的權利金為不當得利，應返還給麥德美。

原告麥德美為美國歷史悠久的化學產業的上市公司，產品以各種素材處理劑、化學添加劑為主。被告STI則是金屬加工業者，產品銷售至世界各地，並在多國擁有專利。(1185字；表2)

表一、專利訴訟案件基本資料：MacDermid, Inc.v. Surface Technology, Inc.

訴訟名稱	MacDermid, Inc.v. Surface Technology, Inc.
提告日期	2013/6/7
原告	MacDermid, Inc.
被告	Surface Technology, Inc.
案號	3:13-cv-00817-AVC
訴訟法院	U.S. District Court for the District of Connecticut
系爭專利	US 4,997,686 US 5,145,517 US 5,863,616 US 6,306,466
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2013/6。

[說明一] 專利法中很明確的原則是，一項發明只能獲得一個專利，若一項發明申請兩項專利則會變成重複專利（double patenting）。若兩項US專利的專利範圍claim文字描述方式雖然不同, 但事實上卻是涵蓋相同的發明時，此時為 非法定顯而易見型重複專利(nonstatutory obvious type double patenting)，如此後專利在申請時, 會遭到專利局重複專利的暫時核駁（provisional rejection）, 且專利局同時會要求發明人應提出期末拋棄（terminal disclaimer）。若發明人想要使後專利申請案核准, 以就該相同發明而獲得兩項專利時，則發明人應同意專利局的期末拋棄要求，使得第二個專利的到期日與第一個專利相同，後面超過第一個專利期限的專利權部分皆拋棄。

[說明二] 關於美國聯邦法與州法之間的效力優先（doctrine of preemption），依據美國憲法，聯邦法律應優先於州法適用，此為美國開國之初聯邦與地方之間權力劃分的憲法基礎。唯此種聯邦法優先原則僅適用某些特殊情況，而在法院後續發展出的艾利原則（Erie Doctrine）等判準之下，由於國會並無特別授權法院得就專利法創設實質的法律，因此唯有在適用州法（普通法）之結果會嚴重違背專利法之立法政策與宗旨時，則法院應依聯邦法解決爭議。本案關於專利授權契約究應適用聯邦的專利法或州的普通法，應視國會對此部分是否有立法排除州法之規範，或州法與聯邦法利益存在實質衝突。