本文章主要依據Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. et al. (2:10-cv-01823-JLR)裁決文而概述之。
背景與分析方法
本案為Microsoft Corporation(下稱Microsoft)與Motorola, Inc.、Motorola Mobility, LLC、Symbol Technologies, Inc.以及General Instrument Corporation(以下統稱Motorola)間有關違犯契約的爭訟。Microsoft主張Motorola有義務以符合合理與未歧視條件(reasonable and non-discriminatory，下稱RAND)之權利金比率授權其專利給Microsoft的義務，而Motorola在其兩次書面授權要約中違反前述義務。Microsoft在2010年11月向本法院(華盛頓州西區聯邦地院)提告，控告Motorola違反其契約義務。
Motorola的RAND授權承諾來自於，Motorola以及Microsoft與IEEE和ITU兩個國際標準制訂組織(standard-setting organizations，下稱SSOs)間的關係。本案所涉技術標準為802.11標準(802.11 Standard)與H.264標準(H.264 Standard)。
對於技術標準之踐行而言具備關鍵性的專利，即其必須被實施來完成標準之踐行，這樣的專利稱為標準核心專利(standard essential patents，下稱SEPs)。Motorola擁有與802.11標準與H.264標準有關的SEPs並承諾以RAND條件進行授權。
Motorola在2010年10月21日與29日分別以書面通知Microsoft，其所擁有之802.11標準SEPs與H.264標準SEPs的授權條件，其權利金比率為Microsoft最終產品價格的2.25%，而後Microsoft便以Motorola之授權要約違反其對SSOs承諾進行RAND授權之契約義務為由提起本案告訴。在之前的裁決中，本法院認定Motorola之RAND承諾創設出其與相關SSOs之間的有效契約，而Microsoft做為一標準使用者，可以以第三人受益人(third-party beneficiary)之身分要求前述契約被履行。
本法院設定本案RAND權利金比率(RAND royalty rate)與範圍(range)為：
- Motorola之H.264標準SEP專利組合的RAND權利金比率為每單項產品支付0.555美分(0.555 cents per unit)，而其RAND權利金比率範圍之上限值為每單項產品支付16.389美分(16.389 cents per unit)，下限值為0.555美分。前述比率與範圍適用於Microsoft的Windows與Xbox產品，而其他使用H.264標準的Microsoft產品，其適用比率將會是下限值的0.555美分。
- Motorola之802.11標準SEP專利組合的RAND權利金比率為每單項產品支付3.471美分(3.471 cents per unit)，而其RAND權利金比率範圍之上限值為每單項產品支付19.5美分(19.5 cents per unit)，下限值為0.8美分(0.8 cents per unit)。前述比率與範圍適用於Microsoft的Xbox產品，而其他使用H.264標準的Microsoft產品，其適用比率將會是下限值的0.8美分。
事實認定與法律結論(Findings of Fact and Conclusions of Law)
技術標準與標準制訂組織(Standards & Standard-Setting Organizations)
A. RAND授權承諾之目的(The Purpose of the RAND Commitment)
RAND授權承諾之目的在於鼓勵標準之廣泛被採用。當標準被廣泛使用，SEPs所有權人取得要求多於其特定專利技術本身價值之回饋的實質優勢。一項SEP之所有權人要求多於其專利技術價值的回饋並試圖獲取標準本身所附加之價值的能力被稱為專利「箝制」(hold-up)。要求RAND授權承諾是SSOs所使用、用來防範專利箝制的最普遍機制。此外，必須支付許多不同之SEPs權利人超額權利金的問題被稱為「權利金堆疊」(royalty stacking)。RAND授權承諾亦被用來因應權利金堆疊問題。
評估RAND授權條件的經濟指引(Economic Guidepost for Assessing RAND Terms)
A. 基本原則(Basic principles)
RAND權利金應被設定在一個符合SSO促成標準被廣泛採用之目的的水準。用來決定RAND權利金的適當方法應尋求消防範專利箝制風險，並處理權利金堆疊問題。此外，RAND權利金應認知到，為求創設有價值標準，RAND授權承諾必須能確保有價值智慧財產權之權利人可以獲得合理權利金。
據此，RAND授權承諾應被解讀成，限制一專利權人獲得，等同於其專利技術本身經濟價值、且未計入與整合該專利技術進入標準有關之價值的合理權利金。
B. Microsoft所提議的方法(Microsoft’s Approach)
Microsoft主張，切割出被納入標準所得價值之專利技術經濟價值，可以透過比較其他可以被納入標準之替代技術、以計算出該技術具體價值的方法(下稱具體價值方法，incremental value approach)來決定。這個方法著眼在標準被採用與踐行之前的階段(即所謂事前，ex ante)。雖然Microsoft所提議方法有缺點，但仍有助益。
Microsoft所提議方法第一項缺點是缺乏現實世界的可應用性。另一項缺點是其在法院審理過程中使用的不實用性。
然而承諾以RAND條件授權之SEP的合理權利金比率必須評估專利技術本身價值，而這需要考量該專利對於標準的重要性與貢獻度。於是比較專利技術與SSOs曾可以納入標準之替代技術，是在決定RAND權利金上可被參照的一項考量。
C. Motorola所提議的方法(Motorola’s Approach)
Motorola建議，可以透過模擬在具備RAND授權義務下進行假設性雙邊協商的方法(下稱假設性雙邊協商方法，hypothetical bilateral negotiation approach)來決定RAND授權條件。基於以下解釋與修正，本法院認同Motorola之方法。
假設性雙邊協商方法為現實世界中的授權協商所支持，亦為法院實務經驗所支持。法院對於在專利侵權訴訟中、依據所謂Georgia-Pacific分析架構(Georgia-Pacific framework，Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.，318 F.Supp. 1116（1970）)、透過15項分析因素模擬進行假設性雙邊協商來決定合理權利金(reasonable royalty)損害賠償的作為具備相當經驗。而在對適當RAND權利金比率有所爭議的情況中，法院模擬在具有RAND授權義務下進行假設性雙邊協商，邏輯上會得出兩造當事人均認為是合理的權利金比率。
然而，在具有RAND授權義務下進行假設性協商，必定與典型Georgia-Pacific分析有所差異。其原因有二：一是SEP所有權人必須以RAND授權條件來進行專利授權，但未負有相同義務的專利權人可以享有其完全排他權利並選擇不進行授權；二是假設性協商幾乎不會是在真空環境中進行，標準使用者會認知到其必須從許多SEP所有權人處取得授權方能踐行該標準。
D. 假設性協商(The Hypothetical Negotiation)
本法院在此建立，SEP所有權人與標準使用者在為附有RAND授權承諾之專利、就其授權時應被支付之權利金比率進行假設性協商之過程中會考量的因素。本法院以15項Georgia-Pacific分析因素為基礎，配合RAND授權承諾之目的調整以下因素：
分析因素1為檢視專利權人基於系爭專利授權所獲得之已確立權利金，而在RAND授權承諾存在的情境中，基於系爭專利授權所得權利金必須可以對比到進行RAND授權的狀況，亦即是說，這樣的權利金要被證明是一項SEP的已確立權利金，其權利金比率必須在附有RAND授權義務或其他可對比協商條件下被協商出來。因此，在當事人清楚理解RAND授權義務下所成立的授權協議，以及專利聯盟(patent pools)等，將是適合做為SEPs假設性協商之參照。
分析因素4考量授權人為維繫其專利獨佔權利而採用之既有政策與市場佈局，包括不授權他人使用該專利、或附加可維繫其獨佔地位之特定條件進行授權等。本項分析因素並不適用於RAND授權情境。
分析因素5檢視授權人與被授權人間的商業關係，而與分析因素4相似，本項分析因素並不適用於RAND授權情境。
分析因素6與8檢視系爭專利發明對於授權人與被授權人產品銷售、以及對於被被授權人派生性或伴售性銷售的重要性。雖然兩項因素均適合用於在RAND授權情境中決定合理權利金，但重要的是其分析必須聚焦在，專利技術在切割將該專利技術整合入技術標準所得價值後的本身價值。
分析因素7檢視專利權利存續期間與其授權期間，而其分析在決定附有RAND授權承諾之專利授權合理權利金上會受到相當簡化，因為專利授權期間將會等同於其權利存續期間。
分析因素9考量系爭專利技術特性，相較於先前存在之用來達到類似效果的技術態樣或裝置，所具備的效益或進步程度，而透過本項分析因素，在附有RAND授權承諾之情況下進行假設性協商的當事人，會去考量若非系爭專利技術而是其他替代技術被納入技術標準時的情況。本項分析因素著眼於標準在被採用與踐行前的階段，而透過本項分析因素，Microsoft的具體價值方法亦被部分實踐。
分析因素10是與專利發明之特質及其對使用者之益處有關，而分析因素11則是檢視侵權人使用專利發明以及該使用對侵權人的價值。在存有RAND授權承諾之情況，此兩項因素均應聚焦在系爭專利對於該技術標準技術能力之貢獻，以及相關技術能力對於標準使用者與其踐行標準之產品的價值。
分析因素12檢視在特定事業活動或可比照的事業活動中，使用系爭專利發明或類似發明所慣常可得到之獲利比率或銷售價格，而前述檢視必須從涉及RAND授權承諾之商業活動的觀點出發來進行。
分析因素13考量所獲利潤中應被歸為專利發明所貢獻之部分，其與其他未受專利保護之物件、製程、商業風險、或侵權人所增加之重要技術特徵或改良應有所區隔。與許多其他分析因素相同，在存有RAND授權承諾之情況，區別專利技術本身貢獻與專利技術在被納入標準後所得價值甚為關鍵，後者會讓SEP所有權人得到不適當、出自標準本身價值的回饋。給予SEP所有權人讓任何出自標準本身價值的回饋，或構成專利箝制且與RAND授權承諾之目的有所衝突。
分析因素15考量若雙方在理性且自願達成協議的情況下，授權人與被授權人（在侵權行為開始時）會合意認可之授權金金額。SEP所有權人與標準使用者會考慮RAND授權承諾之存在及其目的來進行協商並達成協議。
就專利箝制的問題，協商當事人會依據專利技術對標準技術能力之貢獻、以及該標準技術能力對於標準使用者與使用標準產品的貢獻，來檢視附有RAND授權承諾的合理權利金比率。於是，一項對標準極其重要而關鍵的專利，相較一項較不重要之專利，可以合理要求較高的權利金比率。
就權利金堆疊問題，協商當事人會考慮其他SEP權利人、以及個別權利人依據其專利對於標準與標準使用者產品之重要性、而會向標準使用者所要求的權利金比率。
最後，協商當事人會考量，為了促使有價值標準的創設，RAND授權承諾必須確保有價值智慧財產權之所有權人可以就該財產獲得合理權利金。
使用前述所設立之決定RAND權利金比率的框架，本法院以下便以Motorola之802.11標準與H.264標準SEPs為授權標的進行假設性協商。(3467字)