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對PTAB的訴願決議不服Intellectual Ventures控告USPTO

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科技產業資訊室 (iKnow) - LCL 發表於 2013年5月15日

2013年4月30日,總部位於美國華盛頓的Intellectual Ventures I LLC (下稱IV),於美國維吉尼亞州東區地方法院,因不滿專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board;PTAB)的對於其申請案的訴願(Appeal)之審理結果,對美國智財局及代理局長Hon. Teresa Stanek Rea提告 (下稱USPTO),請求法院逆轉PTAB的決議、授予智財局長核准該專利,並彌補其權益的損失。

本案是依據35 USC§145法條,於專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board;PTAB)提起的訴願之審理結果不服,可於維吉尼亞州東區地方法院對智財局長提起訴訟。

PTAB隸屬於USPTO,為Leahy-Smith美國發明法(簡稱AIA)頒布後,由原本受理申請人提起訴願的專利訴願暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interferences;BPAI)改制而成,並於2012年9月16日開始生效,除了執行BPAI原有業務外,更增加了還負責多項審理程序,如多方複審(Inter Partes Review;IPR)程序以及領證後複審(Post-Grant Review;PGR)程序。

本案系爭專利為美國專利申請號09/553,337,名稱為軟體更新的方法 (Method for updating software),於2000年4月20日提出申請,USPTO於2010年1月25日發出最終核駁(Final Office Action),以顯而易見(Obvious)為由,拒絕Claim 114-122, 124-126, 128-141, 143-145, 147-155, 157-161, 163-173,175-179,以及181-202。IV於2010年4月19日回覆該最終核駁,對請求項作修正,2010年6月6日,USPTO發出建議書(Advisory Action),指出IV的修正不被接受。

於是IV於2010年6月24日發出訴願通知函,並於2010年8月18日提送訴願理由書(AppealBrief),PTAB(當時應是BPAI)於2010年11月12日回應訴願理由書,做出認同先前核駁該些請求項之決議,而IV於2011年1月12日回覆該決議兼提出口頭聽證(Oral Hearing)之請求,並於2012年11月6日進行聽證(Hearing)。而IV又於2012年11月30日提出再次聽證的請求(Rehearing),PTAB於2013年1月3日同意部份內容可以進行再次聽證。而截至目前(2013年5月15日,並無本程序進一步的公開消息)。

表一、本案重要日期:

專利申請號 09/553,337
申請日 2000年4月20日
USPTO最終核駁 2010年1月25日
IV回覆該最終核駁(Final OA) 2010年4月19日
USPTO建議書(AA) 2010年6月6日
IV發出訴願通知函 2010年6月24日
IV提送訴願理由書 2010年8月18日
USPTO回答訴願理由書 2010年11月12日
IV提出聽證請求 2011年1月12日
聽證 2012年11月6日
IV提出再次聽證請求 2012年11月30日

本申請案為美國專利號US 6,125,388的延續案,388又為US 6,594,692的延續案,692又為5,694,546(申請日: 1994年5月31日)的部分延續案。而本申請案更有三個子案,分別為2004年1月10日、2007年10月30日及2010年7月21日提出申請的美國專利申請號10/954,239、10/954,239及12/840,775。

Intellectual Ventures I LLC
為一知名專利授權公司(Patent Holding Company),擁有的美國專利數量為前五大,將收購來的專利組合,對許多大公司,如: Microsoft、Intel、Sony、Nokia、Apple、Google、SAP、Nvidia及eBay收取專利權利金,創造相當高的營收。

據了解,IV擁有許多不同背景的員工,包含專利代理人及各種技術背景的工程師,從本案可以看出IV不光只是將重心放在收取專利權利金業務上,對於收購來的尚未核准之專利申請案之程序管理,也非常的注重與用心,未來可預期IV會是令人相當畏懼的專利蟑螂。(1200字;表1)

表二、專利訴訟案件基本資料:Intellectual Ventures I LLCv. Rea

訴訟名稱 Intellectual Ventures I LLCv. Rea
提告日期 2013年4月30日
原告 Intellectual Ventures I LLC
被告 Hon. Teresa Stanek Rea
案號 1:13-cv-00534-AJT-TCB
訴訟法院 Virginia Eastern District Court
系爭專利 US Appl 09/553,337
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/05/15


 
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