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美國專利權期限調整訴訟Theranos控告USPTO

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科技產業資訊室 (iKnow) - LiKang 發表於 2013年1月10日
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2012年12月14日註冊於美國加州的Theranos, Inc. 於美國維吉尼亞州東區地方法院,指控美國專利商標局及局長 David Kappos(以下合稱 USPTO) 所核予的專利權期限調整(Patent Term Adjustment,PTA)不合法。

根據訴狀中所述,原告 Theranos 認為被告 USPTO 在計算專利期限調整時,解釋 35 U.S.C. §154(b)(1)(B) 之規定有誤,從而請求法院命令USPTO將原核予之78天額外專利期限(additional patent term) 延長為1218天。

本案的系爭專利為美國專利編號US8,202,697 (下稱 ‘697) 。專利名稱為:「用於分析物監測和藥物輸送之醫療裝置」 (Medical device for analyte monitoring and drug delivery) ,2005年8月12日提出申請,卻於2012年6月19日始獲證,並於獲證時僅得到78天因審查延誤所致的額外專利期限。系爭專利 ‘697 的重要日期整理如下:

表一、系爭專利案件重要日期:

專利編號 US 8,202,697
申請號 11/202,231
PCT 申請  2005年8月12日
第一次官方意見書 (First Office Action) 2007年 6 月 21 日
第二次官方意見書 (Second Office Action) 2008 年 2 月 22 日
第一次請求延續審查(RCE) 2008 年 11 月 21 日
第三次官方意見書 (Third Office Action) 2009 年 2 月 17 日
第四次官方意見書 (Fourth Office Action) 2009 年 11 月 5 日
第二次請求延續審查(RCE) 2010 年 3 月 1 日
第五次官方意見書 (Fifth Office Action) 2011 年 3 月 16 日
第六次官方意見書 (Sixth Office Action) 2011 年 11 月 12 日
核准通知 (Notice of Allowance) 2012 年 3 月 1 日
繳費 2012 年 4 月 12 日
獲證通知 (Issue Notification) 2012 年 3 月 30 日
獲證公告 2012年6月19日

本案原告所據以主張之條文35 USC § 154(b) 主要規範專利期限調整 (PTA),該條文明文提供三項保證:

A. USPTO迅速回覆之保證 (Guarantee of prompt patent and trademark office responses)(A延誤);

B. 申請案繫屬期間不超過3年之保證 (Guarantee of no more than 3-year application pendency)(B延誤);

C. 因介入程序、保密命令、訴願程序造成延誤之保證或調整(Guarantee or adjustments for delays due to interferences, secrecy orders, and appeals)。

倘申請程序有上述因官方延遲所造成的專利期限減損,得在扣除「得歸咎於申請人之延誤天數」及「重疊天數」(overlap)後,每遲延一日可獲得專利期限一日的額外延長。

根據訴狀,原告認為系爭專利申請期間有510天之A延誤、1406天之B延誤,兩者相加後扣除因申請人所致之延誤440天及A、B延誤重疊之258天,得出1218天之額外延長期。

本案所涉的主要解釋爭議在於B延誤,原告根據2012年11月1日作成的有關PTA指標性案件Exelixis, Inc. v. Kappos案判決(案號1:12cv96),主張B延誤並不必然因請求延續審查(Request for Continued Examination,RCE) 於專利申請日起三年後方才提出而減少,因此無論有沒有RCE之提出,B延誤都應該自專利申請日起三年後開始計算至獲證日止(from the date three years after filing to the date the patent is issued)。從而,於本案中,B延誤應自2008年8月12日起計至2012年6月19日止,不因RCE之提出而永久性終止計算(permanently ceases to accrue upon the filing of an RCE by an applicant)。

Theranos公司係由Elizabeth Holmes根據她在史丹佛所研發的突破性專利創立於2003年,該公司致力於使個人能夠在一種非侵入性的方式,透過實時診斷、監測及治療控制自己的健康,該概念的落實將改變健康照護及製藥產業。(923字;表2)

表二、專利訴訟案件基本資料:Theranos, Inc. v. Kappos

訟案名稱 Theranos, Inc. v. Kappos
提告日期 2012年12月14日
原告 Theranos, Inc.
被告 David J. Kappos
案號 1:2012cv01445
訴訟法院 Virginia Eastern District Court
主審法官 Anthony J Trenga
訴訟屬性 Patent
案由 35:154 AIA Appeal of Patent Term Adjustment Determination
系爭專利 US8,202,697
爭議產品  
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