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專利權期間計算爭議,ST公司控告美國專利局

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科技產業資訊室 (iKnow) - KAI 發表於 2013年1月9日

2012年12月13日,Starsight Telecast, Inc. (以下簡稱ST公司 )向美國維吉尼亞州東區地方法院(U.S. Virginia Eastern District Court)提起專利侵權訴訟(案號為1:2012cv01439),主張美國專利局對其近日所獲准專利權的專利權期間調整(Patent Term Adjustment ,PTA)計算有錯誤。

本案的原告ST公司註冊於美國加利福尼亞州,其總部位於加利福尼亞州費利蒙市內。在訴狀中,原告ST公司主張美國專利局為其近日獲准的8,205,232專利所計算出的61日專利權期間調整,是錯誤的。

所謂的專利權期間調整規定於美國專利法§154,其目的在於對專利權期間因官方審查所引起延誤進行補償,以避免專利權期間遭受不合理減損,確保專利權人在獲得專利權之後得以保有合理的專利權期間。

關於專利權期間調整計算的方式,依§154規定可分為(A)(B)(C)三種類型。其中的(A)類型,是針對官方的審查作業上延遲進行期間補償,所謂審查作業上延遲包括了:

  1. USPTO未能在申請日起14個月發出審查意見;
  2. USPTO未能在申復或答辯提交後4個月內做出回應;
  3. USPTO未能在專利上訴委員會或法院做出決定後4個月內做出相應動作;
  4. 未能在領證費及相關文件繳付後4個月內發出證書。

另外的(B)類型,則進一步規定了「專利申請不得懸宕超過3年」(no more than 3-year application pendency)的調整規範,其目的是確保專利獲准後享有的專利權期間能至少有17年(專利權期間的計算為申請日起20年)。其補償的規定,是以3年為基數計算超出部分,意即,若專利申請超過3年之後才獲准,則計算3年之後至專利獲准日之間的日數來做為補償。當然,這個超出日數還要扣除掉「因申請人自身所造成的延遲」,包括:

  1. 申請人提出RCE所耗費的時間;
  2. 申請人提出衝突程序所耗費的時間;
  3. USPTO因申請人額外要求作業所花費的時間。

而(C)類型則規定了USPTO在審查之外作業(衝突程序、秘密保持命令、訴願)上所造成延遲的補償。

前述(A)(B)與本案較有相關性,而最直接相關的,是(B)規定。

本案系爭8,205,232專利,申請日期為2004年4月19日,獲准日期為2012年6月19日,發明人有:Steven M Schein, Sean A O'Brien, Brian L Klosterman, Kenneth A Milnes。這件專利曾在2007年7月2日提出過接續審查請求(Request for Continued Examination,RCE),而原告ST公司認為USPTO忽略了RCE後期間的計算,因而僅僅計算出61日的調整。

原告ST公司主張,正確的計算方式應該是:

依據§154(B)規定,以3年為基礎,計算申請日(2004/04/19)至獲准日(2012/06/19)超出的日數(1888日);加上§154(A)中規定的審查作業延遲調整日數(425日);最後減去申請人本身的延遲日數(437日)。得出應該調整的專利期間日數(1876日)。

另外,原告ST公司提到了上§154(A)與上§154(B)計算上重複的問題(註1),ST公司主張,由於RCE的提出日期2007年7月2日已是在申請日三年之後,因此並無「重複計算的問題」。

目前本訴訟案已經進入審理,USPTO是否計算錯誤,維吉尼亞州東區地方法院應可給出明確的交代。(1152字;表1)

註1:在Wyeth v. Kappos, 591 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2010)一案中,美國聯邦上訴巡迴法院作出與USPTO不同見解的判決,其指出:參酌專利法的文義解釋只有在§154(b)(1)(A)和§154(b)(1)(B)所涉時段上有重疊的部分,始不重複計算。

表一、專利訴訟案件基本資料:

訴訟名稱 Starsight Telecast, Inc. v. Kappos
提告日期 2012年12月13日
原告 Starsight Telecast, Inc.
被告 Hon. David J. Kappos
案號 1:2012cv01439
訴訟法院 Virginia Eastern District Court
系爭專利 US8,205,232
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Source:科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/1/9


 
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