專利權期間計算爭議，ST公司控告美國專利局

2012年12月13日，Starsight Telecast, Inc. (以下簡稱ST公司 )向美國維吉尼亞州東區地方法院(U.S. Virginia Eastern District Court)提起專利侵權訴訟(案號為1:2012cv01439)，主張美國專利局對其近日所獲准專利權的專利權期間調整（Patent Term Adjustment ,PTA）計算有錯誤。

本案的原告ST公司註冊於美國加利福尼亞州，其總部位於加利福尼亞州費利蒙市內。在訴狀中，原告ST公司主張美國專利局為其近日獲准的8,205,232專利所計算出的61日專利權期間調整，是錯誤的。

所謂的專利權期間調整規定於美國專利法§154，其目的在於對專利權期間因官方審查所引起延誤進行補償，以避免專利權期間遭受不合理減損，確保專利權人在獲得專利權之後得以保有合理的專利權期間。

關於專利權期間調整計算的方式，依§154規定可分為(A)(B)(C)三種類型。其中的(A)類型，是針對官方的審查作業上延遲進行期間補償，所謂審查作業上延遲包括了：

1. USPTO未能在申請日起14個月發出審查意見；
2. USPTO未能在申復或答辯提交後4個月內做出回應；
3. USPTO未能在專利上訴委員會或法院做出決定後4個月內做出相應動作；
4. 未能在領證費及相關文件繳付後4個月內發出證書。

另外的(B)類型，則進一步規定了「專利申請不得懸宕超過3年」（no more than 3-year application pendency）的調整規範，其目的是確保專利獲准後享有的專利權期間能至少有17年（專利權期間的計算為申請日起20年）。其補償的規定，是以3年為基數計算超出部分，意即，若專利申請超過3年之後才獲准，則計算3年之後至專利獲准日之間的日數來做為補償。當然，這個超出日數還要扣除掉「因申請人自身所造成的延遲」，包括：

1. 申請人提出RCE所耗費的時間；
2. 申請人提出衝突程序所耗費的時間；
3. USPTO因申請人額外要求作業所花費的時間。

而（C）類型則規定了USPTO在審查之外作業（衝突程序、秘密保持命令、訴願）上所造成延遲的補償。

前述(A)(B)與本案較有相關性，而最直接相關的，是(B)規定。

本案系爭8,205,232專利，申請日期為2004年4月19日，獲准日期為2012年6月19日，發明人有：Steven M Schein, Sean A O'Brien, Brian L Klosterman, Kenneth A Milnes。這件專利曾在2007年7月2日提出過接續審查請求（Request for Continued Examination,RCE)，而原告ST公司認為USPTO忽略了RCE後期間的計算，因而僅僅計算出61日的調整。

原告ST公司主張，正確的計算方式應該是：

依據§154(B)規定，以3年為基礎，計算申請日（2004/04/19）至獲准日（2012/06/19）超出的日數（1888日）；加上§154(A)中規定的審查作業延遲調整日數（425日）；最後減去申請人本身的延遲日數（437日）。得出應該調整的專利期間日數（1876日）。

另外，原告ST公司提到了上§154(A)與上§154(B)計算上重複的問題（註1），ST公司主張，由於RCE的提出日期2007年7月2日已是在申請日三年之後，因此並無「重複計算的問題」。

目前本訴訟案已經進入審理，USPTO是否計算錯誤，維吉尼亞州東區地方法院應可給出明確的交代。(1152字；表1)

註1：在Wyeth v. Kappos, 591 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2010)一案中，美國聯邦上訴巡迴法院作出與USPTO不同見解的判決，其指出：參酌專利法的文義解釋只有在§154(b)(1)(A)和§154(b)(1)(B)所涉時段上有重疊的部分，始不重複計算。

表一、專利訴訟案件基本資料：

訴訟名稱	Starsight Telecast, Inc. v. Kappos
提告日期	2012年12月13日
原告	Starsight Telecast, Inc.
被告	Hon. David J. Kappos
案號	1:2012cv01439
訴訟法院	Virginia Eastern District Court
系爭專利	US8,205,232
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Source:科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2013/1/9