『蟑螂剋星』是否為『真實利益關係人』，而能單獨提起專利多方複審？

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科技產業資訊室 (iKnow) - Harry 發表於 2019年3月25日

圖、『蟑螂剋星』是否為『真實利益關係人』，而能單獨提起專利多方複審？

美國於2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法America Invents Act，簡稱AIA》後，專利審理暨訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 負責AIA新法新增的多方複審 (Inter Partes Review, IPR) 程序，藉此來強化對無效卻誤准專利的再次檢視審查程序．但另一方面，AIA修法也明文要求多方複審請願書中必需載明真實利益關係人(Real Party in Interest, RPI) [註解*1]。

真實利益關係人受到的限制

當PTAB作出多方複審決定時，相關真實利益關係人就受到禁反言 (estoppel) 限制 – 相關真實利益關係人將來進行法院訴訟程序、國際貿易委員會 (ITC) 程序或任何其他USPTO再審程序中，就不能再依據多方複審中已經主張或已知可主張的前案證據，來主張相關專利範圍無效[註解*2]。

另一方面，若專利侵權訴狀送達被告真實利益關係人超過1年後, 真實利益關係人才提出多方複審請求，則相關多方複審請求可能是無法立案的[註解*3]。

因此當PTAB在審理專利多方複審案時，常常會面臨專利權人主張 "請願人並非真實利益關係人，故多方複審案不應立案" 的非技術性抗辯論點。

誰是真實利益關係人

若干PTAB較早案例[註解*4]揭櫫：若要判斷多方複審的請願人名單是否有遺漏真實利益關係人，則PTAB會考慮的事實包含: 對已經列名多方複審請願人 (a) 是否有非當事方 "行使或可能行使參與訴訟程序的控制權” whether the non-party "exercised or could have exercised control over [petitioner’s] participation in a proceeding" 及 (b) 是否有非當事方 "正在資助或指導訴訟程序" whether the non-party "is funding or directing the proceeding"。但如此標準在2018年受到CAFC判決的否定。

RPX於2015年8月針對美國專利7,356,482和8,484,111號提出多方複審，而專利權人Applications in Internet Time (AIT) 稍後透過discovery程序，獲得證據顯示：RPX宣傳提出IPR質疑專利有效性是其提供給會員的服務項目之一，且會員Salesforce.com長期向RPX支付了高額會費，包括在提出多方複審前夕支付了相當數額的款項。但RPX方面主張：(1) 該項多方複審與RPX公司的聲譽利益有關，(2) RPX和客戶間沒有任何合約義務或隱含共識要提出該項多方複審，(3) RPX也沒有與客戶就該項多方複審相關的具體內容進行討論。因此佐證RPX保持對該項多方複審的各方面程序均具有完全控制權。USPTO PTAB採納RPX論點，同意該項多方複審立案進行審查，最終書面決定某些專利範圍為無效。

AIT不服PTAB上述決定而提出上訴，於2018年Applications in Internet Time, LLC (AIT) v. RPX Corp [註解*5]判決中，CAFC認為PTAB以控制權為標準的判斷準則過於狹隘，是一種 "過度限制的測試"。CAFC法院解釋，確定非當事方是否為RPI ”需採用靈活有彈性的方法，來兼顧衡平和實務操作的考量因素；尤其需確定非當事方是否明顯會從這個多方複審結果受益，且非當事方和請願人之間的既有關係"，最後CAFC撤銷了 ’482和 ’111兩項專利無效的PTAB決定。

蟑螂剋星Troll-Buster標榜清除劣質誤准專利，且保護會員免於親上火線

如本網站先前報導專利蟑螂新剋星Unified Patents：藉IPR手段打擊NPEs所述，Unified Patents是一間標榜協助產業來對抗專利蟑螂的智財服務公司，一般通稱為蟑螂剋星Troll-Buster服務業者．該類型公司招募特定技術領域的會員收取會費，(a) 於被動防守層面上，Unified Patents提供會員專利相關資訊服務，例如：數據分析、前案檢索、有效性和可專利性分析等；且會監控每一技術領域中的專利權人、專利拍賣、警告信、訴訟和多方複審等動態情報及提出風險警示；(b) 於積極攻擊作為上，Unified Patents會向USPTO PTAB提起IPR專利多方複審，積極清除特定領域中的劣質欠缺可專利性的誤准專利。

前段RPX也提供類似蟑螂剋星服務，只是RPX業務範圍較為廣泛，其中可能也涉及代表專利權人方業務，因此可能會對侵權被告方產生利害衝突狀況。

參考Unified Patents網頁FAQ，內容類似RPX於’482和 ’111專利多方複審案中的相關證詞，盡可能滿足PTAB設定的真實利益關係人要件：

Unified Patents不是一家代表其成員的律師事務所，Unified Patents與會員間並非律師-客戶關係，Unified Patents相關業務活動也不基於任何特定成員的利益。
Unified Patents在準備或提交多方複審程序請願前，Unified Patents不會與其付費會員討論相關準備信息，且相關技術領域會員事前也不會收到通知。
Unified Patents對於任何多方複審程序具有唯一和絕對自由裁量權，不受任何人控制。相關裁量權涵蓋：檢索前案證據，進行無效/可專利性分析，決定是否提交文件或提交哪些程序，準備請願或請求，與和解終止多方複審程序的權利。

CAFC 判決後，Unified Patents仍被視為真實利益關係人，可單獨提起專利多方複審

依據IPWATCHDOG網站報導，於2018 年11月Unified Patents v. Realtime Adaptive Streaming, LLC多方複審案中，儘管專利權人主張Unified Patents只是白手套，真正的真實利益關係人並未列名請願人，故PTAB應該拒絕該請願．但PTAB最後還是決定立案進行多方複審程序。

針對該案，一般咸信可能的真實利益關係人是Google, 因為Google是Unified Patents數位內容領域content zone的付費會員，且Realtime Adaptive Streaming已經在地院控告Google侵害該多方複審案目標的美國專利8,934,535號。

結語

針對美國專利法載明 "多方複審請願必需載明真實利益關係人" 的獨特要求，美國智權服務業界也因應發展出一套獨特的蟑螂剋星服務 – 為會員清除劣質誤准專利，且保護會員身分曝光，免於受到真實利益關係人諸多限制，也避免專利權人向多方複審請願者 (若會員廠商身分曝光) 提出報復性侵權訴訟。

如此會員長期支付會費，一則名義上是交換購買若干專利情報分析資訊，但本質上似乎是儲存將來代為提出多方複審的白手套基金；如此養兵千日用於一時，方可避免如上文所述AIT案中，Salesforce在提起多方複審程序前夕，才增加支付會費金額，而徒增破綻。

而蟑螂剋星業者，在多方複審過程中，不會收到會員任何審查意見或技術分析；因此蟑螂剋星業者公司內部要有足夠技術能力，能在不諮詢會員廠商研發人員情形下獨立作業完成前案比對和專利無效論點；另外也可能需要預先構思 “如何檢索到這幾篇特定專利，並且決定對這幾篇專利進行多方複審程序” 的相關說明。(2280字；圖1)

[參見註解]
[註解*1] 35 USC § 312(a).
[註解*2] 35 USC § 315(e).
[註解*3] 35 USC § 315(b).
[註解*4] Mobile Tech, Inc. v. Sennco Solutions, Inc., Case No. IPR2017-02199 (PTAB, Apr. 10, 2018) (McGraw, APJ); Puzhen Life USA, LLC v. Esip Series 2, LLC, Case No. IPR2017-02197 (PTAB, Apr. 11, 2018) (Kaiser, APJ).
[註解*5] Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp., No. 17-1698 (Fed. Cir. 2018)

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