圖、美國聯邦最高法院認定”境外組裝”侵權產品之單一組件並不構成侵權行為：Life Technologies
根據美國專利法第271條(f)款(1)項（35 § 271(f)(1)）說明「當事人向美國境外供應侵害美國專利產品之全部或相當部份組件（all or a substantial portion），則構成侵權行為，並須承擔侵權責任。」
2017年2月22日，美國聯邦最高法院發佈Life Technologies v. Promega Corp一案判決，其中認定當事人僅出口侵權產品之單一組件，並不構成271(f)(1)所述之侵權行為。本案判決，雖明確排除了僅出口單一組件之情形，然而並未說明要多少數量比例之組件，方可滿足271(f)(1)，亦未提供任何裁量標準，使得未來該法規如何認定，增添許多不確定性。
一、本案背景概述
2010年美國醫療生技公司Promega在美國威斯康辛西區聯邦地方法院控告同業LifeTech所生產販售之STR基因擴增測試套件，侵害其美國再發證專利RE37,984。前述STR套件共由5項組件構成，而LifeTech僅在美國境內生產製造其中1項組件（DNA聚合酶組件，Taq polymerase），出口到英國進行產品組裝後，再販售至世界各地，故實際上，LifeTech並未在美國境內生產前述測試套件。
一審陪審團原先裁定LifeTech惡意侵害984專利，LifeTech提出依法律判決聲請（JMOL），主張僅出口單一組件情形，並不構成271(f)(1)所述之侵權行為。地院最終同意LifeTech聲請，Promega提出上訴。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）二審結果，認為地院不當解釋271(f)(1)，不應將出口單一組件之情形，視為不符合271(f)(1)所述之「相當部份」。據此，CAFC推翻一審結果，認定LifeTech向美國境外供應聚合酶組件之情形，構成侵權。
LifeTech上訴最高法院，主張美國專利法之屬地原則，使其不適用於境外侵權行為。Promega則主張，應使用質性（qualitative）而非數量（quantitative）門檻，來作為271(f)(1)之認定標準，亦即不能單純以供應美國境外之組件數量來做為判定標準，而應檢視所出口組件是否屬於侵權產品之重要組成部分。最高法院同意受理本案，討論當事人僅向境外供應侵權產品單一組件之情形，是否構成271(f)(1)所述侵權行為？
二、最高法院判決概述
審理本案之全體大法官無異議認為，向境外供應侵權物品單一組件之情形，並不構成271(f)(1)所述侵權行為，要點如下：
1. 最高法院判決駁斥CAFC二審結論以及Promega上訴主張，亦即271(f)(1)「全部或相當部份組件」（all or a substantial portion）之認定，應採用「質性」而非「數量」門檻來認定，以反映所出口組件之實質重要性。對此，最高法院認為，應單純以出口組件之數量來判斷，理由在於271(f)(1)條文文字 "all or a substantial portion of the components" 帶有複數含意，意指多項組件之出口，方可構成「相當部份」，若非此解，則 "components" 一字將無實質意義，且在一般情形下，一項發明物品之所有組件皆是十分重要的，缺少任何一項組件，則該物品皆無法運作，故採用質性標準，將會導致法院、陪審團或甚至欲避免侵權之當事人難以判斷。
2. 35 § 271(f)(2)特別說明「所供應境外之單一組件，若為特別提供發明物品使用，且並非具有其他非侵權用途之主要物品或商業製品（staple articles for non-infringing uses），則構成271(f)(1)所述侵權行為」，是故賦予271(f)(1)額外解釋，將會不當限縮271(f)(2)。
3. 美國國會271(f)立法歷程可支持複數組件之結論，顯示該條文目的僅為了因應最高法院1972年Deepsouth Packing v. Laitram Corp（406 U. S. 518, 1972）案判決結果（說明在美國境外製造或使用侵權產品之情形不構成侵權），亦即彌補「侵權物品組件於美國境內製造、但出口至境外組裝」此一漏洞。
審理本案的Alito及Thomas兩位大法官附議指出，本案判決僅說明了出口一項組件是不夠的，但未說明究竟要多少數量，才符合271(f)(1)要求。
三、評析
最高法院判決要點，為當事人僅向美國境外供應多組件侵權產品之其中一項組件，並不會被視為271(f)(1)所述之侵權行為，對此，下級法院必須以出口組件數量，而非其重要性，來做為裁量標準。
然而，判決當中並未說明究竟要多少數量組件，才能夠滿足「相當部分」此一條文說明，出口侵權產品一半或一半數量以上之組件，是否即可滿足之？對此，最高法院亦未提供任何判定標準，故未來，271(f)(1)之認定，仍存在相當不確定性。因此，下級法院可能會依據個案情節而得出不同結論。對於供應組件至境外從事產品組裝之美國境內公司而言，仍不應完全排除出口單一產品組件所存在之侵權風險，應評估該組件是否符合271(f)(2)所述情形。(1425字；圖1)
參考資料
1. 最高法院本案判決文
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