歐盟及德國法院對於FRAND禁制令議題之解讀：Huawei v. ZTE與Sisvel v. Haier

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年8月22日

圖、歐盟及德國法院對於FRAND禁制令議題之解讀：Huawei v. ZTE與Sisvel v. Haier

一、歐盟法院Huawei v. ZTE案判決概述

歐洲聯盟法院（CJEU）於2015年7月16日發佈Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH（Case C-170/13）一案判決（judgment）[1]，針對持有標準必要專利（SEPs）專利權人就相關專利要求法院核發侵權產品禁制令之行為是否構成濫用市場優勢地位行為（abuse of market dominance）並違反EU競爭法律規定之問題提供指引。CJEU判決回應了德國杜塞道夫地方法院之五項問題，採納比利時籍佐審官Melchior Wathelet於2014年11月20日所提出之意見，說明當SEP專利權人擁有市場優勢地位，且向標準組織承諾將提供F/RAND授權給任何標準實施對象時，則必須遵循多項規定，以避免向法院要求核發禁制令之行為，否則違反歐洲聯盟運作條約第102條（Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）濫用市場優勢地位之行為。前述規定如下：

（一）SEPs專利權人必須事先知會可能侵權人其侵權情事；
（二）SEPs專利權人必須事先提供一書面F/RAND授權要約，並詳述其權利金條件及計算方式。

可能侵權人方面，亦須遵守多項規定，以合理主張SEPs專利權人要求核發禁制令行為構成違反TFEU第102條規定：

（一）可能侵權人必須明確表達其進行協商以獲得授權之意願；
（二）可能侵權人必須基於良善立場，積極且即刻回應SEPs專利權人之授權要約而不得拖延；
（三）倘若可能侵權人不同意SEPs專利權人所提出之授權要約條件，則必須立即提出書面回應；
（四）倘若雙方授權協商無法達成共識，則可能侵權人必須就其過去侵權行為提出適當擔保，以及提交營收帳目等侵權賠償計算相關證據。

歐盟法院判決允許可能侵權人可於任何時間點，就SEPs有效性、標準必要性及侵權認定等提出異議，雙方亦可共同協議將合理權利金等授權條件爭議提交第三方進行仲裁。

歐盟法院就本案之判決內容，依據德國最高法院橘皮書標準之保障SEPs專利權人立場，以及歐盟執委會三星及摩托羅拉反壟斷調查之保障標準實施人立場，兩者之間採取一折衷路線，以確保同時兼顧SEPs專利權人及標準實施人權益。

CJEU判決雖強調SEPs專利權人獲得禁制令救濟之權利不應被剝奪，然而在該SEPs專利權人具有市場支配力量且曾經提出F/RAND授權承諾之特殊情勢下，若可能侵權人合法期待將獲得F/RAND授權時，該項權利應受到限制；同時，歐盟法院亦特別要求，可能侵權人必須遵循所述多項規定，來回應並進行授權協商談判，以免於禁制令核發威脅。

二、德國法院就F/RAND SEPs禁制令議題之解讀：Sisvel v. Haier

2015年11月3日，杜塞道夫地方法院依據歐盟法院華為案判決結果，就義大利專利授權公司Sisvel控告中國海爾集團(Haier)德國分公司通訊產品侵害其GPRS及 UMTS無線網路專利組合之訴訟中，對海爾做出禁售、召回及銷毀侵權產品之判決。海爾公司提出F/RAND抗辯，主張Sisvel授權要約不符合F/RAND原則，所要求權利金過高，故拒絕該方授權要約並提出對案。對此地院認定，海爾並未在提出對案後之合理期限內（拒絕專利權人要約時起一個月內），依據歐盟法院華為案判決見解，向Sisvel支付保證金，以擔保授權協商期間使用Sisvel標準專利之費用。由於，海爾公司並未履行前述程序，故無須考慮Sisvel授權要約不符合FRAND原則之抗辯。因此，海爾不服而提出上訴。

2016年1月13日，杜塞道夫高等法院做出了中止執行地院判決之裁定[2]。該上訴裁決初步提供了對2015年歐盟法院華為一案判決之解讀及實踐原則。杜塞道夫高等法院認為，要求侵權被告履行歐盟法院判決要件所述義務之前提條件是：專利權人必須先履行其義務，即必須先具體說明對造從事侵權行為之根據及方法，並向該方提出符合F/RAND原則之授權要約及權利金比率，並說明其計算方式以及符合F/RAND原則之具體理由。在SEPs專利權人之前述義務獲得履行後，方可繼續認定侵權被告是否積極回應了SEPs專利權人之要約。前述見解，往後為卡爾斯魯爾高等法院於2016年5月31日上訴判決中再次重申[3]，並以曼海姆地方法院判決僅確認SEPs專利權人授權要約並未違反F/RAND原則為由，因此中止該院所核發禁制令之執行。

Sisvel一案結果顯示，德國地方法院就CJEU判決見解之解讀及裁決，慕尼黑、杜塞道夫、曼海姆等地方法院多數案件結果多傾向專利權人，相關原因較無涉SEPs專利權人是否確實履行其事先提供F/RAND授權要約之義務，而是侵權被告往往無法滿足CJEU所述之規定，並為一具獲得授權意願當事人（willing licensee），故在TFEU 102條抗辯主張方面，侵權被告往往以失敗收場。然而，在德國上級法院方面，處理F/RAND SEPs禁制令議題之情況則較為持平。德國杜塞道夫高等法院於2016年1月16日Sisvel v. Haier一案判決中，以地院並未就SEPs專利權人原告是否屢行事先提供書面授權要約義務之問題做出裁示為由，暫停執行杜塞道夫地方法院所核發之禁制令，並說明侵權被告是否透過提出F/RAND授權對案來積極且即刻地回應SEP專利權人授權要約，該義務之觸發及履行，應以SEPs專利權人是否已屢行其F/RAND義務為前提。

三、評析

德國杜塞道夫高等法院Sisvel上訴判決說明，SEPs專利權人必須先履行歐盟法院華為案判決中所述之義務，包含先提出F/RAND授權要約，並透過出示可供比較之授權個案等方式，來解釋其權利金比率之計算方式以及為何符合F/RAND原則。在確認SEPs專利權人已屢行其義務後，地院方可判斷侵權被告是否屢行其義務。此見解等同將F/RAND抗辯之初步舉證責任移轉給SEPs專利權人。除此之外，該案判決亦顯示，F/RAND抗辯亦為德國高等法院使用在判斷是否同意執行合理權利金賠償、產品召回銷毀等，並不屬於禁售令之SEPs侵權救濟。(2885字；圖1)

參考資料
[1] Judgment of the court (fifth chamber) - Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Case C-170/13), July 16, 2015: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=43050 (last visited: Aug. 6, 2015).
[2] Oberlandesgericht Düsseldorf, I-15 U 65/15 https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_15_U_65_15_Beschluss_20160113.html
[3] OLG Karlsruhe Beschluß vom 31.5.2016, 6 U 55/16
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20808

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