美國會推出新法案遏止專利訴訟挑選法院風氣

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科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮發表於 2016年4月8日

自2013年以來，美國聯邦參眾兩院積極推出專利改革議題法案，其中具代表性之法案，為聯邦眾議院H.R. 3309創新法案，以及參議院S. 1137專利改革法案，然而此些法案最終皆由於各界無法達成共識而陷入僵局。

圖一、美國會推出新法案遏止專利訴訟挑選法院風氣

主因在於諸如訴訟費用轉移、訴訟資訊透明化或提高起訴門檻等措施，雖其用意在遏止專利流氓濫訴行為，然亦對正當專利權人權益構成顯著負面影響。前述氛圍下，亞利桑納、科羅拉多及猶他州三位共和黨參議員於2016年3月17日再次提出了「2016年維護審判地公平性及消除案件分佈不均情形法案」（S. 2733，Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act of 2016）[1]。S.2733法案避開較激進之改革舉措，僅主張修改美國法典第1400條第28項條文（28 U.S.C. § 1400），以解決專利流氓長期偏好在德州東區聯邦地院發起侵權訴訟、以及全美專利案件高度集中於該法院之情形。

一、法案簡介
數年來，德州東區法院專利訴訟案件數量持續高居全美法院之冠，主因在於其法官及陪審團成員立場較傾向支持專利權人，原告勝訴機率相對較高且案件審理時間亦較迅速，故頗受專利權人青睞。2015年，德州東區地院所受理之專利訴訟案件數量高達2,540件，占全美專利案件總數約43.6%[2]。

28 U.S.C. § 1400(b)條文說明，專利侵權訴訟之適當審判地，為侵權人居住地區或其侵權行為及營業據點所在地區（Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business）。對此，聯邦巡迴上訴法院解釋為應採用28 U.S.C. § 1391(c)條文中之對人管轄權規定（personal jurisdiction），亦即若一地區法院對於被告擁有對人管轄權，或者該地區為原告主要營業據點，則該地為適當審判地（…if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business）。前述認定方法，既允許專利權人藉由設置公司據點來選擇與侵權事由並無實質關聯之管轄地法院，且倘若侵權產品販售於全美境內，則侵權行為發生所在地要件，亦允許專利權人亦選擇任何地區法院。此一寬鬆標準，導致所謂「挑選法院」（forum shopping）之普遍現象，以及德州東區地院等對專利權人友善之法院成為侵權訴訟熱門地點之情形。

對此，S. 2733法案欲修改前述條文，以明文排除適用28 U.S.C. § 1391(c)，避免造成不當擴大解釋28 U.S.C. § 1400(b)。S. 2733法案要求專利侵權訴訟及有效性議題確認之訴，原告當事人僅能於符合下述條件之一地區之法院：

（一）為被告公司註冊地或主要營業據點；
（二）為侵權行為發生地且存在被告侵權活動相關實體施設（physical facility）；
（三）獲得被告方面同意作為審判地；
（四）為系爭專利發明人從事該專利研發活動之所在地；
（五）為一方從事系爭專利開發應用活動（例如生產製造受專利保障產品）相關實體施設之所在地。
另一方面，S.2733法案亦特別說明，公司遠端工作人員之所在工作場所，並不構成前述之實體施設。

二、評析
S.2733法案要求專利權人所選擇之審判地，必須存在系爭專利侵權活動、系爭專利研發或相關開發應用活動之實體施設，其主要目標，顯然針對不存在專利研發或應用生產活動、僅於德州東區設立辦公據點以供訴訟需要之專利流氓。本法案之直接影響，固然在於改善專利侵權訴訟案件高度集中於特定法院（如德州東區或德拉瓦州聯邦地院等）之情形，然僅能迫使專利流氓必須在多地區法院發起訴訟，或選擇其他較不友善之法院，故是否有效阻卻濫訴活動，仍有待觀察。

相較過去其他改革法案，S.2733法案因改革幅度較有限，故未來獲得通過機會不小，亦可能使創新法案等此些全面改革法案之需要性進一步降低。(1198字；圖1)

三、參考資料

[1] S.2733 - Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act of 2016
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2733
[2] Lex Machina 2015 End-of-Year Trends - Patent Litigation:
https://lexmachina.com/lex-machina-2015-end-of-year-trends/

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