IPR專利複審申請人須就先前技術文獻結合情形舉證：CareCloud遭PTAB駁回

設立於美國佛羅里達州的醫療雲端服務平台公司CareCloud，於2014年6月2日向美國專利商標局（USPTO）提出涵蓋商業方法專利複審申請（參見下表一），依據美國專利法第103條可專利性要件規定，針對同業競爭對手之美國醫療雲端服務公司AthenaHealth持有之美國7,617,116號專利（簡稱’116專利）已有多項先前技術文獻，因此主張該專利不具非顯而易知性而無效。

圖一、IPR專利複審申請人須就先前技術文獻結合情形進行舉證：CareCloud遭PTAB駁回


’116專利名稱為「一醫療執業管理和計費自動化系統」（a medical practice management and billing automation system），旨在減少保險公司支付醫療行為健康保險索賠之計算錯誤情形。雖然，CareCloud於複審申請文件中提交了一對照表，其中列出揭露各系爭請求項限制要件之多項不同先前技術文獻，來主張系爭專利不具非顯而易知性，但是並未說明此些先前技術文獻乃透過何種結合或修改方式來揭露專利發明。

美國專利商標局專利審判暨上訴委員會（PTAB）於2015年11月18日發佈本案最終複審結果，裁定申請人CareCloud未能充分證明相關技術領域具通常習知技藝人士可自行結合或修改所列舉之先前技術文獻而駁回。PTAB說明，專利複審申請人必須就其專利無效主張，提出一具通常習知技藝者將如何自行參考、結合並修改所列舉多項先前技術文獻來揭露專利請求項要件之分析說明。

然而CareCloud未能提供此一分析說明； CareCloud雖出示多項先前技術文獻，來主張系爭請求項要件受揭露情形，然而其中並未就此些先前技術文獻之相互關聯性提出任何說明。對此，IPR申請人應當負有舉證責任，來主動說明具通常習知技藝者能夠及如何自行結合並修改此些彼此迥異之先前技術文獻，以揭露系爭專利發明。

依據前述，PTAB認定CareCloud未能適當舉證具通常習知技藝者可自行結合性質迥異之不同技術文獻，來揭露系爭請求項所有要件，故其單純將不同技術文獻教示予以拼湊結合之做法，並不足以證明特定專利請求項受揭露。

CareCloud試圖補正前述缺失，然該方回應中所提出之新論點，仍未能充分解釋具通常習知技藝者為何能夠自行結合所列舉之先前技術文獻來揭露系爭請求項要件，且該論點亦非原先複審申請階段所提出之無效主張事由，故為PTAB以違反申請人不得於複審期間再提出專利無效新事證之規則為由，駁回其主張。

總結前述，PTAB以CareCloud未能證明具通常習知技藝者可自行結合及修改所列舉先前技術文獻並進而揭露專利發明為由，裁定其未能就其專利無效主張來滿足相關舉證責任。

本案之啟示

本案結果顯示，欲透過請求項受先前技術文獻揭露來主張專利無效，若僅出示揭露不同請求項要件之多項先前技術文獻，而未附帶說明此些先前技術文獻可否及如何為具通常習知技藝者所自行結合及修改等，所以無法滿足舉證責任。同時，進行事後補救，亦存在違反不得於複審期間提出新事證規定之風險，並導致挑戰專利失敗，故專利複審申請人若欲舉出多項先前技術文獻，來證明所挑戰專利請求項之所有要件受揭露而顯而易知，則應於提出專利複審申請前，事先確認能夠舉證證明，相關技術領域具通常習知技藝人士能夠自發性結合其所列舉之先前技術文獻及做出修改，並進而揭露專利發明。(1318字；表1)

表一、專利複審案件基本資料

1. CareCloud Corp. v. AthenaHealth, Inc., Case CBM 2014-00143, PTAB Final Written Decision。網址：http://www.law360.com/ptab_documents/564d476000766061c8000001

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