美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務分析

前言

在知識經濟時代中，與智慧財產權法令及維權措施有關的知識乃是每一個企業在商場競爭中所不可或缺的競爭利器。對於行銷全球的跨國企業而言，對於其產品所在外國市場之相關法令制度均應有所掌握。由於美國長久以來皆為我國企業及廠商之重要市場，其相關智財法令亦顯得特別重要。

近年來，跨國企業間以專利侵權爭議或訴訟作為競爭手段的案例屢見不鮮。伴隨專利爭議或訴訟而來之龐大損害賠償金、產品禁制令、乃至於和解之權利金，非但提高了廠商經營的風險與成本，更有可能迫使被控侵權廠商完全退出相關市場。鑑此，對於可能之專利權爭議或訴訟，應謹慎處理而不可掉以輕心。具體言之，當您收到要求繳交專利授權金之通知函或專利侵權之警告信時，您是否知道如何即時且正確地回應？唯有平時便充分累積相關專利知識並建立起因應對策，當專利爭議發生時，方可收未雨綢繆之效。

美國專利法於2012年修正後，原先行之有年的“多方再審查程序(Inter Partes Reexamination)”已不復存在。取而代之的是具有相當程度“訴訟性質”之核准後複審(Post-Grant Review，PGR)及多方複審程序(Inter Partes Review，IPR)。目前美國專利實務界仍在持續觀察多方複審程序之具體影響，本文將分析比較相關程序並從現行實務角度提出相關具體建議。

I. 對於現行有效專利之挑戰

根據實務統計，在所有美國的專利爭議案件中，只有大約低於百分之三的案件是真正透過訴訟程序來解決紛爭。換言之，絕大多數的專利爭議案件都是在法庭外解決。通常專利權人與被控侵權人的最主要爭議在於侵權與否。在進行侵權與否之分析前，則須先界定專利權所涵蓋之範圍。在決定專利權所涵蓋之範圍後，即可判斷被控侵權產品是否落入該專利權所涵蓋之範圍中。實務上，即便被控侵權人的產品落入的現行專利權的涵蓋範圍中，被控侵權人常會提出專利權涵蓋範圍過廣或甚至專利權無效等抗辯。本文所討論之PGR及IPR程序即是用於挑戰現行專利權之有效性的程序。此類程序需向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，USPTO)提出而非聯邦地方法院。被控侵權人在決定是否提出實際行動挑戰專利有效性時，應將相關商業因素列入考量。例如，限縮專利權的範圍或專利無效是否符合成本效益或被控侵權人之最大商業利益。

(A) 在美國專利法修正前---單方再審查及多方再審查程序

美國歐巴馬總統於2011年9月16日簽署了號稱是自1952年以來最重大的專利法改革法案[註1] ---美國發明法(Leahy-Smith America Invents Act，AIA)。在美國發明法之前 [註2]，被控侵權人有兩種方式可以挑戰美國專利的有效性---單方再審查(Ex Parte Reexamination)以及多方再審查(Inter Partes Reexamination)程序。簡言之，於美國發明法之前的單方再審查程序中，任何人(包含專利權人)均可向美國專利商標局提出“與專利性有關之實質新問題(a substantial new question of patentability)”以挑戰特定專利之有效性。
單方再審查與多方再審查程序的主要差異在於，在單方再審查程序中，該訴願提起人不會參與後續相關程序且無需揭露其是否為真正利害關係人(the real party in interest)。舉例言之，假設甲公司收到了對於美國專利A的侵權警告信，甲公司可透過其控股之子公司乙向USPTO提出單方再審查之請求而無需揭露甲乙公司間的關係。相反地，在多方再審查程序中，挑戰專利有效性的訴願人(不包含專利權人)則會有表達意見的機會(例如，對於專利權人的答辯發表意見供USPTO參考)，且該訴願提起人應揭露其是否為真正利害關係人。此種制度上的差異亦直接反應於此兩種程序之名稱。對此兩種程序之詳細比較請參閱下表一。

表一 美國發明法之前的再審查程序

(B) 美國專利法修正後---新增具有訴訟性質之核准後複審(PGR)及多方複審程序(IPR)，原有單方再審查程序仍然適用

美國發明法新增了核准後複審(Post-Grant Review，PGR)及多方複審(Inter Partes Review，IPR) 程序。PGR及IPR程序於2012年9月16日起生效，原本之多方再審查程序於同日廢止，而原本的單方再審查程序則仍持續適用。基本上，PGR及IPR程序具有某種程度上的相似性，其適用上的差別基本上在於可提起之時間。PGR程序係於在專利核准(grant)或重新公告(re-issue)之後9個月內提起，而IPR程序係於無法提出PGR程序後(例如，專利核准9個月後)所提起。

審理PGR及IPR程序的工作將由行政法官(administrative judges)所組成之專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board，PTAB)來負責。亦即，PGR及IPR程序提供了具有”訴訟性質”之程序。例如，PGR及IPR程序提供了審訊程序(trial)以及證據發現(discovery)等具有訴訟性質的程序。應注意的是，PGR及IPR程序之證據發現程序相較於聯邦地方法院之證據發現程序而言，仍具有相當的限制（詳如後述）。基本上，在PGR及IPR程序中導入證據發現程序應有利於協助當事人發現真相，從而提供當事人於訴訟外之爭端解決的另一可能機制。

首先，PGR程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)後之9個月內挑戰現有專利權之有效性。相對地，IPR程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)之9個月後(或PGR程序終結後)挑戰現有專利權之有效性。須注意的是，若IPR程序之提起人為相關專利訴訟之被控侵權人，該IPR程序必須於該專利侵權訴訟之起訴狀合法送達1年之內提起此IPR程序[註3]。此制度之設計在於避免專利訴訟之被控侵權人利用IPR程序拖延相關訴訟程序。此外，PGR及IPR程序之訴願人必須揭露真正之利害關係人。若提出時已經有相關之專利有效性訴訟進行中，則恐無法提起此程序。然此無法提出相關PGR及IPR程序之限制不包含被控專利侵權人所提起之專利有效性反訴(counterclaim)。

在訴願申請人提起之PGR或IPR程序後，PTAB會給予專利權人針對訴願申請人之論點表達意見之機會。一般而言，專利權人會有3個月的時間準備遞交初步回應(preliminary response)予PTAB參考。專利權人亦可選擇不遞交此初步回應。理論上，若是專利權人有能力在3個月內完成初步回應的話，似乎不應該放棄此意見表達的機會。然而，在短短的3個月內準備適當的初步回應其實並非易事。例如，專利權人必須對於所有與該專利相關的所有事項(例如，正在進行中的相關訴訟或授權談判等等)有通盤的瞭解及掌握，以避免提出不當的論述而對後續或相關案件造成不利之影響。

PTAB會在收到專利權人之初步回應後(或給定之3個月回應期間到期後)的3個月內，作出是否立案的判斷。PTAB判斷PGR程序是否立案的標準為“有可能至少一個申請專利範圍無效 (more likely than not that at least one claim is unpatentable)”或是“對於其他專利或專利申請案而言係重要之新的法律問題 (a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications)”。不同於PGR程序，PTAB判斷IPR程序是否立案的標準則為“訴願提起人具有合理之可能性成功地挑戰至少一個申請專利範圍之專利性 (reasonable likelihood that petitioner would prevail with respect to at least one claim)”。根據立法理由，對於PGR程序的立案審查標準較IPR程序之審查標準來的嚴格。其立意應在於避免在專利核准初期內對於PGR程序之濫用。在做出立案決定的同時，PTAB會發布相關時程命令(scheduling order)以於12個月內結案並作出終局書面決定(若有適當理由，則可延展多至6個月)。對於PTAB是否立案進行PGR或IPR程序之決定是不可上訴的。然而，當事人可請求PTAB重新舉行聽證會再次審議相關案件。

待PGR或IPR程序立案後，證據發現程序則依照前述時程命令開始進行。在PGR或IPR之證據發現程序中，訴願提起人及專利權人均可呈送相關證據及參加聽證會。證據發現之範圍限於“直接關於當事人提出之事實(directly related to factual assertions advanced by either party)”。然所提出證據必須與新穎性(novelty)及進步性(obviousness)有關，且僅限於印刷之公開刊物或專利(printed publications and patents)或專利權人對專利範圍之解讀。舉例言之，當事人可提出專家報告(expert opinion)或證人之宣示書以支持其論點。在提出相關證據時，當事人應具體指出該證據與特定申請專利範圍(claim)之關聯性，並詳細說明其關於該申請專利範圍應限縮、無效或維持有效之主張。當事人所提出之證據需以動議(motion)方式提出於PTAB。準備相關證據之費用由舉證當事人負擔。

此外，根據USPTO之審判實務準則[註4]，在證據發現程序中，專利權人負有提供“不一致資訊”的義務(duty to disclose inconsistent information)。意即，專利權人必須提供所有與本身立場(亦即，現行專利範圍係有效而無需限縮)不一致的資訊。例如，與該專利相關之引證文件(cited references)、於其他國家之專利申請案的申請專利範圍之修正、發明人所公開之相關技術文件、或其他可被用於挑戰專利性的文件。若專利權人未依規定提出不一致資訊，則其可能遭受到PTAB之處罰(sanction)或甚至得到對該專利權人不利之處分。值得注意的是，此處所要求提供資訊的標準較USPTO於專利審查時所要求申請人主動揭露“重要”資訊(duty to disclose information material to patentability) [註5]之標準更為嚴格。無論該資訊是否“重要”，只要與專利權人之立場“不一致”，則專利權人就有義務提供該資訊。

在PGR或IPR程序進行中，專利權人有機會透過提出動議的方式修正其專利之申請專利範圍。一般而言，專利權人可刪除特定申請專利範圍並提供合理數目的替代申請專利範圍。而訴願申請人可以對該專利範圍修正提出意見或反對。通常雙方當事人皆有3個月的時間準備相關書狀，然實際情況仍以PTAB所發布之時程命令為主。在PGR或IPR程序進行中，雙方當事人均可要求舉行聽證會以進行言詞辯論。

不同於美國發明法AIA之前的單方再審查及多方再審查程序，雙方當事人可選擇以和解方式結束PGR或IPR程序。對所有未被撤回或駁回之PGR或IPR程序，PTAB會針對每一個被挑戰的申請專利範圍(及新增之申請專利範圍)之專利性做出書面決定。值得一提的是，在PGR或IPR程序中，PTAB對於專利有效性的舉證責任標準為“優勢證據(a preponderance of the evidence)”標準。意即，只要當事人對於專利有效性的主張所提供的證據，足以讓承審法官形成認為有大於50%的機率該當事人之主張成立的心證，則承審法官即可判決該當事人勝訴。而在聯邦地方法院中，對於挑戰專利有效性的舉證責任標準則是較高的“清楚且具有說服力的證據(clear and convincing evidence)”。因此，若單純就舉證責任的角度而言，被控專利侵權人有較高的機會在PGR或IPR程序中成功挑戰專利有效性。

PTAB之書面決定對於後續相關程序具有禁反言之效力(collateral estoppel or issue preclusion)。意即，訴願提起人及其關係人(privity)在相關之USPTO程序、地方法院民事訴訟、美國國際貿易委員會(USITC)程序中，無法根據於該書面決定中審查過之理由(或可提出而未提出之理由)再度挑戰專利有效性。若對於該書面決定結果不服，訴願提起人及專利權人均可上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC)。關於PGR或IPR程序之詳細比較，請參閱下表二。

表二 PGR及IPR程序之比較

II. 他山之石 可以攻錯--案例研析

自PGR或IPR程序自2012年9月16日起開始實施迄今，尚未有具有代表性之最終決定案例出現。因此，目前美國專利實務界仍在持續觀察PGR及IPR程序對專利爭端解決之具體影響。然而，在近期被PTAB拒絕立案的IPR訴願案中，似可作為訴願提起人及專利權人程序攻防上之參考。

(A) Synopsys v. Mentory Graphics Corp.
IPR2012-00041 (PTAB Feb. 22, 2013).

在本案中，訴願提起人並未遞交其對於申請專利範圍之解讀(claim construction)，而僅聲稱此些專利項應根據其平常意思(ordinary and customary meaning)來解釋。PTAB自行解讀申請專利範圍並駁回訴願提起人之IPR立案申請，理由是訴願提起人並未明確地解釋並指出申請專利範圍中之元件如何與引證文件相關聯。
鑑此，筆者建議訴願提起人應適當地解讀申請專利範圍，並充分說明其與引證案件之間的相關聯性，以提高獲准IPR立案之機會。

(B) Denso Corp  v. Beacon Navigation
IPR2013-00027 (PTAB April 2, 2013).

在本案中，訴願提起人提出許多對於系爭專利關於新穎性及進步性的挑戰。然而，專利權人於初步回應(preliminary response)中提供了充分的回應並以圖表方式呈現訴願提起人論述之不足之處。PTAB接受了專利權人之論點並駁回訴願提起人之IPR立案申請。
因此，筆者建議專利權人不要放棄初步回應的機會，且應儘可能的以清楚的方式表達為何訴願提起人不具有合理之可能性可成功地挑戰至少一個申請專利範圍之專利性。

(C) Wowza Media v. Adobe Systems
IPR2013-00054 (PTAB April 8, 2013).

在本案中，PTAB駁回IPR立案申請，因為訴願提起人未提供充分證據以支持其論述。PTAB以列舉方式說明其書狀不足之處，包含 (1) 對於申請專利範圍之解讀未有適當支持；(2)對於申請專利範圍之解讀圖表缺乏閱讀指引；(3) 依賴篇幅過長的宣示書而未有其他證據支持；(4) 過度依賴普通常識(common sense)挑戰顯而易見性；(5) 未清楚指出在申請專利範圍中所欲挑戰的元件。
鑑此，筆者建議撰寫相關書狀時應掌握重點，以充分突顯己方最有利的論點，並以元件為單位(element by element)，詳細說明引證案與欲挑戰申請專利範圍之關聯性。

(D) Monsanto v. Pioneer Hi-Bred Int.
IPR 2013-00022, IPR 2013-00023 (PTAB April 11, 2013).

在本案中，PTAB駁回IPR立案申請，因訴願提起人僅依賴專家意見(expert declaration)來挑戰專利性而未有其他充分的引證文件。雖然專家意見可扮演重要的角色，但建議在使用專家意見時，仍應準備其他可支持之證據，而不要單純依賴專家意見。

III.結論與建議

簡言之，PGR或IPR程序提供了專利爭議的當事人除了直接於聯邦地方法院或美國國際貿易委員會程序外之具有訴訟性質之爭端解決方式。

對於被控專利侵權者而言，PGR或IPR程序提供了較為經濟的選擇。再者，若單純就舉證責任的角度觀之，在PGR或IPR程序中挑戰專利有效性似乎較為容易。然需注意的是，IPR程序必須於專利侵權起訴狀合法送達後之一年內提出。

對於專利權人而言，在PGR或IPR程序中所提供的初步回應中，若能有效的指出訴願提起人之論述不足之處，則可以成功的避免阻止PGR或IPR立案。如此則可大幅度減少後續因證據發現程序所可能產生的費用。然需注意的是，初步回應的時間通常僅有3個月，故建議專利權人平時即應對相關專利案件情況有所掌握並與外部律師保持良好聯繫，以期能在短時間內準備有效的初步回應，而不應放棄回應之機會。(8000字；表2)

相關網站：Patent Trial and Appeal Board(PTAB) at http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/index.jsp

參考資料：
[註1] 美國1952年之專利改革法案 (U.S. Patent Act of 1952) 引入了專利要件之非顯而易見性(35 U.S.C. §103) 以及幫助侵權的概念 (35 U.S.C. §271) 於專利法中。
[註2] 美國發明法對於法條之生效日有詳細的規定。關於再審查相關法條之生效日為2012年9月16日。請參閱：http://www.uspto.gov/aia_implementation/bpai.jsp。
[註3] 理論上PGR程序無此限制，因為該程序必須在專利核准後９個月內進行，且專利訴訟必須要等專利核准後方可提出。
[註4] 美國USPTO之實務準則，請參閱：http://www.uspto.gov/aia_implementation/trial_practice_guide_48756.pdf。並參閱 37 CFR § 42.51(b)(1)(iii)：http://cfr.regstoday.com/37CFR42.aspx#37_CFR_42p51。
[註5] “重要(material)”與否乃係現行專利審查程序中，對於專利申請人及其代理人對於相關資訊揭露的標準。請參閱37 CFR § 1.56(b)：http://cfr.regstoday.com/37cfr1.aspx#37_CFR_1p56。

作者為美國華盛頓州及加州執業律師，目前任職於美國Perkins Coie LLP事務所。
作者詳細資料請參閱：http://www.perkinscoie.com/yhsu/