OpenAI申請GPT系列商標註冊鎩羽而歸
科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿 發表於 2024年6月6日
圖、OpenAI申請GPT系列商標註冊鎩羽而歸
OpenAI之品牌保衛戰
商標是一種具有識別性的標誌，能讓消費者認識指示其所代表的特定商品或服務，從而得以辨別其來源和特性以與他人區隔，是企業持續發展最有力的商業工具。OpenAI之ChatGPT模型，是目前AI領域中最知名的機器人對話品牌，其系列GPT已是大型語言模型(LLM)全球趨勢的指標[1]。
OpenAI之GPT系列第一代模型早於2018年6月即推出，一直默默鴨子划水，到四年後之2022年11月底ChatGPT(GPT-3.5)問世，才成功席捲全球目光開啟生成式AI的新紀元。但等到ChatGPT暴紅後，OpenAI為保護品牌才就「GPT」、「CHATGPT」一起申請註冊美國商標，以防止他人使用類似標誌時，卻踢到大鐵板。
OpenAI登記註冊GPT、CHATGPT
圖1、OpenAI登記註冊GPT、CHATGPT
商標登記主要類別(Primary Class)為第9類和第42類(Nice Classification)：註冊涵蓋可下載電腦程式和可下載使用語言模型的電腦軟體的類別；用於人工生成人類語音和文字的可下載電腦程式和可下載電腦軟體；用於自然語言處理、生成、理解和分析的可下載電腦程式和可下載電腦軟體；可下載的電腦程式和可下載的電腦。
商標申請准駁之判斷與商標強度
在談OpenAI登記商標申請前，應先了解一下美國商標申請中，各種標誌強度的判斷原則。基本上，無論是文字、圖案或標誌必須具有識別性或獨特性，才能註冊商標，而識別性可將其所使用之標章與他人商品或服務區分。從最獨特(most distinctive)到最不獨特(least distinctive)的這些類別依序是：
1. 奇特性（或稱獨創性、幻想性）商標(Fanciful Marks)
專門為了作為商標之目的而創造的標誌，而其除作為商標外沒有其他固有含義，這種標誌也稱為創造標誌(coined marks)或發明標誌(invented marks)。因此被認為是最強的標誌類型。這類奇特性標誌的例子有：ROLEX、GOOGLE、PEPSI、KODAK、AUDI、IKEA和WAIMART。
2. 任意性商標(Arbitrary Marks)
任意性標誌使用具有與所銷售的商品或服務無關之一般意義(common meaning)的標誌，例如實際存在且可在字典中找到的單字，此類標誌得用於與該詞含義完全無關的產品。任意性標誌的例子包括：APPLE（用於電腦）、AMAZON（用於零售服務）、CANON（用於相機）、CAMEL（用於香菸）、ADOBE（用於軟體）和LOTUS（用於汽車）。
3. 暗示性商標(Suggestive Marks)
指暗示商品或服務之性質、特徵或其屬性的標誌，但實際上並未直接描述產品或服務；其具有內在的銷售吸引力，並且比杜撰或任意性的標誌較不需要教育公眾。一般來說，暗示性標記可獲得有意義但不太廣泛的保護。儘管暗示性標誌不如奇特性或任意性標誌那麼具有強度，但由於已將其標誌與顧客心中的產品聯繫在一起，此種標誌甚為常見。
以下標誌可視為暗示性標誌：
MICROSOFT（微電腦microcomputers + 軟體software之暗示）
JAGUAR（汽車速度像動物一樣快之暗示）
NETFLIX（網路上串流媒體服務之暗示）
AIRBUS（空中旅行或飛機上之暗示）
PHOTOSHOP（相片或影像處理軟體之暗示）
NETSCAPE（能穿越網路之「景觀landscape」軟體之暗示）
4. 描述性商標(Descriptive Marks)
以上奇特性、任意性或暗示性標誌，一般被認為具足夠之識別性可作為商標。但描述性標誌，僅僅描述所使用標誌之產品或服務本身、或其特徵（例如成分、品質、特徵、功能、目的或用途），此種描述性質不能被授予商標權，因其無法用來識別商品或服務的來源。如僅僅是描述性之術語被註冊將其壟斷，可能會導致消費者混淆，誤以為商品或服務來自單一來源。
一般而言，描述性標誌因欠缺「先天識別性」（即固有識別性inherent distinctiveness）不受商標法保護，然而隨著時間推移，如消費者能逐漸將該描述性術語與特定的意涵予以聯結，即能「獲得次要意義」（acquiring secondary meaning或稱次級意義）而變成「後天識別性」(acquired distinctiveness)。而此種「次要意義」或「後天識別性」如能被證明，該標誌就可成為適格商標。
引申而言，次要意義是指，商標表面上雖然是對商品或服務的描述，但消費者認可該商標具有來源指示的功能。一旦可證明描述性術語實現這種「第二含義」(second meaning)（第一含義(first meaning)是該術語的一般理解含義），便可受到商標的保護。次要意義可透過長期使用[2]或大量廣告和宣傳來實現，而其獲得通常需透過消費者調查來證明，這些調查顯示消費者已將該標誌視為品牌。
具有次要意義可被視為描述性商標的例子包括：
SHARP夏普電視
IBM用於電腦和商用機器
HOLIDAY INN用於飯店服務
AMERICAN AIRLINES用於航空服務
KENTUCKY FRIED CHICKEN用於速食餐飲服務
描述性標誌與暗示性標誌常難以區分，因二者都指涉相關商品或服務。暗示性標誌需要一些想像、思考或感知，才能得出有關商品性質的結論；而描述性標誌不需要用這些想像即可得出結論。實際操作中，區分此二者是商標法中困難之議題。僅僅描述性商標可以在聯邦補充登記簿(Supplemental Register)上進行聯邦註冊。
5. 姓氏(Surnames)
姓氏在美國商標法中，主要由姓氏構成的標誌（例如SMITH SHOES或RODRIGUEZ COMPUTERS），與描述性標誌相同處理。因此，姓氏在透過廣告或長期使用獲得次要含義之前，不會受到商標保護。如果公眾首先將其識別為姓氏，或者商標由姓氏和其他不可註冊的材料組成，則該標誌「主要為姓氏」不可以註冊。但如姓氏一旦達到次要含義就可作為商標受到保護，其他人即使具有相同姓名，也不能於類似商品使用該商標。因此，姓名為Jane McDonald的人，不能開一家名為MCDONALDS的餐廳，而Joel Hyatt也不能開一家名為HYATT的旅館，因為MCDONALDS和HYATT之姓氏已達到商標之次要含義。
6. 通用性商標(Generic Marks)
一般通用之字詞無法作為商標，與描述性標誌不同，通用性標誌即使被大量廣告宣傳，並且在消費者心中產生次要含義，也不能成為商標。否定通用標誌類別的理由是，對於足以識別出該產品之通用詞語，不應讓任何廠商壟斷其專有權。再則，一個有效的商標如已被消費大眾充分使用，以致逐漸使該商標成為該產品的通用名稱時，該有效商標即可能成為通用標誌。曾經是商標但後來成為產品通用名稱的主要例子是ASPIRIN（阿司匹林），曾被認為可能成為通用商標的是XEROX，該公司花費大量的廣告來防止其商標被濫用，這樣做可能避免該商標的喪失。
以下單字或短語可視為通用，不能當作商標：
智慧型手機SMART PHONE
社交網絡SOCIAL NETWORK
電子郵件E-MAIL
OpenAI力主「GPT」得註冊商標
回到主題。依上所述，商標必須具有識別性，而不能是描述性或通用性的，其不應是簡單地描述所提供的產品或服務。作為一種AI語言模型，一般認為GPT即代表「生成式預訓練轉換模型」(generative pre-trained transformer)，是機器學習和自然語言處理社群中常用的術語，用來指特定類型的模型架構。而「GPT」一詞本身不是一個品牌名稱不能充當產品標識，而是一個用來識別特定類型語言模型之描述性術語。
針對此質疑，OpenAI主張其標誌不是通用的，GPT所代表模型係描述，機器學習模型之本質是生成性式的(gererative)，經預先訓練(pre-trained)產生新的（或類似新的）材料，是一個在專有數據庫上集中訓練的大型模型，而transformer是建構AI的一種特定方法的名稱，這種方法可以讓其用於訓練更大的模型。因此OpenAI在申請中力辯，GPT不是一個描述性詞彙，更不是一個讓消費者能「立即理解」其含義的通用術語。
專利商標局拒絕「GPT」註冊為商標
美國專利商標局(USPTO: US Patent and Trademark Office)則認為，OpenAI將GPT與AI、機器學習以及自然語言處理，與生成相關的軟體產品和服務結合使用。因此，消費者在看到「GPT」這個縮寫時，會理解這是傳達申請人軟體產品和服務的一個特性 -- 即「生成式預訓練轉換模型」或具備神經網路模型的特徵，這些神經網絡模型為應用程式，提供能生成類似人類的文本和內容（如圖像、音樂等），並透過電腦網絡以同步對話方式回答問題(synchronous exchange of remarks over a computer network)。
基於此，USPTO認為OpenAI無法將「GPT」作為自己的專有名稱註冊，故拒絕OpenAI就「GPT」這個詞申請商標，否則將妨礙他人將其產品描述為GPT。USPTO並認為，雖然消費者可能不知道該縮寫詞的基本含義，但這並不能改變使用者已經習慣於認識到術語「GPT」，通常用於識別具有AI問答技術的特定類型軟體的事實。因為用到這項相關技術的人都認識到，「GPT」一詞指的是一種通用類型的軟體，而不僅是OpenAI的產品。
USPTO因此於2024年2月6日做成最終駁回申請，裁定GPT這個術語是一廣泛使用軟體的縮寫，代表生成式預訓練轉換模型，而該縮寫僅描述OpenAI商品和服務的特徵、性質、功能或特性(feature, function or characteristic)或預期目的。「GPT」是整個AI產業廣泛使用的一般標識，「僅具有描述性」(merely descriptive)，不符合註冊商標的標準，故拒絕其註冊。
OpenAI之註冊申請與USPTO爭執過程
就GPT、CHATGPT商標申請第一回合鎩羽而歸，這對OpenAI來說不啻一項重大打擊。按OpenAI最初於2022年12月申請「GPT」之商標註冊[3]，並於2023年3月提交一份說明聲稱在商業中使用後，就一直與USPTO反覆爭執。USPTO於2023年5月底，依OpenAI的使用修正(use amendment)審查該申請，並於同日發出「非最終審查意見」(Non-Final Office Action)。
USPTO依商標法第2(e)(1)條，即15 USC §1052(e)(1)拒絕CHATGPT註冊，此為其第一次否決其商標申請，審查員認為：(1)消費者會將CHATGPT識別為，「相當於它所代表之僅僅是描述性措辭」--「聊天生成預訓練轉換模型」(chat generative pre-trained transformer)；(2)複合標誌「Chat」+「GPT」，並未創造出一個獨特、不協調或非描述性的含義」(unique, incongruous or nondescriptive meaning)。相反的，該商標「向相關消費者傳達」其服務的本質 -- 一個由底層GPT技術支援的聊天機器人。審查員建議OpenAI可修改其申請，以尋求在補充登記簿上註冊。
OpenAI覺得茲事體大乃於2023年11月27日提出一份回應，包括815頁的文字和支持性證據。OpenAI先宣稱，CHATGPT本即具有先天識別性(inherent distinctiveness)；另一方面聲稱CHATGPT依以下幾點已取得後天識別性(acquired distinctiveness)：(1)商標的獨占性和使用方式，(2)廣泛之媒體自發性的報導，及(3)第三方廣泛故意地模仿該商標。USPTO於2024年2月9日發出最終審查意見(Final Office Action)，重申其根據《商標法》第2(e)(1)條、《美國法典》第15篇§1052(e)(1)條駁回註冊的決定，但同時也讓OpenAI修改其申請，以根據第2(f)條聲稱其已獲得識別性，以下幾點值得觀察。
1. 補充登記(Supplemental Register)
對OpenAI來說，簡單的解決方法是修改申請，尋求在補充登記簿(Supplemental Register)上註冊。雖然補充登記簿和主登記簿(Principal Register)在授予註冊人權利方面有相似之處，但只有在主登記簿上的註冊，才可作為以下之表面或初步證據(prima facie evidence)：（1）註冊商標的有效性和所有權；（2）在全國的專屬權利，於商業中使用與註冊中列出之產品和服務相關的註冊商標。
2. 先天識別性
OpenAI對USPTO第一次審查意見所提出815頁的回應中，似未包含實質性反駁，來支持關於「CHATGPT具先天識別性」的主張，其至少應辯解CHATGPT係具「暗示性商標」的論點。儘管如此，OpenAI仍可提交複審請求(Request for Reconsideration)，以回應審查員根據《商標法》第2(e)(1)條拒絕的決定。再或者，OpenAI可直接向商標審判和上訴委員會(TTAB: Trademark Trial and Appeal Board)提出上訴。
但這兩種無論哪一情況下，對OpenAI都不太有利，因為審查員直言不諱指出，「現有記錄中的證據，毫無疑問地表明該標誌僅只是描述性的」。同樣的，向TTAB上訴將甚為艱難：因為TTAB向來以驚人的高比例，維持原審查的決定，尤其是對於第2(e)(1)條的拒絕案，2023年的維持比率高達88.2%。
3. 第2(f)條指定(Section 2(f) designation)
依15 USC §1052(f)，USPTO可接受表面證據，證明申請人在其商品上或與商品相關之商業中使用(in commerce)，使該商標已變得具有識別性(become distinctive)，以及在申請人提出具有識別性主張的日期之前，該商標已在商業中由申請人實質上獨占並連續使用達五年的證明。
但OpenAI的815頁回應大都在主張，CHATGPT於新聞、廣播、播客和社交媒體上之「前所未有的大規模採用」和「媒體主動廣泛的報道」，而應獲得固有的識別性。然而，為何審查員沒有被這麼大量的證據動搖呢？這可能歸因於一個程序問題：如果要根據該第2(f)條款考慮OpenAI的申請，OpenAI首先應相應地修改其申請。然而，OpenAI選擇傾向於暗示性、任意性或奇特性(suggestive, arbitrary or fanciful)標誌的重要性，以避免遭到描述性之拒絕，但儘管OpenAI的獨特地位和CHATGPT標誌的大量證據，註冊申請仍遭USPTO駁回。
GPT早已在許多其他情況中使用
再者，USPTO資料庫已有超過50個包含「GPT」字樣的商標，其中很大一部分註冊為第42類：提供使用AI生成圖像、音頻和文本之「軟體即服務」(SAAS)。自從生成式AI崛起以來，許多其他AI服務，都在其產品名稱中加入GPT。例如，有一家名為GPTZero的AI探測器新創公司；其他公司也常將其基礎AI模型稱為GPT，因其確實是GPT模型。USPTO指出，GPT早已在其他許多情況中使用，例如，亞馬遜(Amazon)有一個關於GPT是什麼以及如何使用的清單。USPTO的論點是，GPT描述的是產品的一個面向，就CHATGPT而言，這是一個GPT類型的AI模型 -- 這概念並非OpenAI所創，也不是只有OpenAI唯一提供這種可以和它聊天的概念。因此，即使其具辨識度，但不符合商標註冊要求。
商標不能註冊欠缺保護，可能會削弱OpenAI對GPT相關的主導地位。可以預期的，類似像「TalkGPT」這樣的應用程式，會出現在APP商店中（事實上已經出現且數量眾多），但當有人提到「GPT」時，OpenAI仍擁有最大的認知度，因此儘管登記被拒，其仍保有第一品牌優勢(first-brander advantage)，即使沒有商標，其仍將努力確保大眾知道「GPT」是由OpenAI所創。
「GPT」如係通用性質則難以突破
尤有甚者，USPTO於其裁定之ADVISORY: SUPPLEMENTAL REGISTER中認為，除了只是描述性之外，所申請的商標對於所識別的商品或服務，似乎是通用的(the applied-for mark appears to be generic)，通用商標具有「最終描述性」(ultimate in descriptiveness)，就無法獲得識別性，亦即，「GPT」對指定之商品和服務係通用的，則此種通用的性質將超越單純的描述性。如此一來，商標審查員就不能建議申請人修改申請，以根據商標法第2(f)條或補充登記簿處理作為可能的回應。
如上所述，對於明顯之描述性商標，還可透過品牌認知的使用和發展，在公眾獲得超越單純描述性的品牌地位獲得商標，反之，對通用標誌而言則不可能取得後天識別性。因此，日後OpenAI縱使能提供充分證明其商標已獲得後天識別性（此尚待檢視），針對「GPT」具通用性質這點仍難突破。其實，自生成式AI席捲全球以來，「大語言模型LLM」和「GPT」等術語已成為AI技術不可或缺的一部分，因此USPTO認為，允許OpenAI取得「GPT」商標會限制競爭，就像30年前對「URL」或「HTTP」一樣不得予以壟斷。然而，針對嗣後變成通用性質否定商標適格之認定，美國有相關案例。
巡迴上訴法院通用性質突破之案例參考
有一原告Chris Gillespie起訴指稱，Google一詞長久來已經變得過於通用，成為「搜尋網路」的同義詞，不符合商標保護的條件，因此無法再維持註冊商標。但聯邦第九巡迴上訴法院2017年5月裁決，即使Google一詞已成為「搜尋網路」的代名詞，但該商標仍然有效，因為Google不僅僅是一個搜尋引擎，即使假設公眾以一般通用和不加區分的方式使用動詞『Google』，也無法告知公眾如何理解這個詞本身，無論其語法功能如何係與網路搜尋引擎相關。
巡迴上訴法院表示，當名稱成為「專有描述詞」(exclusive descriptor)，且競爭對手如不用這個名稱就難以競爭時，商標才會因名稱通用化而失效。原告再上訴，最高法院拒絕聽審，Google勝訴確定。因此目前Google保留其商標地位，此不同於阿斯匹靈(Aspirin)、熱水瓶(Thermos)、胡佛吸塵器(Hoover)、電扶梯(Escalator)和錄影帶(Videotape)等，這些用詞曾被註冊為商標，但由於被認為過於通用而失去商標適格性。
但Google案與GPT不同的是，Google當初申請較早，該公司於1997年9月就先申請了商標，而其搜尋引擎係於1998年9月才發布，申請時當然不會有成為「搜尋網路」代名詞之可言，且Google一詞本身也非網路科技專有技術名詞之縮寫[4]，因此1999年2月在USPTO階段即准予註冊。一直到使用多年之後，才被人質疑已變成搜尋網路之通用名詞提告，而OpenAI就其GPT首度出台到提出商標申請，竟延宕4年，這就衍生商標應及早註冊此一老生常談之議題。
「先申請主義」(First to File)
按GPT並非橫空出世，而是AI迭代之科技演進。在ChatGPT之前，OpenAI早於2018年6月即發布其GPT最早之第一代模型；2019年2月推出第二代模型GPT-2；2020年6月公布第三個版本GPT-3；接著2022年11月底發布GPT-3.5版本即ChatGPT；隨即2023年3月再發布GPT-4；2023年5月又發布最新一代GPT-4o。但不知為何，從2018年6月起，OpenAI有太多機會申請其商標，而且截至2022年11月之前，彼時一般大眾對GPT尚屬陌生，GPT這個縮寫，並非當然就絕對足以代表生成式模型軟體之特徵、功能或特性。
商標申請之時機與當時大眾對該科技發展進程，可能會有不同認知，如早在2018年就申請情況或許不同，但OpenAI可能因未預期ChatGPT成功得這麼快而突然，導致OpenAI先前未能及早布署延誤先機，一直拖到2022年12月看到ChatGPT全球爆紅，才申請註冊其「GPT」等相關之多個商標。在「先申請主義」制度中(First to File)，基本上商標權歸第一個註冊商標的人享有，此對相關業界而言人盡皆知，但實務上經常就無法落實。
後記
繼之前2023年5月，USPTO 2024年2月的這次決定，係第二次駁回OpenAI的「GPT」註冊申請，但這次是該申請的「最終」認定，OpenAI不服可向USPTO之TTAB商標審判和上訴委員會提上訴[5]。為了克服僅具有描述性的駁回，OpenAI必須證明該商標已獲得次要意義識別性，而這必須透過廣泛的使用和行銷，使該商標被公眾認可為與申請人的商品或服務具體相關，並超出其字面之含義；獲得次要意義極具挑戰性，需要大量證據包括行銷努力、銷售數據和消費者調查，OpenAI日後能否充分證明其已獲得後天識別性尚待檢視，反之，如最終認定「GPT」係屬通用性質之標誌則難以突破。
OpenAI在其GPT系列模型中，目前由Openai Opco LLC共申請18個商標，除了GPT、ChatGPT外，尚有GPT-3、GPT-4、GPT-5、GPT-V、GPT-6、GPT-7、GPT STORE、CODEX、VOICE ENGINE、WHISPER，
等等，最新提交的申請則是最近竄起的GPT-4o [6]。其中這些術語只要與GPT相關都不能註冊。不過看的出來，OpenAI已開始取不同的品牌名稱，例如，從文本生成圖像的DALL-E圖像工具，或最近發布名之文本到視頻(text-to-video)之生成模型SORA等，或許還不至於被認定「僅具描述性」，不過OpenAI基於前車之鑑，應已構思如何不讓彼等也變成是通用或描述性的，看來企業在商標方面，確實需要進行縝密之布局與規劃。(6929；圖)
作者資訊：
陳家駿律師 台灣資訊智慧財產權協會理事長
註解：
[1] OpenAI現已如雷灌耳，其最早於2015年12月由一群科技業領袖創立，包括Elon Musk、Sam Altman、Greg Brockman、Ilya Sutskever等科技大咖，短短十年就創造出800億美元之市值。OpenAI在AI領域是全球最大、最先進的語言模型之一，可以生成自然流暢的語言，幾乎與人類寫的沒有差別。
[2] 當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，得基於使用所生之識別性(distinctiveness acquired through use)註冊，參TRIPS與貿易有關之智慧財產權協定（第十五條商標保護客體）。
[3] OpenAI根據《商標法》第1(b)條申請，但由於市場上出現越來越多以GPT命名的AI應用程式，OpenAI還提交加快程序的申請，但因無法提供足夠證據證明加快程序的必要性，遭USPTO駁回該快速申請。
[4] Google據稱是「googol」一詞的變體，googol原是數學術語，表示數字1後面跟著100個零。
[5] 附帶一提，OpenAI2023年12月在中國申請“GPT-5”模型申請商標註冊，而CHATGPT在我國則已取得商標註冊。
參考資料:
GPT. USPTO TSDR Case Viewer, 2024/4/17：Case Id. 97733259
GPT. USPTO Trademarks, 2022/12/27: U.S. Application Serial No. 97733259
CHATGPT. USPTO Trademarks, 2023/5/9：U.S. Application Serial No. 97928136
USPTO Trademark & Patent Filings
Trademark Strength. INTA, 2023/12/13.
智慧局TRIPS（商標條文）
Strength of Trademarks. BITLAW
No 'GPT' trademark for OpenAI. Tech Crunch, 2024/02/15.
OpenAI can't register 'GPT' as a trademark — yet. The Verge, 2024/02/16.
USPTO refuses OpenAI's GPT trademark application. DNW, 2024/02/07.
OpenAI's Battle for Brand Protection: Can GPT be trademarked? Lexology, 2023/04/26.
Back-and-forth with USPTO stymies OpenAI's bid to register CHATGPT. The Trademark Lawyer, 2024/03/14.
USPTO refuses OpenAI's application for a trade mark for "GPT". Potter Clarkson
OpenAI Thwarted In Its Effort To Register GPT Aa a Trademark. O'Neill Tran Law, 2024/03/22.
Supreme Court refuses to hear case questioning Google's trademark. ARSTechnica, 2017/10/16.
Trademarks held by Google | Trademark Hall of Fame
What does the word Google mean? Quora
台灣准許ChatGPT商標註冊──OPENAI公司全球智慧財產戰爭開打。銳傳媒，2023/11/13。
OpenAI为何在中国申请注册“GPT-5”商标？21財經，2023/08/15。
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