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微軟與鴻海對簿公堂,揭露專利授權合約細節

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科技產業資訊室 - Bruce & May 發表於 2019年3月11日

圖、微軟在全球收專利權利金之關係圖
 
2019年3月8日微軟(Microsoft)對鴻海(Hon Hai)因合約糾紛採取法律行動,指控鴻海未遵守2013年簽署的專利授權協議支付授權費。該訴訟是在美國加州北區地方法院提起的。
 
該份提訴的法庭文件中,微軟指控富士康在某些未指明產品並未及時支付授權費,依約須每年分兩次支付。該文件指出,富士康已於2017年同意接受第三方Deloitte會計師事務所稽核,但未向Deloitte提供任何所要求的文件。目前尚不清楚該協議涵蓋哪些產品。
 
微軟發言人告訴媒體,這項法律訴訟只是為了執行雙方簽署的2013年合約報告和審計條款。
 
其實,2013年4月16日微軟與鴻海就Android和Chrome OS裝置設備達成一項全球專利授權協議,該協議為微軟專利組合提供廣泛的覆蓋範圍,用於使用Android和Chrome操作系統的裝置設備,包括智慧手機、平板電腦和電視。雖然協議內容是保密的,但雙方表示微軟將根據協議向鴻海收取專利使用費。
 
微軟自2003年12月推出其智財權授權計劃以來,已簽訂1,200多份授權協議,並繼續開發為客戶、合作夥伴和競爭對手開放微軟IP產品組合的計劃,目前Android裝置製造商加入微軟的特定專利授權計劃者,包括:三星、LG、HTC、Acer及中國業者在內的眾多公司簽訂了授權協議。


造成雙方對抗的原因,可能也與微軟曾於去年(2018)10月宣布開放專利加入開放原始碼組織 (OIN) 決定有關,是否代表打破長久以來微軟對抗Android及Linlux而產生的授權金議題,因為,該聯盟可以免費加入,但必須將自家的Linux和Android相關技術提供免費的交叉授權。但,即使如此,也並不意味著微軟將允許過去和現在的授權合約也自動轉為免費授權。

微軟-鴻海專利授權合約相關細節
 
如訴狀揭露內容所示,為了取得微軟專利授權,鴻海需依據所銷售 "涵蓋產品 Covered Products" 數量來支付專利權利金,且鴻海每半年必需要向微軟提交 "權利金報告";該報告內容必需包括下列欄位:(a) 在授權期內各類 "涵蓋產品" 的銷售數量,(b)該類 "涵蓋產品" 所適用的權利金額,(c)識別 "涵蓋產品" 所需的品牌名稱,型號所需的信息…(g) "應付權利金金額"。
 
此外,該合約賦予微軟稽核鴻海是否如實支付權利金的機制,包括允許獨立的會計師事務所在簽署保密合約義務後,可以完全存取檢視鴻海相關銷售資訊,且能進入鴻海台灣營業處所進行實地稽核。如果稽核結果顯示鴻海短付專利權利金,則鴻海應在會計師報告日期後60天內向微軟補繳短付款項及利息。
 
此外,該合約包含歧見爭議解決條款 Dispute Resolution clause,該條款要求在任何一方提起訴訟之前,雙方必需真誠地協商化解爭議,並設計 "(爭議)升高通知",並要求在該 "(爭議)升高通知" 30天內,雙方需進行談判。
 
微軟單方面認為鴻海違反相關合約義務處
 
如訴狀內容所示,微軟單方面認為鴻海違反相關專利授權合約義務處包括:
鴻海提交的2014年權利金報告不準確,2015年,2016年,2017年或2018年均未向微軟提交任何權利金報告,導致鴻海完全未能準時向微軟支付權利金。
 
微軟2017年3月31日發出書面通知,要求對鴻海2013年至2017年6月30日期間是否遵守合約義務進行稽核,鴻海同意微軟委任的德勤會計師事務所 Deloitte&Touche 對上述指定期間帳務銷售資訊進行稽核,鴻海並於2017年10月與德勤事務所簽署保密合約。2017年10月16日,德勤事務所要求鴻海提供:(a)執行稽核所需的初步書面資料,與 (b) 德勤事務所可拜訪鴻海辦公處所進行實地稽核的日期。但鴻海最後並沒有提供德勤事務所任何文件,也沒有提供德勤可實地稽核的任何日期。
 
在2017年和2018年初期間,微軟未能成功說服鴻海提交權利金報告。2018年3月21日,微軟向鴻海發送 "(爭議)升高通知",要求鴻海配合德勤事務所進行稽核。然後在接下來幾個月的時間內,微軟試圖解決這一爭議並未成功。微軟認為在提起此次訴訟前,微軟已滿足合約的爭議升高相關要求。
 
專利權人稽核權利金實務
 
外商專利權人一般都會在授權合約設計有稽核條款,賦予透過第三方會計師事務所進行帳務銷售資料稽核的權利。
 
會計師在拜訪授權廠商辦公處所進行實地稽核時,會要求被授權廠商人員直接操作公司財務部門伺服器線上資料庫,實地調閱輸出相關報表。會計師一般會調閱發票系統,庫存系統… 等各類相關資料庫,藉以收集驗證銷售授權產品的單價/型號/數量等資訊。若公司只提供紙本報表,或一台未聯網封閉環境下個人電腦內的檔案資訊,會計師肯定不會滿足這些有限的資訊。
 
另外有些專利權人甚至會搭配技術人員共同和會計師共同進行稽核,一但財務部門伺服器線上資料庫輸出彙整的銷售產品發票表列,技術人員會以 USB 隨身碟內建的比對程式,迅速搭配被授權廠商銷售產品 BOM (Bill of material) 中的關鍵零組件 IC 型號,就能很快得知那些型號產品具有那些專利功能,那些型號需要繳交權利金。
 
因此一旦專利權人要求執行稽核權利時,被授權廠商都會事先演練,小心應對。(1526字;圖1)

 檔案下載:微軟提交訴狀,提及專利授權合約


參考資料:
Microsoft files suit against Foxconn parent Hon Hai for missing patent-licensing payments. CNBC, 2019/3/9.
Microsoft and Foxconn Parent Hon Hai Sign Patent Agreement For Android and Chrome Devices. Microsoft News Center, 2013/4/7.
微軟開放專利60,000件加入OIN、難道放棄每年數10億授權收入? 科技產業資訊室(iKnow),2018/10/23。

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鴻海回擊了!郭台銘怒嗆微軟

針對微軟控告鴻海侵權,鴻海董事長郭台銘今天(12日)在臉書發文表示批評微軟,認為微軟告鴻海集團顯然心虛。

郭台銘臉書全文

今日凌晨才收到微軟告我們的起訴書,向大家分享如下:

1. 微軟告本集團顯然心虛,在我們正式收到起訴書之前,竟搶先發佈新聞,意在敲山震虎,詐取不當專利保護費,而不專注在法律訴訟的內容。 

2. 微軟主要收取專利保護費對象是以華為為主的中國手機品牌商,但當此中美貿易糾紛動盪之際,轉而面向弱小的台灣,逼迫台灣代工廠,代他們收取轉付,既可以不得罪中國客戶/網民,又可以收到他們不合理的專利保護費。 

3. 微軟目的是向華為索取使用Android的專利保護費 但值華為事件正在全球沸沸揚揚,如果此時告華為,則微軟必需面對華為強烈的訴訟反擊及廣大中國用戶,懂道理的年輕網民來一致抵制微軟產品。 

4. 微軟做為全球軟件霸主,本應向美國Google 或全球的Android授權使用者收取保護費,反而只向中國廠商收取,其目的很清楚,就是利用美中經貿談判,中國會偏向示弱求取貿易和平之時機,在大陸Android 使用商抵抗力最弱的情況下趁勢打刧,可謂機關算盡。 

5. 鴻海公司本身不做訴訟內Android的產品,故絕不會有侵權的事項。 

 
影片:郭台銘開記者會怒嗆微軟


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