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當聯邦巡迴法院因關鍵發現而撤銷後,PTAB也撤銷原始決定之機率將提高

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科技產業資訊室 - May 發表於 2017年11月8日

 
根據Law360報導,截至2016年統計1000件不服PTAB而到CAFC上訴案來看,最後CAFC完全同意並確認PTAB的IPR的裁決高達75%,部分確認並退回重審者達20%,僅有5%是完全撤銷。所以,當CAFC撤銷(vacated)最初決定的一個關鍵部分時,PTAB就更有可能也撤銷(reversed)他們最初對可專利性的決定。
 
2017年10月17日,針對案件:EMC Corp. v. Clouding Corp.,IPR2014-01309,第36號(P.T.A.B. 2017年10月17日),PTAB發布了IPR(第三方複審程序;Inter Partes Review)的最終書面裁決,PTAB撤銷了原來的可專利性裁定。此案是在聯邦巡迴法院(CAFC)撤銷並更審(vacated and remanded )PTAB之前的最終書面裁決之後,針對所有專利請求項均無法獲得可專利性(unpatentable)的議題。因此,在聯邦巡迴法院裁定上訴中涉及的所有問題之一之後,接著PTAB撤銷了原來的可專利性裁定。
 
之前,EMC公司提交了一份IPR訴願書,針對Clouding公司涉及電腦使用於診斷或解決運算的專利。正在審查的唯一獨立項有兩個限制問題。EMC基於兩項現有前案技術(prior art)專利“Allen”和“Barnett”的結合,提出了顯而易見的問題。PTAB認定EMC沒有正確地主張Allen會教導或建議基於EMC未能反駁Clouding的一個論點的第一個限制回應。此外,PTAB認定,EMC根據口頭辯論中的讓步取消了對Allen的第一個限制。 PTAB發現Barnett獨立運作(standing alone)並沒有教導第一個限制。因此,PTAB沒有分析第二個限制。所以,PTAB發布了最終的書面決定,維持請求項的可專利性。
 
在上訴中,聯邦巡迴法院認定EMC曾經辯稱,Allen教導或提出了第一個限制,而EMC並沒有撤回對Allen的技術基礎依賴。聯邦巡迴法院指出,EMC在請願書中就Allen提出了適當的論點,EMC並沒有要求在答覆中明確地重複論證。此外,聯邦巡迴法院還指出,EMC對某一特定問題的狹隘讓步不足以撤銷對Allen的技術依賴。此外,Clouding並沒有對第一個限制的參考文獻的組合提出異議,並承認將有結合這些參考文獻的動機。因此,美國聯邦巡迴法院指示PTAB只考慮Allen及Barnett教授或建議考慮第二個限制的問題。
 
在更審部分(remand),PTAB並沒有要求額外的簡報或證據。PTAB發現EMC的論點得到了專家證詞的支持,而且他們比Clouding的專家證詞不獲支持的律師辯論更有說服力。根據這一調查結果和聯邦巡迴法院的控告,PTAB認為,根據Allen和Barnett的觀點,有爭議的主張是不可專利的。(712字;圖1)
 
 
參考資料:
The PTAB Reverses Original Decision After the Federal Circuit Reverses Key Findings and Limits Issues for Review. Knobbe Martens, 2017/11/3.
IPR Appeals: Outcomes In Fed. Circ. Remands To PTAB. Law360, 2017/2/7.


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