當聯邦巡迴法院因關鍵發現而撤銷後，PTAB也撤銷原始決定之機率將提高

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科技產業資訊室 (iKnow) - May 發表於 2017年11月8日

根據Law360報導，截至2016年統計1000件不服PTAB而到CAFC上訴案來看，最後CAFC完全同意並確認PTAB的IPR的裁決高達75%，部分確認並退回重審者達20%，僅有5%是完全撤銷。所以，當CAFC撤銷(vacated)最初決定的一個關鍵部分時，PTAB就更有可能也撤銷(reversed)他們最初對可專利性的決定。

2017年10月17日，針對案件：EMC Corp. v. Clouding Corp.，IPR2014-01309，第36號（P.T.A.B. 2017年10月17日），PTAB發布了IPR（第三方複審程序；Inter Partes Review）的最終書面裁決，PTAB撤銷了原來的可專利性裁定。此案是在聯邦巡迴法院(CAFC)撤銷並更審(vacated and remanded )PTAB之前的最終書面裁決之後，針對所有專利請求項均無法獲得可專利性(unpatentable)的議題。因此，在聯邦巡迴法院裁定上訴中涉及的所有問題之一之後，接著PTAB撤銷了原來的可專利性裁定。

之前，EMC公司提交了一份IPR訴願書，針對Clouding公司涉及電腦使用於診斷或解決運算的專利。正在審查的唯一獨立項有兩個限制問題。EMC基於兩項現有前案技術(prior art)專利“Allen”和“Barnett”的結合，提出了顯而易見的問題。PTAB認定EMC沒有正確地主張Allen會教導或建議基於EMC未能反駁Clouding的一個論點的第一個限制回應。此外，PTAB認定，EMC根據口頭辯論中的讓步取消了對Allen的第一個限制。 PTAB發現Barnett獨立運作(standing alone)並沒有教導第一個限制。因此，PTAB沒有分析第二個限制。所以，PTAB發布了最終的書面決定，維持請求項的可專利性。

在上訴中，聯邦巡迴法院認定EMC曾經辯稱，Allen教導或提出了第一個限制，而EMC並沒有撤回對Allen的技術基礎依賴。聯邦巡迴法院指出，EMC在請願書中就Allen提出了適當的論點，EMC並沒有要求在答覆中明確地重複論證。此外，聯邦巡迴法院還指出，EMC對某一特定問題的狹隘讓步不足以撤銷對Allen的技術依賴。此外，Clouding並沒有對第一個限制的參考文獻的組合提出異議，並承認將有結合這些參考文獻的動機。因此，美國聯邦巡迴法院指示PTAB只考慮Allen及Barnett教授或建議考慮第二個限制的問題。

在更審部分(remand)，PTAB並沒有要求額外的簡報或證據。PTAB發現EMC的論點得到了專家證詞的支持，而且他們比Clouding的專家證詞不獲支持的律師辯論更有說服力。根據這一調查結果和聯邦巡迴法院的控告，PTAB認為，根據Allen和Barnett的觀點，有爭議的主張是不可專利的。(712字；圖1)

參考資料：
The PTAB Reverses Original Decision After the Federal Circuit Reverses Key Findings and Limits Issues for Review. Knobbe Martens, 2017/11/3.
IPR Appeals: Outcomes In Fed. Circ. Remands To PTAB. Law360, 2017/2/7.

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