2013年10月2日，我國非揮發性記憶體整合元件廠商旺宏電子（Macronix International Co., Ltd.，下稱旺宏），向美國維吉尼亞州東區聯邦地院（the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia）提起專利侵權告訴，控告美國半導體公司Spansion Inc.（下稱Spansion）侵害其所擁有之7項專利權利；而該案承審法官於同年11月1日做出裁定，認定旺宏所提出之訴狀內容、並未符合美國最高法院（the Supreme Court of the United States）在Twombly案與Iqbal案判決中所揭櫫、對於民事訴訟案件起訴應如何陳述訴訟標的及其原因事實之要求，同時法官亦指示原告應修正其訴狀，明確陳述其所主張受到侵害之特定專利請求項及其要件，並說明被控侵權產品如何就前述要件構成侵權。[註1]而後承審法官針對旺宏所提出之修正後訴狀，於2014年3月10日做出裁定，認定該修正後訴狀中有關直接侵權部分之主張、其所陳述的原因事實仍未符合最高法院判決之要求，但裁定旺宏應於2014年4月1日前提出其第二次修正後的訴狀。[註2]
然而，前述旺宏所提之訴狀內容是依據美國聯邦民事訴訟程序規則（Federal Rules of Civil Procedure）附錄中的「附表18」（Form 18）[註3]所做成。附表18為起訴專利侵權之例示性訴狀，其中僅要求原告陳述：1.管轄權聲明；2.系爭專利證號、核發日期、與原告於所控侵權行為發生期間擁有該專利權利之聲明；3.被告「透過製造、販賣與使用實施專利之裝置等行為」侵害系爭專利權利；4.原告有遵循法令要求告知被告其行為構成侵權之聲明；以及5.原告要求禁制令與損害賠償等救濟之訴之聲明。而依據美國聯邦巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）之判例見解，附表18所要求之訴訟標的及其原因事實陳述滿足美國聯邦民事訴訟程序規則之相關要求，法院或不應基於原告未能成功陳述訴訟標的及其原因事實之理由而駁回其起訴[註4]，且原告無須陳述系爭專利請求項之個別要件如何為被控侵權產品所實施。[註5]
此外，為求因應美國專利濫訴的問題，美國國會在2013年有相當積極的立修法動作，雖然截至目前為止尚未有任何一個法案完成立法程序，但是在目前已獲眾議院表決通過、進入參議院審議程序的「創新法案」（Innovation Act）中，便有提高專利侵權起訴原因事實陳述要求之相關修正條文[註6]。若前述修正條文在未來完成立法，則不僅會解決前述不同法院對於專利侵權起訴原因事實陳述要求之歧見，亦會對之後的美國專利訴訟實務產生應受到關注與檢證的影響。
本文將以如下架構來開展討論：首先，本文將說明美國最高法院Twombly案與Iqbal案判決之見解，以及美國聯邦巡迴上訴法院如何解釋附表18之效力不受前述判決見解所改變之論理；其次，本文將說明旺宏案承審法官在其2014年3月10日裁定中所為論述及其背後政策考量；最後本文將觀察美國國會相關修法動態，藉以說明我國廠商未來若需要在美國進行專利侵權訴訟時、應注意的法規發展趨勢。
- 認定附表18效力不受美國最高法院判決所改變之主流見解
美國聯邦民事訴訟程序規則規定，民事訴訟案件之起訴，應包括「有關訴訟標的之簡短而明白的陳述、藉以說明起訴者應獲得救濟」（a short and plain statement of the claim showing that the pleader is entitled to relief）。[註7]美國最高法院在其Twombly案判決中闡述，前述規定雖然未要求原告陳述詳盡的原因事實，但規範原告應有義務說明其請求獲得救濟的事實基礎，而這需要提供比「標語和結論」（labels and conclusions）更多的事實內容，且僅是「公式化地陳述原因事實要件」（formulaic recitation of the elements of a cause of action）將無法符合前述要求。[註8]最高法院進一步指出，訴狀中所陳述之原因事實，必須在假設其均為真時，足以「陳述一項貌似可信之救濟請求權」（to state a claim to relief that plausible on its face）[註9]，並能使人合理期待，在之後證據開示階段可能可以找出證明被告不法行為之證據。[註10]之後，美國最高法院在其Iqbal案判決中指出，「制式陳述原因事實要件，佐以僅為結論性的主張」（threadbare recitals of the elements of a cause of action, supported by mere conclusory statements），並不足以提供貌似可信的原因事實陳述。[註11]
只是雖然Iqbal案判決言明前述對訴狀中原因事實陳述之要求適用於所有民事訴訟案件之起訴[註12]，但是美國聯邦巡迴上訴法院卻限縮其在專利侵權民事訴訟案件起訴上的適用。在最高法院於2007年5月做出Twombly案判決後不到4個月，聯邦巡迴上訴法院做出McZeal案判決，其中雖引用Twombly案判決，但指出起訴之專利權人僅需陳述足夠事實讓被控侵權人知悉其需抗辯的內容，所以陳述附表18（判決當時為附表16）所要求內容已足夠，而無須特別陳述系爭專利請求項之個別要件。[註13]
而後美國聯邦巡迴上訴法院在In re Bill of Lading案判決中，更明確論述專利侵權民事訴訟之起訴，適用附表18之規範而非最高法院Twombly案與Iqbal案判決見解。In re Bill of Lading案判決闡述，聯邦民事訴訟程序規則言明，其附錄中所附附表足以滿足該規則之相關規定[註14]，所以依據附表格式來進行民事訴訟之起訴不應受到挑戰；[註15]同時，由於最高法院判決見解認為，修改聯邦民事訴訟程序規則之規定，應透過規則之法定修訂程序、而非透過司法解釋來為之，[註16]所以若最高法院判決見解與聯邦民事訴訟程序規則附表18有所衝突、並因此對專利侵權訴訟起訴之原因事實陳述產生不同程度的要求，則附表18的規定應受遵循。[註17]美國聯邦巡迴上訴法院在2013年的K-Tech案判決中又再度重申此一見解。[註18]
許多一審法院在面對專利侵權訴訟被告請求法院基於訴狀中原因事實陳述不充足而駁回原告起訴的主張時，或遵循前述聯邦巡迴上訴法院見解而以附表18為訴狀陳述原因事實之要求標準，即使其認知到最高法院判決見解所建立的起訴要求，與附表18所要求之法律結論式的訴狀陳述內容，兩者並不容易調和。[註19]雖然判斷訴狀是否陳述足夠原因事實為程序爭點，而非專屬於專利法之議題，所以其應遵循個別聯邦地院所隸屬之區域巡迴上訴法院所建立的解釋適用原則，而非遵循聯邦巡迴上訴法院之見解，[註20]但一審法院往往會因為其所隸屬的區域巡迴上訴法院未建立相關判斷原則，而遵循聯邦巡迴上訴法院之見解。[註21]不過亦有判決指出，附表18僅適用於主張專利權利受到直接侵害的情況，若專利權人起訴時所主張的是間接侵權或惡意侵權時，最高法院判決見解仍應被適用。[註22]
在旺宏案2014年3月10日的裁定中，承審之Payne法官批判聯邦巡迴上訴法院之判決見解，指陳其並未給予美國最高法院判決見解其應有的效力，並且與第四巡迴上訴法院（維吉尼亞東區聯邦地院所隸屬之區域巡迴上訴法院）對於最高法院判決見解之解讀[註23]有所衝突，更忽略了最高法院之判決見解並非意圖修正聯邦民事訴訟程序規則，而是要解釋應如何適用其中規定，[註24]所以聯邦巡迴上訴法院判決見解只是單純將主張專利直接侵權之起訴案件排除於最高法院判決見解之適用範圍外，但卻未援引任何先前判例見解來支持，其認定最高法院解釋適用聯邦民事訴訟程序規則之判決見解、必須在規則條文進行修正後方能產生效力的論理。[註25]
更重要的是，Payne法官認為，將專利侵權訴訟之起訴排除於最高法院判決見解之適用範圍外，是忽略了最高法院判決見解的一項重要考量，亦即是在民事訴訟案件中，除非原告在其訴狀中陳述出一個貌似可信的案件，否則不應將進行訴訟的昂貴成本加諸在當事人身上。[註26]Payne法官指陳，目前依據附表18來撰寫主張專利侵權之訴狀、然後再透過後續訴訟程序來削減掉本不應被提起或經不起嚴謹檢證之主張的訴訟實務做法，已證實是對當事人的繁重負擔，並耗費相當司法資源。[註27]
基於前述理由，Payne法官裁定旺宏所提出之修正後訴狀，其對於訴訟標的原因事實之陳述應符合美國最高法院Twombly案與Iqbal案判決見解所建立之要求，而不能僅是提供附表18所要求之原因事實陳述。
做出前述裁定意見的Payne法官，可能會被視為是背離當前實務主流見解的「異類」法官，然而如果將其意見對比到目前美國專利法的修法動態上，特別是其所陳述的政策考量，或者會發現其意見可以得到相當的共鳴與支持。在美國眾議院表決通過、送進參議院進行審議的創新法案版本中，便有修正條文要求，主張專利侵權之訴訟當事人，在其訴狀或反訴狀中，應包括以下資訊，除非該資訊對當事人而言無法合理取得：
1.明確指出其主張受到侵權之各個專利；
2.明確指出其主張受到侵害的前述專利之各個請求項；
3.明確指出被控侵權之方法或產品所具備之「被控侵權之技術功能」（accused instrumentality）；
4.就個別被控侵權之技術功能，明確指出其名稱或型號，或在沒有名稱或型號之情況下，就個別被控侵權之技術功能進行描述；
5.明白而簡潔地陳述，前述被控侵權之技術功能符合前述主張受到侵害之系爭專利請求項的各個要件；
6.就間接侵權之主張，描述被控侵權人構成誘使或輔助侵權之行為；
7.陳述當事人主張專利侵權之依據以及法院具備管轄權之理由；
8.就主張專利侵權之當事人的主要營業活動，如果有的話，進行明白而簡潔之陳述；
9.在主張專利侵權之當事人所知悉之範圍內，提供主張或曾主張前述被明確指出之系爭專利權利的訴訟案件清單；
10.就前述被明確指出的個別系爭專利，說明其是否被一標準制訂組織宣告為必要專利，以及是否美國政府或外國政府有就前述專利設下特別的授權限制。[註28]
如果創新法案之前述內容，未來順利通過參議院審議並經過美國總統簽署而成為法律後，則在美國要進行專利侵權訴訟之起訴，其遵循規定在訴狀中提供資訊所需要花費的事前調查成本，將會相當幅度提高，而「專利不實施實體」（non-practicing entities，NPEs）以相同內容僅置換被告名稱之訴狀、提起複數起專利侵權訴訟的做法，亦應會受到相當限制。為因應專利濫訴現象而進行之前述修法動作，未來是否會完成立法以及若完成立法會何時施行，或值得國內廠商密切關注，因為一方面其會增加在美國進行專利訴訟起訴之事前準備成本，但另一方面其亦會增加在美國被控侵權之國內廠商可以請求法院駁回對造起訴的可能主張。（4513字）
檔案下載：Macronix International Co., LTD. v. Spansion_#52 MEMORANDUM OPINION(2014-3-10)
[註1]以上背景說明請參見該案2014年3月10日之裁定：Macronix International Co., Ltd. v. Spansion Inc., No. 13-cv-00679-REP, 2014 WL 934505, at *1 (E. D. Va. Mar. 10, 2014).
[註2]Id. at *7.
[註3]附表18可從以下網址下載：http://www.uscourts.gov/RulesAndPolicies/rules/current-rules/illustrative-civil-rules-forms.aspx（最後瀏覽日：2014/03/31）。
[註4]依據FED. R. CIV. P. 12(b)(6)之規定，被告可以基於訴訟防禦，向法院提出請求。主張原告所提訴狀「未能就其訴訟標的提供足以判定救濟的陳述」（failure to state a claim upon which relief can be granted）、而請求法院將該起訴駁回。
[註5]McZeal v. Sprint Nextel Corp., 501 F.3d 1354, 1357 (Fed. Cir. 2007); In re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Patent Litig., 681 F.3d 1323, 1334-1335 (Fed. Cir. 2012).
[註6]H.R.3309 RFS, 113th Cong., § 3 (2013).
[註7]FED. R. CIV. P. 8(a)(2).
[註8]Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 555 (2007).
[註9]Id. at 570.
[註10]Id. at 556.
[註11]Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009).
[註12]Iqbal案判決指出，因為Twombly案判決是基於最高法院對於美國聯邦民事訴訟程序規則相關條文的解釋，而前述條文規定是規範美國聯邦地院所有民事訴訟案件中有關起訴之要件，所以Twombly案判決見解應適用於所有民事訴訟案件的起訴。Id. at 684.
[註13]McZeal, 501 F.3d at 1357.
[註14]FED. R. CIV. P. 84.
[註15]In re Bill of Lading, 681 F.3d at 1334.
[註16]Twombly, 550 U.S. at 569 n.14.
[註17]In re Bill of Lading, 681 F.3d at 1334.
[註18]K-Tech Telecommunications, Inc. v. Time Warner Cable, Inc., 714 F.3d 1277, 1283 (Fed. Cir. 2013).
[註19]例如在維吉尼亞東區聯邦地院的一件過往專利侵權訴訟案件中，承審法官便在其裁定中有如此論述。W.L. Gore & Associates, Inc. v. Medtronic, Inc., 778 F.Supp.2d 667, 675 (E.D.Va. 2011).
[註20]In re Bill of Lading, 681 F.3d at 1331; McZeal, 501 F.3d at 1356.
[註21]W.L. Gore, 778 F.Supp.2d at 675.
[註22]有關間接侵權部分請參見：Nielsen Co. (US), LLC v. Comscore, Inc. 819 F.Supp.2d 589, 600 (E.D.Va. 2011)；惡意侵權部分請參見：Virginia Innovation Sciences, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., ---F.Supp.2d----, 2013 WL 6053846, at *3 (E.D.Va. 2013).
[註23]例如，在Francis案判決中，第四巡迴上訴法院認為最高法院判決見解是在強調解釋，聯邦民事訴訟程序規則是在要求民事訴訟案件起訴所陳述之原因事實，應為其救濟請求權主張建立貌似可信之基礎。Francis v. Giacomelli, 588 F.3d 186, 193 (4th Cir. 2009).
[註24]Macronix, 2014 WL 934505, at *4.
[註25]Id. at *5. Payne法官強調，In re Bill of Lading案判決以Twombly案判決之註釋文字做為其論述之支持基礎，是誤解了最高法院之原意，因為其無意提高聯邦民事訴訟程序規則對於起訴之要求標準，而僅是在解釋其內涵。
[註26]Id. at *6.
[註27]Id.
[註28]H.R.3309 RFS, 113th Cong., § 3(a) (2013)