前言
於2014年初，美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC) 對於上級法院應以何種審查標準 (standard of review) 來審閱下級法院對於申請專利範圍界定 (claim construction)之判斷做出了重要的決定。CAFC在Lighting Ballast v. Phillips Electronics一案中[註1]進行claim construction之界定標準，法官投票結果以6：4的些微差距，判決結果：決定繼續延用行之有年的現行審查標準--“重新審查 (de novo review)” 專利範圍界定。這樣的結果恐怕無法令許多因為上級法院對於下級法院之專利範圍界定之否決率(reversal rate)偏高而殷切盼望CAFC能改變現行標準者滿意。筆者將分析本案判決並提供相應之訴訟策略建議。
I.申請專利範圍之界定(Claim Construction)及上訴法院審查標準
申請專利範圍的界定可以說是專利訴訟中至為關鍵的問題[註2]。只有在申請專利範圍被決定後，後續方可進行相關產品是否侵權等分析。在目前現行的申請專利範圍的界定中，主要仍是依據美國最高法院於1996 年之Markman判例[註3]。簡言之，在Markman一案中，美國最高法院決定了申請專利範圍之解釋為應由法官決定而非由陪審團 (Jury) 決定。至於，專利範圍之解釋到底是法律問題 (matter of law)還是事實問題 (matter of fact)，美國最高法院並未進一步釐清。Markman並揭示了法官應該根據內部證據(intrinsic evidence，例如，專利說明書或專利申請過程文件)佐以外部證據(extrinsic evidence，例如，字典或專家證詞)而決定申請專利範圍的具體涵蓋範圍。
區別是否為法律問題及事實問題的重要實益在於決定上訴法院對於上訴案件中關於申請專利範圍的界定的審查標準。不同之審查標準的差異在於上訴法院受下級法院的決定的拘束性有多少 (deference) 。簡言之，對於事實問題的審查標準可以包含：決定是否有明顯錯誤(clearly erroneous)、決定是否獨斷或不一致 (arbitrary and capricious)、決定是否有實質上的證據(substantial evidence)所支持。
對於法律問題而言，相關的審查標準則多半為“重新審查 (de novo review)”標準。所謂的“重新審查”，意指上級法院可以就案件相關證據，對於上訴案件“重新”作出決定。換言之，下級法院的決定對於上訴法院的沒有拘束力或者是影響程度相當地低[註4]。
對於申請專利範圍的審查標準，CAFC於1998年在Cybro[註5]一案中更明白的表示對於申請專利範圍界定爭點之審查標準為“重新審查”。在這之後的相關案件中，有部分CAFC法官對於採用“重新審查”標準審查申請專利範圍界定頗不以為然，而紛紛於相關意見書中表達否定的立場[註6]。
在2014年，CAFC終於又有機會再次檢視是否應以“重新審查”作為申請專利範圍界定之審查標準。於Lighting Ballast案中，CAFC決定以全院聯席(en banc)的方式審查此對於專利侵權訴訟有深遠影響的案件。此案受關注的程度可以由各界踴躍遞送“法庭之友”意見陳述書(amici curiae briefs)表達意見而可見一斑[註7]。
值得注意的是，在大型科技公司(例如，Google Inc.、Microsoft Corp.、Cisco Systems Inc.、Dell Inc.及Intel Corp.)所提交的意見陳述書中，多半贊成維持現行的“重新審查”標準。持反對意見而認為應該重新檢視審查標準者包含許多專利專業人士[註8]及協會團體等。根據筆者之推測，對於大型科技公司而言，因為全國性的統一判決對於其專利訴訟管理上有其便利性，加上大型科技公司對於專利訴訟之費用通常會有制度地預先提撥準備，因此對於目前專利訴訟之“決戰於上訴審”的情況有較為充足的準備，所以採此立場並不讓人意外。
II. 評析 - 維持現狀“蕭規曹隨”的Stare Decisis
對於Lighting Ballast案，CAFC的聯席審判結果是維持現狀，意即現行之“重新審查”標準仍然是上訴審對於申請專利範圍界定之審查標準。多數意見的主要理由是根據遵循先例(stare decisis)之法則，認為現行標準為可行之標準而因此無變更之必要。多數意見以“全國一致性”為論述主軸，並針對少數意見所提起之論點-- “重新審查”標準不利於訴訟經濟等論點加以反駁。多數意見並舉出統計數據支持其論點，認為在1994-2013年間，專利案件的“上訴率”有逐年下降的趨勢，因此現行的“重新審查”標準顯然不會增加對專利訴訟涉訟方的負擔以及妨害可能的和解。
筆者以為，多數意見以“上訴率”作為直接支持現行“重新審查”標準之統計資料恐有未妥。首先，案件敗訴當事人決定是否上訴可能有許多種主觀及客觀的原因。例如，主觀上來說，不提起上訴的可能原因包含，接受原審判決(例如，雖不滿意但”含淚接受”)或評估上訴成功率不高而不願提起上訴等原因。而客觀上可能之不提起上訴的原因包含，敗訴當事人無力繼續負擔上訴訟費用或是未能及時於法定期間內上訴等原因。多數意見所引用之“上訴率”統計資料或可部分反應敗訴當事人主觀上不提起上訴因此進而減少紛爭之論述，然而對於因為其他原因而放棄上訴的案件則無法以相同方式解釋之。再者，即便“上訴率”因為逐年施行“重新審查”標準減少了，這並不表示案件量或是對案件當事人的訴訟負擔亦相應的減少。例如，1000件案子可能只有100件上訴(10%之上訴率)，但100件案子可能就有50件上訴(50%之上訴率)，因此“上訴率”無法直接反應案件量之多寡。
對於反對現行“重新審查”標準者而言，上訴案件之否決率才是其關心的重點。曾有相關統計指出，上訴法院對於初審法院在申請專利範圍界定之否決率相對偏高[註9]。而相對偏高的上訴被否決率則清楚說明了在“現行重新審查”標準下，初審法院跟上訴審法院在針對申請專利範圍界定之法律問題上的判斷有著顯著的差異。而這亦為反對意見書中主張改變“現行重新審查”標準並給予初審法院更多裁量權限的主要原因。遺憾的是，顯然參與多數意見的法官對於現行的標準之立場仍然是“滿意”或是“不滿意但可接受”，因此不認為需要改變現行的審查標準。
其實，此問題的核心在於，是否有足夠明確之專利範圍界定標準可以供初審法院及上訴法院參考。如果有的話，初審法院可以明確的遵循相關規範進行判斷，而上訴法院則可僅就初審法院是否有遵循相關規範進行審查即可。也許CAFC是時候重新審視申請專利範圍界定之判例法了(例如Phillips [註10]案)。
III. 結論與建議
法律安定性及可預見對於法治國家的重要性不言可喻。對於多數意見書選擇以遵循先例為理由維持現狀之結果，筆者雖然可以理解但期望CAFC能夠以更積極的作為建立起更為明確之專利範圍界定標準以供初審法院施行。如此方能有效增加訴訟結果可預見性並減少選擇有利法院之行為(Forum Shopping)。以目前情況而言，專利訴訟之“決戰於上訴審”之心態預期短時間內仍然不會改變。因此對於訴訟預算有限的可能涉訟個體，應及早因應做好訴訟費用準備，以免發生因訴訟經費有限而“含淚放棄上訴”之憾。(2610字)
[註1] Lighting Ballast Control LLC v. Phillips Electronic North America Corp., Appeal No. 2012-1014, _F.3d_ (Fed. Cir. 2014)(en banc)。請參閱：http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1014.pdf。
[註2] Retractable Technologies, Inc. v. Becton, Dickinson and Co., Appeal No. 2010-1402 (Fed. Cir. 2013)。請參閱：http://patentlyo.com/media/docs/2011/11/2010-1402-en-banc-order.pdf。
[註3]Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996) 。
[註4]例如在Lighting Ballast一案之協同意見書中，Lourie法官道出了即便是在de novo 審查中，仍存在有非正式地尊重下級法院決定之“潛規則” 。請參閱：Lighting Ballast, slip op. at 5 (concurring)(“not[ing] and consider[ing] how the district court construed the claims”) 。
[註5]Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc)。
[註6]例如在Amgen案中(Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2003))，法官Michel、Newman、Rader、Mayer 與 Moore採反對de novo審查標準的立場；在Retractable Technologies 案中，法官Rader、Moore與 O’Malley亦採否定立場。
[註7]計有38個組織共遞交了21份意見陳述書。
[註8]包含已退休之CAFC法官Paul R. Michel。
[註9]請參閱:http://law.lclark.edu/live/files/9718-moorepdf。
[註10]Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)。
徐仰賢律師美國華盛頓州及加州執業律師，目前任職於美國Perkins Coie LLP事務所。
作者詳細資料請參閱：http://www.perkinscoie.com/yhsu/。