證明均等侵權之證據規則

案件名稱：AquaTex Industries v. Techniche Solutions, 479 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2007)

一、案件概述

圖一、 '977 號 方法專利

原告 AquaTex 公司為美國第 6,371,977 （ '977 號 ） 方法專利之專利權人，該專利係一種可以使人體降溫的複合式布料組合方法，透過分層技術達到水分蒸散並降溫之功效（如圖一）。 2002 年 9 月 20 日，原告 於美國田納西州中區聯邦地方法院起訴， 指控被告 Techniche Solutions 公司 生產侵權布料予消費者，使消費者得以實施其專利方法，被告公司構成 '977 號專利第 1 及第 9 獨立項之輔助侵權 ( Contributory Infringement ) 。兩造就獨立項中的「合成纖維棉絮 ( Fiberfill Batting) 」一詞進行爭執，被告主張該棉絮專指人造纖維，而被控產品所使用之 VizorbR 布料則包含天然及人工混合纖維，因此未落入原告之專利範圍。

地方法院同意被告之見解，認定被告未構成文義侵權，且原告因審查歷程禁反言 (Prosecution History Estoppel) 而無法主張均等侵權。原告不服上訴至聯邦巡迴上訴法院 ( CAFC) ， CAFC 同意地方法院 未構成文義侵權之認定，但表示原告審查歷程之修正與合成纖維棉絮並無直接關係，因此原告不因審查歷程禁反言而禁止均等論之適用， 本案 發回地院進行重審。更審之地方法院以即決判決 ( Summary Judgment) 再度肯認被告未構成文義侵權，同時表示原告未能證明被告產品之填充層 ( Filler Layer) 於實質上與其專利達成相同之功能，並以實質上相同之方式獲得實質上相同之結果，因認定被告未構成均等侵權。原告不服再度提起上訴。

二、公司簡介
（一）AquaTex Industries, Inc.
本案原告 Aquatex Industries Inc.( “Aquatex”) 為一纖維製造及研發商，總公司位於美國阿拉巴馬州 (Alabama) ，研發產品主要為蒸散方式達降溫效果的衣物纖維、防火纖維及多層次纖維。
（二）Techniche Solutions
本案被告 Techniche Solutions 為一設計、製造衣物纖維之公司，總公司位於美國加州，重點研發為抗極高溫、極低溫以及降溫之纖維，其應用產品相當廣泛，包含極限運動、緊急救助與軍事產品等。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

三、主要爭點

被告產品所使用的 VizorbR 布料（包含部分天然纖維）是否構成系爭專利的均等侵權？

四、法律議題

根據專利說明書、專利引證案與外部證據等資料，各審法院均認為系爭專利文義範圍僅包括人造纖維，而不包括天然及人工混合纖維，因此被告之產品不構成文義侵權。

原告進一步主張被告產品落入均等侵權之範圍，但最高法院 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 U.S. 722 (2002) 一案指出， 均等論擴張之外在限制包含審查歷程之禁反言，若專利申請人於申請過程中已就權利範圍進行限縮，則推定專利權人無法於嗣後再透過均等論取回 (Recapture) 其已放棄之權利範圍，僅於專利權人證明該修改與現有爭議無關時，始例外不受申請歷程禁反言之拘束。本案中，專利權人曾經為有別於美國第 4,897,297 號專利前案，於請求項中新增「 以蒸散方式 (By Evaporation) 冷卻人體體溫」字樣，用以強調申請技術與前案 以壓縮 (Compress) 為主要冷卻方式 之技術相異。地方法院認為該修正已使專利權人放棄相關均等範圍，因此依審查歷程禁反言原則，專利權人不得再行主張均等擴張。然而， CAFC 於本案中採取相反的見解，認為原告於申請歷程中所作之修改為「冷卻技術」之補充而與系爭「合成纖維棉絮」無關，因此於合成纖維棉絮爭議上仍得主張均等。

確認原告得主張均等論以擴張「合成纖維棉絮」文義後，法院就系爭專利與被告產品進行均等侵權之功能、方法、結果三步檢測比對 ( Function-Way-Result Test) ，以判斷原告專利與被告產品間，在專利功能、技術方法、達成效果上是否具備實質相似性，若答案為肯定時，則被告產品構成均等侵權。本案中，地方法院認為原告專利合成纖維棉絮之目的在於「產生空氣囊 ( Air Pocket) 以促進 蒸散之效率」，而被告之產品並未以相同的方法達到蒸散效率增進之功能，因此未構成均等侵權。 CAFC 則 表示系爭專利說明書、審查歷程並未顯示合成纖維棉絮具有促進蒸散之功能，地方法院以原告專利商品化後之銷售網站，作為專利功能之主要解釋依據應為錯誤見解，專利技術之目的仍應回歸內部證據予以審查，因此否定地院之均等判斷。

CAFC 進一步引述 Texas Instruments, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.,   90 F.3d 1558 (Fed. Cir. 1996) 案判決，表示主張均等侵權時，專利權人應提出「以全要件原則為比對基礎」之特定專家證詞 (Particularized Testimony) ，並與雙方爭點進行連結。本案 CAFC 認為原告於本案所提之證據僅包含被告 Techniche Solutions 公司總裁之證詞，該總裁是否為該領域具有通常知識者已有疑問，其證詞內容又僅描述被告產品之運作方式，而未充分就系爭專利與被告產品進行實質性之比對。因此 CAFC 認定原告未盡其均等侵權之舉證責任，而維持地方法院未侵權之決定。

五、結論

2002 年美國最高法院於 Festo 案中表示，審查歷程禁反言對均等論之限制係採彈性阻卻 (Flexible Bar) 原則，專利權人於審查歷程進行權利範圍修正時，則推定不得再主張均等；但專利權人如能證明下列三點任一情況時，仍得主張均等： (1) 均等範圍為申請時不可預見的 (Unforeseeable) ； (2) 修正理由與均等範圍僅有些微關係 (Tangential Relation) ； (3) 其他無法合理預期專利權人於說明書內載明之均等範圍。本案適用 Festo 案第二種例外，法院認定專利權人之修正目的（ 釐清 布料 「冷卻技術」 ） 與本案均等標的（布料「合成纖維」）無直接相關性，因此原告仍得主張均等。

功能、方法、結果三步測試法為均等侵權主要之判斷標準，但如何於實際案例中提出適當證據並成功主張均等侵權，為相當困難之任務。 CAFC 於本案中提出兩個主要之證據規則，第一、系爭專利之功能與目的應自專利說明書、審查歷程等內部證據予以審查，而非自專利產品之行銷廣告進行判斷，因專利技術之突破與專利應用之行銷目的本來即未必一致；第二、主張均等侵權時，原告應提出 「以全要件原則為比對基礎」之特定專家證詞，若僅攻擊被告之抗辯或提供概括式侵權鑑定報告，均無法滿足原告之舉證責任。上述兩點皆為適用均等論時應注意之事項，進行侵權主張時應就此等證據規則多加留心。 (2113 字；表 1 ；圖 1)

相關參考資料：

案例Hilton Davis Chemical Co. v . Warner-Jenkinson，政治大學智慧財產研究所，網頁：http://iip.nccu.edu.tw/iip/NEW-iip/database/1999_patent/usacase/1.30.pdf