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案件名稱：Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006)
一、案件概述
本案系爭美國第6,109,747（’747號）專利為鏡框上附有磁鐵之眼鏡，使用人得於鏡框外另將備用鏡片等物附掛於原鏡架之上。本案專利權人Contour Optik(“Contour”)公司與訴外第三人之Chic Optic(“Chic”)公司於2001年簽署經銷、授權合約，將該眼鏡專利授權Chic公司使用，Chic公司於同年將該專利權再授權予Aspex公司。其後，被告公司之產品涉嫌侵害系爭專利，Contour和Aspex共同對其提起專利侵害訴訟，被告則抗辯Contour和Aspex公司未符合訴訟當事人適格規定，地方法院同意被告見解並以當事人不適格為由駁回起訴，原告不服上訴。
二、公司簡介
（一）原告：Aspex Eyewear, Inc.; Contour Optik, Inc.
- Aspex Eyewear, Inc.
Aspex公司1965年創始於加拿大蒙特瑞爾(Montreal)，於各大洲之不同國家均設有營業據點，與Dior和Cartier等時尚品牌共同合作開發產品，其鏡框、太陽眼鏡等產品均擁有多種專利。
- Contour Optik, Inc.
Contour（文德光學）公司1979年成立於台灣，為專業眼鏡研發公司，生產基地遍布於亞太地區，以磁鐵吸附式前掛太陽眼鏡為代表產品。
（二）被告：Miracle Optics, Inc.
Miracle公司位於美國加州，為專業眼鏡生產公司，主要產品包括眼鏡及太陽眼鏡等。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 原告 |
Aspex Eyewear, Inc., Manhattan Design Studio, Inc., Contour Optik, Inc., and Asahi Optical Co., Ltd. |
| 被告 |
Miracle Optics, Inc. and Viva Optique, Inc. |
| 地方法院 |
United States District Court – Central District of California |
| 上訴法院 |
CAFC |
| 索引編號 |
434 F.3d 1336 |
| 系爭專利 |
U.S. Patent No. 6,109,747 |
| 提告日期 |
2001年3月28日 |
| 一審終結 |
2004年5月4日 |
| 一審結果 |
原告當事人不適格駁回起訴 |
| 上訴日期 |
2004年5月4日 |
| 二審終結 |
2006年1月10日 |
| 二審結果 |
撤銷並發回地院更審 |
三、Contour和Chic間之合約內容
- Chic取得在美國境內對’747號專利產品之生產、使用和銷售的專屬權利。
- 對於第三人侵害’747號專利權，Chic享有提起訴訟之優先權，並可獲得侵權訴訟所得利益。
- Chic可將747號專利再授權給第三人。
- 雖Chic取得對第三人提起專利權侵害訴訟之權，但如Chic知有侵權發生，仍於30日內未訴諸法律行動時，Contour保留其訴訟權。
- Contour可選擇參與Chic所提起之訴訟，並提供金錢上協助（以總費用之50%為上限），再按比例分享訴訟所得利益。
Contour和Chic之協議至2003年3月6日到期，經延長後至遲將於2006年3月16日終止。
表二、訴訟之各事件及授權時點整理
| 時間 |
事件 |
| 2000年8月29日 |
專利權獲證並由發明人移轉予Contour |
| 2001年3月20日 |
Contour和Chic簽訂專利授權協議(Distribution and License Agreement) |
| 2001年3月28日 |
Aspex和Contour共同起訴控告 Miracle侵害專利權 |
| 2001年4月5日 |
Chic將專利權再授權給Aspex使用 |
| 2001年4月9日 |
Aspex和Contour修正起訴內容 |
| 2003年3月6日 |
Contour和Chic間協議之截止日 |
| 2006年3月16日 |
Contour和Chic間協議之截止日（倘經延長） |
四、主要爭點
Contour授權Chic使用’747號專利，究竟係專利讓與(Patent Assignment)或專利授權(Patent License)性質？對協議性質具決定性影響之合約條款為何？Contour在本案中是否仍具原告當事人適格性？
五、法律議題
美國專利法第281條規定，專利權人(Patentee)有權對侵害其專利權者依民事訴訟途徑尋求救濟。而所謂的專利權人依專利法第100條d項之定義，包含「專利權獲證人」及「其權利之繼受人」。在一般專利侵權案件中，專利被授權人若未與專利權人共同提訴，則法院因當事人不適格而應予駁回訴訟。實際案例中，授權人與被授權人之關係，依授權協議之性質可區分為專利授權(Patent License)與專利讓與(Patent Assignment)兩種類型。專利授權者，原專利權人仍屬專利法第100條d項之專利權人，其仍可以自身名義對專利侵權人提起訴訟；專利讓與者，因專利權實體內容已轉讓予受讓人(Assignee)，因此專利讓受人(Assignor)即不得再以自身名義提起訴訟。
法院引用Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro S.P.A., 944 F.2d 870 (Fed. Cir. 1991)一案，契約之性質應自授權協議內容加以判斷，而不得逕依協議名稱即予以認定。區別合約究屬「專利授權」亦或是「專利讓與」之標準，係專利權人是否已於授權協議中將所有實質權利(All Substantial Rights)讓與給被授權人。根據美國聯邦最高法院在Waterman v. Mackenzie,138 U.S. 252 (1891)案的見解，單純授權他人專屬製造、使用和銷售專利仍未構成專利權之實質讓與。所謂實質權利之讓與除了應包括權利之使用外，更應依協議之授權範圍、授權時間長短、再授權等各方面因素予以決定。
本案中，法院雖認定Chic和Contour協議中，涵蓋了對專利權使用、製造和銷售之專屬權利，且再授權亦不受專利權人之限制，甚至Chic亦能對侵害專利之人提起訴訟尋求救濟，種種跡象顯示此協議具「專利權讓與」之特性。然而，法院考量專利授權之時間長短後發現，專利權使用之時間僅為2年，縱使該協議經延長最久亦僅5年，協議失效後Contour將重新獲得該專利之所有權利直至該專利期間結束為止。綜合判斷後，法院認為協議到期後Contour將回復其對專利之全部權利，因此甚難認定其自始已將系爭專利之所有權利讓與他人，Contour仍具專利權人身分，而可對侵害其專利之第三人提起訴訟。
綜上，聯邦巡迴上訴法院廢棄地方法院裁判，並將本案發回更審，此外並指示地方法院應就本案是否屬固有必要共同訴訟、應否有複數共同原被告做出判斷。
六、結論 對於專利權授與協議性質之認定，根據聯邦最高法院判例，應檢視專利權人是否將其「所有實質權利」均加以轉讓，而決定該協議究屬「授權」或是「讓與」；然而在檢驗專利權之「所有實質權利」時，法院必須針對專利權可能涉及之所有權利義務關係加以判斷。契約文字若表明此為專利授權，而被告欲於文字外例外主張，他方已因「專利權實質讓與」而不具當事人適格時，被告負有舉證責任證明專利權人確實已實質上未保留任何權利。 然而，多數授權契約中專利權人仍會保留部分訴訟參與權利、部分地域販賣權，或部分專利剩餘利用期間 ，符合專利權實質讓與者係屬極度例外。因此，專利授權訴訟提起時，仍建議將專利權人與被授權人一併 列為共同原告，以避免落入當事人不適格之程序性瑕疵。 |