︿
Top

專利侵權訴訟之當事人適格認定

瀏覽次數:1878| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

科技產業資訊室 (iKnow) - 張愷致,交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊 發表於 2011年6月20日
facebook twitter wechat twitter

案件名稱:Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006)

一、案件概述

本案系爭美國第6,109,747(’747號)專利為鏡框上附有磁鐵之眼鏡,使用人得於鏡框外另將備用鏡片等物附掛於原鏡架之上。本案專利權人Contour Optik(“Contour”)公司與訴外第三人之Chic Optic(“Chic”)公司於2001年簽署經銷、授權合約,將該眼鏡專利授權Chic公司使用,Chic公司於同年將該專利權再授權予Aspex公司。其後,被告公司之產品涉嫌侵害系爭專利,Contour和Aspex共同對其提起專利侵害訴訟,被告則抗辯Contour和Aspex公司未符合訴訟當事人適格規定,地方法院同意被告見解並以當事人不適格為由駁回起訴,原告不服上訴。

二、公司簡介

(一)原告:Aspex Eyewear, Inc.; Contour Optik, Inc.

  1. Aspex Eyewear, Inc.

Aspex公司1965年創始於加拿大蒙特瑞爾(Montreal),於各大洲之不同國家均設有營業據點,與Dior和Cartier等時尚品牌共同合作開發產品,其鏡框、太陽眼鏡等產品均擁有多種專利。

  1. Contour Optik, Inc.

Contour(文德光學)公司1979年成立於台灣,為專業眼鏡研發公司,生產基地遍布於亞太地區,以磁鐵吸附式前掛太陽眼鏡為代表產品。
(二)被告:Miracle Optics, Inc.
Miracle公司位於美國加州,為專業眼鏡生產公司,主要產品包括眼鏡及太陽眼鏡等。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

原告 Aspex Eyewear, Inc., Manhattan Design Studio, Inc., Contour Optik, Inc., and Asahi Optical Co., Ltd.
被告 Miracle Optics, Inc. and Viva Optique, Inc.
地方法院 United States District Court – Central District of California
上訴法院 CAFC
索引編號 434 F.3d 1336
系爭專利 U.S. Patent No. 6,109,747
提告日期 2001年3月28日
一審終結 2004年5月4日
一審結果 原告當事人不適格駁回起訴
上訴日期 2004年5月4日
二審終結 2006年1月10日
二審結果 撤銷並發回地院更審

三、Contour和Chic間之合約內容
  1. Chic取得在美國境內對’747號專利產品之生產、使用和銷售的專屬權利。
  2. 對於第三人侵害’747號專利權,Chic享有提起訴訟之優先權,並可獲得侵權訴訟所得利益。
  3. Chic可將747號專利再授權給第三人。
  4. 雖Chic取得對第三人提起專利權侵害訴訟之權,但如Chic知有侵權發生,仍於30日內未訴諸法律行動時,Contour保留其訴訟權。
  5. Contour可選擇參與Chic所提起之訴訟,並提供金錢上協助(以總費用之50%為上限),再按比例分享訴訟所得利益。

Contour和Chic之協議至2003年3月6日到期,經延長後至遲將於2006年3月16日終止。

表二、訴訟之各事件及授權時點整理

時間 事件
2000年8月29日 專利權獲證並由發明人移轉予Contour
2001年3月20日 Contour和Chic簽訂專利授權協議(Distribution and License Agreement)
2001年3月28日 Aspex和Contour共同起訴控告 Miracle侵害專利權
2001年4月5日 Chic將專利權再授權給Aspex使用
2001年4月9日 Aspex和Contour修正起訴內容
2003年3月6日 Contour和Chic間協議之截止日
2006年3月16日 Contour和Chic間協議之截止日(倘經延長)

四、主要爭點

Contour授權Chic使用’747號專利,究竟係專利讓與(Patent Assignment)或專利授權(Patent License)性質?對協議性質具決定性影響之合約條款為何?Contour在本案中是否仍具原告當事人適格性?

五、法律議題

美國專利法第281條規定,專利權人(Patentee)有權對侵害其專利權者依民事訴訟途徑尋求救濟。而所謂的專利權人依專利法第100條d項之定義,包含「專利權獲證人」及「其權利之繼受人」。在一般專利侵權案件中,專利被授權人若未與專利權人共同提訴,則法院因當事人不適格而應予駁回訴訟。實際案例中,授權人與被授權人之關係,依授權協議之性質可區分為專利授權(Patent License)與專利讓與(Patent Assignment)兩種類型。專利授權者,原專利權人仍屬專利法第100條d項之專利權人,其仍可以自身名義對專利侵權人提起訴訟;專利讓與者,因專利權實體內容已轉讓予受讓人(Assignee),因此專利讓受人(Assignor)即不得再以自身名義提起訴訟。

法院引用Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro S.P.A., 944 F.2d 870 (Fed. Cir. 1991)一案,契約之性質應自授權協議內容加以判斷,而不得逕依協議名稱即予以認定。區別合約究屬「專利授權」亦或是「專利讓與」之標準,係專利權人是否已於授權協議中將所有實質權利(All Substantial Rights)讓與給被授權人。根據美國聯邦最高法院在Waterman v. Mackenzie,138 U.S. 252 (1891)案的見解,單純授權他人專屬製造、使用和銷售專利仍未構成專利權之實質讓與。所謂實質權利之讓與除了應包括權利之使用外,更應依協議之授權範圍、授權時間長短、再授權等各方面因素予以決定。

本案中,法院雖認定Chic和Contour協議中,涵蓋了對專利權使用、製造和銷售之專屬權利,且再授權亦不受專利權人之限制,甚至Chic亦能對侵害專利之人提起訴訟尋求救濟,種種跡象顯示此協議具「專利權讓與」之特性。然而,法院考量專利授權之時間長短後發現,專利權使用之時間僅為2年,縱使該協議經延長最久亦僅5年,協議失效後Contour將重新獲得該專利之所有權利直至該專利期間結束為止。綜合判斷後,法院認為協議到期後Contour將回復其對專利之全部權利,因此甚難認定其自始已將系爭專利之所有權利讓與他人,Contour仍具專利權人身分,而可對侵害其專利之第三人提起訴訟。

綜上,聯邦巡迴上訴法院廢棄地方法院裁判,並將本案發回更審,此外並指示地方法院應就本案是否屬固有必要共同訴訟、應否有複數共同原被告做出判斷。

六、結論

對於專利權授與協議性質之認定,根據聯邦最高法院判例,應檢視專利權人是否將其「所有實質權利」均加以轉讓,而決定該協議究屬「授權」或是「讓與」;然而在檢驗專利權之「所有實質權利」時,法院必須針對專利權可能涉及之所有權利義務關係加以判斷。契約文字若表明此為專利授權,而被告欲於文字外例外主張,他方已因「專利權實質讓與」而不具當事人適格時,被告負有舉證責任證明專利權人確實已實質上未保留任何權利。 然而,多數授權契約中專利權人仍會保留部分訴訟參與權利、部分地域販賣權,或部分專利剩餘利用期間 ,符合專利權實質讓與者係屬極度例外。因此,專利授權訴訟提起時,仍建議將專利權人與被授權人一併 列為共同原告,以避免落入當事人不適格之程序性瑕疵。

 

訴訟大事紀

2014

12-11權利項解釋之後,US法院判決對文德光學不利

原告: Aspex Eyewear

依據CAFC認定Aspex Eyewear, Inc. & Contour Optik, Inc. v. Zenni Optical LLC, No. 2012-1318 (Fed. Cir. 2013),權利項解釋之後,US法院判決對文德光學不利:

(1)  "磁吸結合點設計在主鏡架中央" 且 "rimless 沒有圍繞鏡片框架"
-- 看來US法院判決對文德光學不利, 因此已經提供一些 claim保護範圍的破綻 : "磁吸在鏡架中央"  且 "rimless 沒有圍繞鏡片框架" 的磁吸太陽眼鏡就不侵害 '811 和 '896 專利, 而 '054專利無效。 
(2) 法院判決認為 Zenni Optical 磁吸結合點設計在主鏡架中央的太陽眼鏡, 因為 "rimless 沒有圍繞鏡片框架 Rimless" 故無侵害。
(3) '811和 '896 US專利 claim 要求 retaining mechanism, 被解釋為 = rim—around the lenses。

雖然,US法院判決對文德光學不利,但是Aspex磁吸結合點設計在主鏡架兩側: Aspex已有依據 RE37545 控告專利侵害勝訴的判決紀錄。因此 Aspex目前主打的 Easy Clip產品線,目前仍享有專利的有效保護。



 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。