專利說明書之「可據以實施性」應支持專利權範圍：Sitrick v. DreamWorks, 516 F.3d 993 (Fed. Cir. 2008)

原告Sitrick於伊利諾州北區聯邦地方法院對夢工廠(DreamWorks)等多家公司提起專利侵權訴訟，主張被告發行的部分電影DVD中含有「ReVoice Studio」技術，該軟體允許使用者將自己的聲音及影像匯入既存格式，侵害其美國第5,553,864號專利（“864”號專利）第54及56號請求項及美國第6,425,825號專利（“825”號專利）第1、20、49、57、58、62、64、69號請求項。案件移轉管轄至加州中區聯邦地方法院後，該地院以即決判決(Summary Judgment)宣告系爭864號專利系爭請求項因未滿足可據以實施性(Enablement)而無效，系爭825號專利請求項亦因不明確且未滿足可據以實施性之要求而無效，被告夢工廠公司勝訴。原告Sitrick不服提起上訴，就系爭之專利有效性加以爭執。

二、訴訟當事人簡介

1、本案原告David H. Sitrick為專利之個人發明人。
2、本案主要被告DreamWorks, LLC
DreamWorks（夢工廠）為一美國知名電影公司，創立於1994年，主要營業項目包括製造及發行電影、電玩和電視節目，重要代表作包含史瑞克、變形金剛與馬達加斯加等電影。
 

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

三、系爭專利內容

系爭864號專利讓使用者可將自己的視覺影像(Visual/Graphic Image)或影音影像(Audio Image)，替換成電玩或其他既存視聽影像中特定角色的外觀及聲音，其影像匯入方法是由使用者將自己的影像儲存於記憶體中，其後透過電玩裝置(Video Game Apparatus)選取欲替換之角色並匯入，而聲音匯入的方法則是由使用者匯入一段聲音，再由該專利內的聲音合成器(Voice Synthesizer)取得聲音參數(Voice Parameters)，並以之為模型製造出與使用者相同音色、音高的聲音。
825號專利內容與864號專利大致相同，但更強調該技術得應用於替換電影中特定角色外觀及聲音之領域。

四、主要爭點

如何解釋864號專利第54請求項「聲音合成器」之權利範圍？系爭864號專利及825號專利的專利說明書是否符合可據以實施性之要求？

表二、地方法院及上訴法院之結論

五、法律議題

判斷專利之有效性取決於明確的專利請求項定義，及支持該專利權範圍之專利說明書，包括充分之書面說明(Written Description)、可據以實施性(Enablement)及最佳實施例(Best Mode)三要件。本案主要爭點為可據以實施性，因此聯邦上訴法院首先解釋864號專利第54號請求項之「聲音合成器」內涵，否認專利權人主張聲音合成器僅具「單純重複播放(Playback)」之功能，而同意地方法院將該詞彙定義為：「分析使用者之聲音以取得參數，並以之為模型，重新製造與使用者相同音色、音高聲音之設備」。是以，系爭專利說明書之撰寫應該使該技術領域具通常知識者得據該說明而實施「分析聲音參數、重新製造同音頻聲音」之內容，然系爭說明書未清楚撰寫聲音合成器之實施方法，因此依美國專利法第112條第1項規定而無效。

864號及825號專利其他請求項部分，聯邦巡迴上訴法院指出其請求項文字上均表示系爭匯入影像之技術(IAIS及Controller260)得運用於「電玩」及「電影」領域之上。系爭專利說明書就該技術運用於電玩領域部分已進行說明，但就該技術運用於電影方面卻無任何描述，因此被告主張系爭專利在電影方面並未符合據以實施性之要求。聯邦巡迴上訴法院表示，電玩與電影在技術上完全不同，該技術領域具通常知識者無法知悉如何「自電玩應用」技術選擇及分析「電影」角色，亦無法得知如何匯入及替代「電影」角色之外貌及聲音。因此，認定被告DreamWorks公司已盡舉證責任，證明上訴人Sitrick之系爭專利欠缺可據以實施性而無效。

六、結論

美國專利法第112條第1項規定，專利說明書須符合「書面說明」、「可據以實施性」及「最佳實施例」三個要件，此即美國專利法對專利書明書充分揭露之明確規範。書面說明要求專利權人使該技術領域具有通常知識者「得知」(Recognize)其專利內容，可據以實施性則要求專利權人必須使該技術領域具有通常知識者「得實施」(Practice)該專利，該等要件用以確保國家在授與專利權人專利權的同時，能換取對等的技術公開並促進整體社會科技進步。因此，申請人若選擇使用權利範圍較大之文字時，必須確保請求項範圍之內容得使該技術領域具通常知識者得據以實施。

本案專利權人將其專利技術範圍擴大至電玩及電影兩個應用領域，但僅於專利說明書中闡述電玩領域之實施方式，若該技術領域具通常知識者得據電玩應用技術觸類旁通至電影應用則本說明書之記載已經足夠；反之，若如本案被告可以成功主張電玩及電影之應用領域於技術上截然不同，該領域具通常知識者根本無法據以實施時，系爭專利權則傾向被認定為無效。據此，撰寫專利說明書時，應時常注意專利請求項與說明書揭露間是否存在合理之一致性，不宜過度放大系爭技術之應用領域，否則容易遭到法院認定系爭專利須過度實驗而宣告系爭專利無效。