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PAICE提出ITC 337調查針對TOYOTA生產的油電混合車Prius與HS250

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科技產業資訊室 (iKnow) - 交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊 發表於 2009年9月17日
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一、訴訟案件概述

PAICE LLC於2009年9月2日向美國國際貿易委員會(International Trade Commission; ITC)請求對TOYOTA提起337調查,主張被告之Prius與HS250油電混合車侵害其油電混合車傳動軸相關專利(Hybrid Electric Vehicles and Components)。

該案早先於2006年8月由東德州聯邦地方法院做出判決,認為TOYOTA的產品Prius II、Highlander及Lexus RX 400h等汽車的傳動組件,均侵害了US 5,343,970專利第11及39項的專利範圍,與此次PAICE於ITC所主張遭受專利侵害的專利相同。但東德州法院僅判決TOYOTA每輛侵權車輛必須支付25美金的持續權利金(Ongoing Royalty)給予PAICE,並且否決由PAICE所主張的永久禁制令。

雙方對於聯邦地方法院的判決皆不服,因此向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起交互上訴(Cross Appeal)。CAFC於2007年10月確認(Affirm)地方法院所做成TOYOTA均等侵害之判決,並且維持不發給永久禁制令之決定,然而就持續權利金發回地方法院重新審理(Vacate and Remand)。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

請求日期

2009年9月2日

原告

PAICE LLC

被告

TOYOTA MOTOR CORPORATION、TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC.,、TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.,

地點

International Trade Commission (美國國際貿易委員會)

案號

337-TA-

系爭專利

US 5,343,970
Hybrid electric vehicle

                  資料來源: 鄭猷超,科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2009/09。

表二、系爭專利

Publication Title Assignee Pub. Date Filed Priority IPC Code
US5343970  Hybrid electric vehicle SEVERINSKY ALEX J  1994-09-06   1992-09-21   1992-09-21  B60K 6/387

表三、被告公司之相關產品與型號

被告公司

車款型號

TOYOTA

Prius II, Lexus RX400h

Prius III, Lexus HS 250h、Lexus RX450h

Source: 鄭猷超,科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2009/09。

二、系爭產品

1997年由TOYOTA所生產的第一台油電混合車Prius I至今已經有12年,在高油價與環保概念的發酵下,一連三代的Prius (Prius I、Prius II、Prius III)在全球銷售達到了200萬台的紀錄。本訴訟即包括了Prius II、Prius III相關車型。

三、核發永久禁制令的考量

最高法院在eBay v. MercExchange案中之見解:若原告要求法院核發永久禁制令時,對於下列四項要件須負舉證責任,包括:
(1)原告遭受到不可回復之損害(Irreparable Injury)
(2)原告在法律上所可用的救濟方式(Remedies Available at Law)無法適當地填補其所受損害
(3)對原告和被告雙方不利益的衡平考量,該衡平法的救濟(Remedies in Equity)是合理且正當的
(4)核發永久禁制令不會危及公眾利益(Public Interest)。

由於PICER並無實際生產行為,因此不會造成無法回復的損害,法院認定給予損害賠償與權利金的補償已經足夠。另外,頒布禁令將會對於TOYOTA造成與其往來的下游廠商的巨大經濟損失,並且不利於油電混合車的市場發展。綜上所述,聯邦地方法院駁回PICER的永久禁制令申請。

四、訴之聲明

  • (一)要求立即啟動337調查TOYOTA是否違法進口侵害系爭專利之產品進入美國,或於美國境內銷售有關於油電混合車傳動軸相關產品或原件(Component);
  • (二)舉行對於上述違法情事之聽證會;
  • (三)請求對於違反系爭專利之產品給予永久限制性的排除令(Permanent Limited Exclusion Order);
  • (四)請求對於違反系爭專利之產品給予禁止命令(Cease and Desist Order),禁止作為營銷的倉儲存貨(Warehousing Inventory for Distribution);以及
  • (五)其他由委員會認為公平合理的救濟方式。

五、評論

  • (一)本次PAICE欲藉由ITC 337調查取得禁制令的意圖相當明確。於提起本次調查之前,該公司雖已於東德州聯邦地方法院與CAFC勝訴。但兩次的判決都沒有給予PAICE永久禁制令,僅給予賠償金與支付持續權利金的判決。PAICE尋求ITC調查係意圖取得排除進口與禁止已進口產品銷售與倉儲的方式。尤其ITC的裁決可能會與聯邦地方法院有不同調的情形,如果此舉成功,則更可有效阻擋TOYOTA產品的進口與銷售。
  • (二) PAICE為專利授權公司(Non-Practicing Entity),因此取得永久禁制令的可能性較低,不但無法證實因為TOYOTA使用其專利技術而導致其無法授權其他廠商,;由於該公司並不從事實際的生產行為,因此也沒有失去品牌辨識度或市場占有率的威脅。
  • (三)從公眾利益與環境發展考量,如果對於TOYOTA給予永久禁制令,將對於公眾利益造成較大的損害,且不利於油電混合車技術的發展。
  • (四)由聯邦法院的判決可看出,專利權人若沒有實施其專利,或是專利發明僅被控侵權產品的一小部分,並不是主要部分(Non-Substantial Part),則較難取得禁制令。
  • (五)回到專利權的設立宗旨,還是傾向讓專利能夠「實際」被產業所利用,增進創新與公眾利益為目標。

(1551字,表:2)


 
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