美CAFC裁定主張技術改良之電腦軟體專利為有效：Enfish v. Microsoft
科技產業資訊室 (iKnow) - 朱子亮 發表於 2016年5月26日
圖一、美CAFC裁定技術改良之電腦軟體專利為有效：Enfish v. Microsoft
本案Enfish v. Microsoft為2014年Alice案判決至今之不利氛圍下電腦軟體專利通過有效性考驗之極少數案例（僅有兩案，另一案為DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 2014），故其判決有助於釐清電腦軟體專利於符合哪些條件下仍具可專利性之問題。
美專利法第101 條（35 U.S.C. § 101）說明：「任何人士發明或發現一新穎而具實效之方法、機器、製品或組合，或新穎而具實效之改良成果，皆可獲得專利。」針對前述，美國聯邦最高法院建立了自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）為不可專利標的之認定原則，以避免作為創新建構基礎之基本科學原理、概念或商業施作方法受到專利壟斷而阻礙創新活動。
最高法院於2014年Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.（134 S. Ct. 2347, 2355, 2014）案判決中，裁定單純將一般金融概念方法等抽象概念應用至電腦之發明概念，並不具可專利性。該案判決說明一項發明標的是否具可專利性，乃透過Mayo Collaborative Services. V. Prometheus Laboratories, Inc （132 S. Ct. 1289, 1298, 2012）案之兩步驟分析架構來判定：
（一）判定系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念；
（二）判定前述專利中是否存在足以確保整體專利成果「顯著多於」前述不可專利標的之發明概念（an inventive concept sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the ineligible concept itself），並可將所涉自然法則或抽象概念等轉化為一可專利標的。
最高法院Alice案判決，雖解決了101條專利適格性認定之議題，然亦留下許多疑問，有待下級法院在訴訟個案中做出補充解釋。2016年5月12日，美國聯邦巡迴上訴法院於Enfish LLC v. Microsoft Corporation一案上訴判決中，裁定可能涉及抽象概念之兩項電腦軟體專利為有效。
一、本案Enfish v. Microsoft簡介
本案為2012年美國一家專利授權公司Enfish於加州中區聯邦法院控告微軟及其下游客戶等五家公司侵害其兩項美國專利（6,151,604以及6,163,775），系爭產品為微軟所開發NET Framework平台中的ADO.NET資料存取技術。相關訴訟資訊，可參考產業資訊室2012年報導「電腦軟體專利訴訟，Enfish, LLC 控告微軟等五家公司」：http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/read.aspx?postid=7398
系爭604及775兩項專利發明皆涉及電腦軟體技術，其中描述一種可應用於電腦資料庫之邏輯模型（自參照式模型，self-referential model）及整理資料庫所存儲資料之方法。簡而言之，該模型將具有關聯性之不同表格資料彼此結合，並配置成為單一表格。原告聲稱此專利發明可縮短資料配置及搜尋所需花費時間，並提昇資料處理效率。
一審地院同意被告簡易判決聲請，裁定兩項系爭專利因涉及抽象概念而不具備101條所述之專利適格性。地院引用Mayo分析架構，首先說明人類自古以來即慣常使用表格化方式來整理或存放資料，系爭專利嘗試將此類表格納入權利範圍，故涉及了使用表格來組織、記憶及取得資料之抽象概念；其次，系爭請求項內容僅敘述由電腦來運行此一重所皆知之常規性（conventional）方法，故缺乏可將前述抽象概念轉化為可專利標的之發明概念。
二、上訴法院CAFC判決論理
二審合議庭部分推翻地院判決並發回，認定系爭專利並未涉及任何抽象概念。在Mayo第一步驟分析未成立下，合議庭並未繼續討論第二步驟。合議庭重要見解，包括：
- 最高法院Alice案結果並未明確排除所有軟體發明之可專利性，故下級法院不應去建立軟體專利皆為無效之判例。許多重要電腦技術發明之本質，為針對軟體程式之改良成果，此些成果不能被歸納為實體發明，而屬於邏輯架構或處理方法，若以涉及抽象概念為由來一併排除，則將導致否定此一廣大技術領域中之所有發明成果。
- 鑒於最高法院並未就何謂「抽象概念」之問題提出解釋，地院在進行Mayo第一步驟分析，在判斷系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念時，不應單純檢視請求項內容中是否存在此些不可專利標的，理由為此些概念或現象亦屬於且發生於實體世界，故有許多主張實體物品發明或方法之專利內容亦存在此些標的。地院應參考專利說明書，嘗試瞭解請求項內容之本質，就整體觀之，是否屬於前述標的。
- 最高法院Alice案見解並未認為所有電腦相關技術皆為抽象概念，亦未說明所有透過電腦實施之軟體皆涉及抽象概念，並需要進行Mayo第二步驟分析。軟體仍可創造出不屬於抽象概念之技術改良成果，這並非僅硬體設備可為之。本案系爭專利，屬於改進電腦效能之技術，故為一可專利標的。
- 系爭專利發明之目的若為改進電腦效能，則其於電腦上運行之事實，未必導致其無效。倘若發明本身，僅將眾所皆知之常規性活動或知識（如一般商業慣例或數學方程式等）與一般電腦硬體結合來執行，則不具可專利性。故本案實質爭議，為系爭請求項內容，究竟是主張將自參照式表格應用在電腦資料庫上可改善電腦資料處理效能，還是主張一種可歸納為抽象概念之資料處理方法並使用電腦來做為實施工具。對此，合議庭認定系爭請求項內容屬於前者，並裁定專利有效。
三、評析
CAFC本案判決採取重視及保護軟體發明之立場，強調電腦軟體專利仍可獲得專利。其要點包括（一）最高法院Alice案判決並非意味著所有軟體發明皆不具可專利性，或所有軟體發明皆屬於抽象概念；（二）若軟體發明與電腦硬體結合之目的在於獲得技術改良成果，則具可專利性；（三）若軟體發明僅將一般電腦硬體與常規性活動知識結合，則不具可專利性。CAFC亦特別說明，地院在進行Mayo第一步驟分析上，不應單純去檢查請求項內容是否存在任何自然法則或抽象概念等，並造成誤判，而應參考專利說明書，來判斷整個發明是否確實為主張這些標的。(1822字；圖1；表1)
表一、專利訴訟案件基本資訊
| 訴訟名稱 |
Enfish LLC v. Microsoft Corporation et. al. |
| 提告日期 |
2012年8月27日 |
| 終結日期 |
2016年5月12日CAFC發回更審 |
| 本案原告 |
Enfish, LLC |
| 本案被告 |
Microsoft Corporation
Fiserv, Inc.
Intuit, Inc.
Sage Software, Inc.
Jack Henry & Associates, Inc. |
| 訴訟案號 |
2:12-cv-07360 |
| 訴訟法院 |
美國加州中區聯邦地方法院 |
| 爭議專利 |
US 6,151,604 A1
Method And Apparatus For Improved Information Storage And Retrieval System
US 6,163,775 A1
Method And Apparatus Configured According To A Logical Table Having Cell And Attributes Containing Address Segments |
| 爭議產品 |
微軟NET Framework編程平台中負責資料存取的ADO.NET技術 |
| 訴訟結果 |
一審：
- 604專利請求項31、32、775專利請求項31、32因涉及抽象概念且缺乏充分發明概念，不具101條所述專利適格性而無效。
- 604專利請求項17受微軟Excel 5.0 pivot tables產品所占先。
二審：
1. 推翻前述第一項裁定結果並發回。
2. 維持前述第二項裁定結果。 |
Source：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/5
參考資料
Enfish, LLC v. Microsoft. Corporation, No. 2015-1244 (Fed. Cir. May 12, 2016)
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1244.Opinion.5-10-2016.1.PDF
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