美核發禁制令靠四指標衡量

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李森堙、專利佈局情報分析團隊發表於 2016年5月2日

2016年1月18日，美國加州北區聯邦地院同意蘋果（Apple）請求，以三星產品侵害蘋果三件專利權利並導致蘋果蒙受不可回復損害（irreparable harm）為由，核發永久禁制令（permanent injunction）來禁止三星在美國境內製造、使用或販賣，可以執行侵權技術功能的軟體或程式碼。

圖一、美核發禁制令靠四指標衡量

本案所涉三件蘋果專利，分別涵蓋偵測資料中特定資訊（如電話號碼、email等）後連接相關應用程式、滑動解鎖以及自動訂正輸入錯誤等手機相關功能。蘋果之所以向法院請求，以執行前述功能之軟體或程式碼而非三星手機產品為禁止製造販賣的標的，是為了規避前述技術功能並非手機主要功能，因而可能導致法院會不願意就整體產品核發禁制令的問題。

美國最高法院建立了，法院在判斷是否就專利侵權行為核發永久禁制令時，必須衡量的四項判斷標準：專利權人蒙受不可回復損害、金錢性質損害賠償不足以補償損害、對兩造負擔公平合理以及未侵害公共利益。而就第一項標準，專利權人要證明其蒙受不可回復損害，必須證明其所受損害與侵權人侵權行為間存在因果關係（causal nexus）。

美國聯邦巡迴上訴法院在其2015年12月16日判決中指出，蘋果將其所請求的禁制令適用範圍限制在侵權技術功能，但單憑此點並無法證明蘋果因為三星的侵權行為（製造販賣手機產品）蒙受不可回復損害（銷量下滑、市占率流失），而不論禁制令之適用範圍是侵權技術功能或侵權產品，專利權人均必須證明其所受損害與侵權行為間存在因果關係。

然而，聯邦巡迴上訴法院進一步指出，美國加州北區聯邦地院先前以蘋果無法證明其損害與三星侵權行為間存在因果關係為由，拒絕核發禁制令是適用錯誤法律原則所產生的結果。

美國加州北區聯邦地院先前要求蘋果舉證證明，蘋果專利所保護的技術功能是消費者購買三星侵權產品的理由，而由於蘋果未能證明，消費者是因為三星產品具備滑動解鎖或輸入自動訂正等功能才購買三星產品，所以法院認定蘋果未能證明其因為三星侵權行為而蒙受不可回復損害。

聯邦巡迴上訴法院推翻前述見解，認定蘋果僅需要證明，受其專利保護的技術功能與侵權行為相關，且對消費者選擇手機產品而言具重要性即可，而由於蘋果證明了消費者想要、偏好且願意為這些技術功能支付額外費用，亦證明了這些技術功能是包括在導致消費者做出消費選擇的各種功能之中，所以蘋果證明了其所受損害與三星侵權行為有因果關係。

聯邦巡迴上訴法院認為，若在本案中不核發永久禁制令，則等於是排除了任何在涉及多重層面與多重功能技術之專利訴訟案件中核發永久禁制令的可能性。而聯邦巡迴上訴法院的判決，讓美國加州北區聯邦地院在2016年1月核發前述禁制令，雖然其適用範圍是執行侵權技術功能的軟體或程式碼，但其所影響者會是三星具備侵權技術功能的手機產品。

聯邦巡迴上訴法院的判決見解可以說放寬了，過往法院在核發永久禁制令時，對專利技術功能與侵權產品整體功能間比例原則的考量，讓並非產品主要功能的專利技術功能，亦有可能成為禁止侵權產品製造販賣的基礎。

不過在本案的另一起上訴案件中，聯邦巡迴上訴法院於2016年2月26日作出判決，廢棄原審判決結果，認定三星產品未侵害蘋果偵測資料中特定資訊之專利權利，同時滑動解鎖與輸入自動訂正專利為無效。

（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心副研究員）

表一、蘋果控三星侵權案（12-cv-00630-LHK）所涉蘋果主要專利一覽表

美國專利編號	所保護之主要技術功能	一審認定侵權之三星產品	二審結果
US 5,946,647	在觸控式螢幕上識別特定資料結構，如電話號碼，並連接特定行動，如撥打電話，於該資料結構上	Admire、Galaxy Nexus、Galaxy Note、Galaxy Note II、Galaxy S II、Galaxy S II Epic 4G Touch、Galaxy S II Skyrocket、 Galaxy S III、Stratosphere	侵權不成立
US 8,046,721	滑動解鎖	Admire、Galaxy Nexus、Stratosphere	專利無效
US 8,074.172	自動訂正使用者的輸入錯誤	Admire、Galaxy Nexus、Galaxy Note、Galaxy S II、Galaxy S II Epic 4G Touch、Galaxy S II Skyrocket、 Stratosphere	專利無效

資料來源：作者自行製作

(本文刊登於經濟日報2016/05/01)

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