︿
Top

專利申請首要提升專利品質及價值

關鍵字:專利申請專利品質
瀏覽次數:2321| 歡迎推文: facebook twitter wechat twitter twitter

科技產業資訊室 - 陳世顯 發表於 2014年6月16日



前言

根據統計在美國提出的專利申請成功通過審查並核發,大約有百分之六十(60%)的比率;又,在所有核發專利的案件中,大約僅有百分之二十(20%)的專利,曾經應用於商業化用途;在該商業化用途的專利之中,僅有低於百分之五十(50%)的專利,能夠為專利權人回收專利申請成本,也就是先前支付給專利律師的服務費用。由此可精算出,在美國所申請的專利,最終能夠為專利權人賺進錢財者,其比率恐怕不及百分之五(5%);換言之,無法發揮效益的專利高達百分之九十五(95%),反而造成企業營運之一種浪費及負擔。所以,專利申請在精不在多。

表一、專利成功應用之比率

專利成功比率 比率
專利申請成功比率 60%
專利商業化比率 12%
專利成功轉成現金流比率 <= 6%

 

一、精實專利 慎選申請

申請一件專利,動輒要花費數萬美金,因為專利律師的服務費用高昂,稍有一點經驗者,每小時的費用已超過500美金,訴訟案專利律師更是每小時1,000美元起跳,諸此已是常識。所以論究專利申請,為了避免財源浪費,公司主管專利業務者,當要慎選專利申請。若發現專利申請案的核准比率低於平均值(60%),則當自我檢討,可能浮濫申請,更不可全由專利代理人決定。因為專利代理人,絕不願意被指責且不願負起決定不申請專利的過失;更何況,當生意上門主動委託專利申請,焉有拒絕而不受理的道理。

 

二、品質與價值 須靠自己來把持

如前所述,就專利代理人而言,相對較關心的是客源與案源,希望數量愈多愈好,所以要求處理(包含撰寫)專利說明書的效率,越高越好。其經營理念常是:絕對避免出差錯、營利賺錢擺第一、客戶權益(譬如爭取專利獲准)盡力而為;但高效率處理專利說明書與高核准率的專利申請,這並不保證專利的品質與價值。因為如何有效率的撰寫專利說明書與如何確保專利的品質與價值,兩者的聚焦重點不同。又,專利申請的目的,固然有種種考量,但專利申請人及專利部門,常被勸導,以為提出越多的專利申請案,就自然可能產出越多具有品質與價值的好專利;惟事實不然,專利數量與專利質量兩者,其間並無必然的因果關係。因為,主管機關審核專利的基準,並非以專利的品質與價值作為基準。

依據美國專利法,專利申請案應否准予專利,最基本的審核準則有四,其分別為:(1)新穎性(novelty);(2)實用性(usefulness);(3)非顯而易知性(non-obviousness);以及(4)適當的揭露(adequate disclosure )。換言之,主管機關審查專利時,審查委員並無義務協助申請人來檢驗專利的品質與價值。是以,如前所述,在通過審查並核發專利的案件中,具有商業價值且能夠為專利權人賺進錢財者,大約僅有百分之五(5%)。

由於專利代理人係以營利為優先考量,而專利審查委員的審查基準,亦非基於專利的品質與價值,所以發明人及主管專利業者,應當深思:專利的品質與價值,須靠自己來把持。舉例而言,撰寫專利申請範圍(claims),就所主張的發明特徵,建議至少當提出三種樣態,包含:(1)最廣的專利申請範圍(涵蓋發明的原則及原理)、(2)中等廣的專利申請範圍(涵蓋發明的所有實施例)、以及(3)相對較窄的專利申請範圍(涵蓋發明的最佳實施例)。此舉有利於引導撰寫專利說明書的思索並聚焦,且有利於測試審查委員的審查尺度,對於爾後專利請求項及權利請求範圍的新增或修改,裨益進退皆有所依據。也就是說,從開始專利申請的最初階段,就要以對的方式來照料專利的品質與價值。

 

三、探究審查四準據 提升專利核准率

專利未能准,遑論價值可連城;偉大的發明創作,鳳毛麟角。一般而言,具有商用價值的發明創新技術,已屬可遇而不可多求。然而,儘管該技術具備:(1)新穎性、(2)實用性、及(3)非顯而易知性,但若發明技術缺乏(4)適當的揭露,依據專利審查基準,其仍然得不到專利,此乃因為適當的揭露,並非如尋常人見解,僅將專利請求項的文字直接拷貝並加入專利說明書中來描述即足,而是必須依照專利說明書(含圖示)的格式及規範,詳實記載發明技術的目的及功效等,且尚必須能夠說服審查委員,使其瞭解所關係的發明技術,確實具備:(1)新穎性、(2)實用性、及(3)非顯而易知性;否則焉能說服審查委員並幫助自己獲取專利。更明白而言,從實務中發覺,諸多專利申請案在審查委員與代理人間,文件來往爭執、時效錢財延誤浪費、甚至案件最終遭受核駁,往往這一切其實並非發明技術本身欠佳,而是因為發明人及專利代理人,未能即時針對發明技術之(1)新穎性、(2)實用性、及(3)非顯而易知性等,提出足以說服審查委員准予該當專利之揭露描述。

要言之,發明技術須具足四項基準、亦即:(1)新穎性、(2)實用性、(3)非顯而易知性、及(4)適當的揭露,始能授准予專利;然而,愈是前瞻概念性創新的發明技術,固然愈具足新穎性,但並非意味著其申請專利就必然較容易通過核准;原因在於,前瞻概念性創新的發明技術,對於申請專利說明書的揭露,尤其必須注意不能流於天馬行空,空泛至缺乏理念支持;更言之,愈是前瞻概念性創新的發明技術,就愈必須提出足以釋示、支持、並達成發明所主張目的及其功效等的說明,包含:充分揭露所面對的技術問題、明確點出所主張的技術功效、詳實記載所欲解決問題的技術手段、構想合理的實施例、陳述核心技術的原理原則、甚至必須提供實驗數據,以資證實所揭露發明技術確具足如上所強調之四項基準;否則,儘管前瞻發明技術具足新穎性、實用性、及非顯而易知性,但若欠缺針對諸此特性之充分揭露,其仍然得不到專利。

 

四、 適當揭露是義務 成就專利是要事

理解發明技術必先要掌握發明精髓,若無能掌握發明精髓,即不可能寫出好的專利說明書之專利請求項;又,發明技術有深有淺、有簡單且有複雜,但若不能夠以明確的一句話來描述發明技術的本質,則可謂尚未能夠精要掌握發明的精髓。又,在發明專利說明書當中,就每一項專利請求項所主張的技術特徵,亦應當直接以圖示並闡明該特徵該當准予專利的理由;若未能說明所主張的技術特徵,則審查委員可能會以發明技術特徵在專利說明書中缺乏支持 (lacking support in the specification),而拒絕准予專利,這是撰寫專利說明書的根本缺失。

「適當的揭露」對於發明技術的描述,發明人及撰寫專利說明書的代理人,一般通常有基本共識,認為明確必要將發明技術說明清楚;然而,對於發明技術背景,及其所面對而期待欲解決的問題,通常躇躊,深怕多說,影響專利核准;因此,常見避重就輕,馬虎交代,論述失據,邏輯欠明,所列示之習知技藝亦非最接近發明的技術,以致難能令人掌握發明精髓並界定其技術範疇。這反而是不作的結果,反而可能造成取得專利權之障礙,爾後即使僥倖取得專利,一旦發生專利訴訟,終將面對習知技藝及一切法律程序瑕疵的嚴峻考驗!

關於「非顯而易知性」,在說明書中也要提出「適當的揭露」;申請專利,當然要取得專利,但適當揭露是義務,也是促成專利取得的大要事;若是因為沒有盡到揭露的義務,而使專利申請遭受拒准,則殊實可惜;又,對於多數屬於改良性技術,為說服審查委員該當准予專利,尤必要提出與先前技藝比對性的說明,用以說服該技術並為非顯而易知。當然,對於前瞻概念性的創新技術之專利申請,如前論述也必須提出適當的揭露。不論是改良性技術或前瞻概念性的創新技術,基於實務發覺,諸多不能順利取得專利的要因,常是對於「新穎性、實用性、及/或非顯而易知性」等方面的揭露程度及說服力不足使然。

就企業而言,為提升專利品質及核准率,通常在企業內部皆設有評價專利申請的機制;例如對於新發明的構想提案,不但發明人及其部門主管得表示意見,承辦的智權工程師及其主管,也得表示意見,而且常召開跨部門的專利評核會議,以評定構想提案的價值,並決定其是否要提出專利申請。然而,這樣一連串的評核機制,決策流程冗長,缺乏效率,不合專利申請越早越快越好的原則;因為,相同的發明構想,一旦他人早一步先提出專利申請,不但自己企業產品得不到專利保護,將來還可能遭受他人指控專利侵權。所以,企業內部評價專利申請,專利申請的時效掌控很重要;況且,前瞻創新性的發明技術,關係到企業未來發展的命運,屬於投資研發創新的成果,理當儘速提出專利申請保護。

 

五、結語

申請專利有兩個根本指標,第一是要能夠取得專利,第二是要能夠取得有價值的專利。但是,如何取得專利,這涉及發明技術本質與發明技術揭露之一門專業;如何取得有價值的專利,則屬於慎選專利申請及撰寫專利權項之一門藝術。常聽聞感嘆:「明明自己的發明技術不錯,但申請專利卻不能順利取得;又,眼見他人正在使用自己的發明技術,但為何自己的發明專利,卻難以嚇阻他人在專利侵權」,因而抱怨牢騷連連;究其原因,乃因為其缺乏專利的專業,不明專利的藝術。

總而言之,專利要好,三樣東西不能少,即發明的本質要好、撰寫專利的人素質要好、且專利的法相要好,即所謂「三好專利」。如此才容易咬得到他人的產品及/或服務在侵害專利權,對於所伸張的專利,才較不容易被迴避設計,也才較不容易被推倒撤銷、亦即所謂「咬得到、推不倒」。 (3990字)

 

撰稿者:陳世顯先生

現任日月光技術處長

前宏碁法務智權資深經理、前華宇電腦法務智權協理、前奇美電子法務智權處長


 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1. 科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2. 著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。