壹、前言
美國發明法案（AIA）不但是美國六十年來最重要的專利法修正，其中的許多修正內容（如改採先申請主義），亦已根本的改變了美國的專利申請制度與策略。更重要的，則是AIA對救濟制度的變革，例如專利領證後（post-issuance）的複審救濟程序，包括第三方複審程序（Inter Partes Review, IPR）、商業方法專利複審（covered business method review, CBM) 與核准後複審（Post grant review, PGR）等救濟程序，更有逐漸將專利有效性爭議的主戰場，由法院導向美國專利商標局(USPTO)行政救濟體系之態勢。而在AIA的新複審救濟制度實施一年半之後，從實際案件數的快速增加，以及案件審理結果明顯不利專利權人的事實觀之，更可以確認國外業者積極運用此等複審程序的效益宏大。這些變革的直接影響，就是專利爭議的遊戲規則已經悄然改變，值得業者重視。
貳、新複審程序實施一年半後的情況
領證後複審程序，乃是美國AIA新增的一種專利核准後的救濟程序，其提供三種行政複審救濟管道，也就是IPR, CBM以及PGR等程序。根據AIA，這些複審程序自該法生效之日起一年後正式生效，也就是從2012年9月16日正式開始實施，並取代舊有的多方再審查程序（inter partes reexamination），成為利用人挑戰專利有效性的重要管道。
雖然在新救濟制度實施前夕，許多業者由於對新救濟制度的不瞭解，再加上費用增加甚多（例如IPR的申請規費高達2.72萬美元），為防止受到新救濟程序所帶來不確定法律風險的干擾與節省費用，曾掀起一波搶搭舊制最後一班車的風潮，造成多方再審查案件的暴增。然新複審畢竟有其優勢，因此在正式上路之後，已經有越來越多的業者開始採行新複審救濟程序尋求救濟。
這是因為單就形式而言，新複審程序除係由專業行政法官所組成的PTAB進行審理之外，整體訴訟時程也更經濟。相較於舊法之多方再審查程序需耗時三年，新制則有審理時間的限制（例如IPR程序需於一年內完成的時限）規定，顯然較舊法更具有時效。也因此，雖然於新制實施前出現大量利用舊法的案件，但是也因為新複審程序的特殊優勢，使得該等程序正式實施後就受到廣泛運用。
根據USPTO的統計，除PGR案件較少外，IPR申請案件從2013年6月以來，每個月都超過50件，也成為AIA通過迄今案件量最多的一項行政救濟程序，截至2014年3月底止已達983件，而CBM程序也有140件。就以各方運用最多的IPR案件而言，其中多數均符合IPR程序所要求的「合理可能性」（Reasonable likelihood）標準，並未發生專家擔心的門檻過高問題，使業者反而能積極的利用IPR程序對指控其侵權或有指控可能的專利提出有效性的挑戰，並透過行政救濟程序獲得重新審查的機會。
而在一年半的實施之後，專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）也已經獲得「專利請求項殺手」（Claim Killer）的稱號。根據美國知名的專利事務所Kenyon & Kenyon的統計，迄2014年4月10日為止，PTAB已經作出51件最終書面決定，但是結果似乎一面倒的對專利權人不利。其中最慘的是商業方法專利複審CBM程序，在12件最終決定中，專利權人全軍覆滅，所有爭議請求項均被判無效。至於IPR程序的39件最終判決中，只有五件專利權人獲得勝利，專利權人勝訴率只有13%，但是若就爭議的請求項比例來看，則專利權人勝訴率竟然只有5% ，而挑戰成功率高達95%(在系爭538項請求項中，510項被判決不具專利有效性，只有28項請求項獲得維持)。從這些數字觀察，只要PTAB決定受理並進入複審實質審理程序，則被挑戰的請求項能獲得維持的機會不大。因此重點就在於能否為PTAB接受。以下就以最廣為利用的IPR程序加以分析。
資料來源：美國專利商標局USPTO
參、第三方複審程序案件的現況
根據AIA的規定，第三人若要提起IPR程序，只能在專利領證9個月後或核准後複審PGR程序終止後提出，而且只能以系爭專利不具有美國專利法第102條之新穎性及第103條之非顯而易知性（進步性）為理由，並必須主張系爭專利至少有1個請求項不具可專利性（35 U.S.C. § 311(b)）。一旦有人提出IPR請求，PTAB就必須根據申請人所提出的證據（限於已核准之專利或已公開出版文獻printed publication)來決定是否已構成啟動IPR程序的要件，也就是系爭專利請求項需達不具可專利性的「合理可能性(reasonable likelihood)」。（相對而言，核准後複審 PGR程序則應在專利領證後9個月內提起，至於提出的理由可以專利違反美國專利法第101條、第102條、第103條以及第112條為由提出）。
就審理程序而言，PTAB於收到雙方初步答覆的3個月內，需就是否啟動IPR程序做出決定(35 U.S.C §314(b))，並需在啟動後一年內做出最終決定（除非有正當理由才可例外延展六個月，35 U.S.C §316(a)(11))。對於PTAB所作之最終決定若有不服，雙方皆可向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。
在IPR程序中，專利權人有一次修改專利範圍的機會，可選擇對被主張不具可專利性之請求項直接刪除或予以修改，但不能擴張申請專利範圍，亦不得加入新事項(35 U.S.C §316(d))。此外，專利權人也可選擇和解；一旦和解，則IPR程序當然終止(35 U.S.C §317)。
雖然IPR限制不少，但若從請求主體與系爭專利的構面進行觀察，利用新複審程序的案件反而以大公司為主。就以IPR程序為例，就以Oracle、Corning、Toyota Motor、Apple、Sony、Samsung、Dell、Google、Microsoft及Monsanto等國際知名企業利用最多，甚至台積電亦針對數個方法專利運用IPR程序主張他人專利無效，顯見IPR程序已經逐漸成為各大公司面對專利威脅或擬定智財策略時積極運用的手段之一。
另一方面，若觀察業者運所挑戰之專利，可發現其中有不少是由知名的非專利實施實體（NPE），如Intellectual Ventures、VirnetX等持有，也因此IPR程序是否會對NPE構成一定的衝擊，就值得持續觀察。
若以更宏觀的角度來看，就IPR程序最主要的爭議技術領域觀察，則由「電腦系統結構、軟體與資訊安全」(Computer Architecture, Software, and Information Security)位居榜位，半導體、電機與光電系統及組件（Semiconductors, Electrical and Optical Systems and Components）居次、「運輸、建築、電子商務、農業、國家安全」（Transportation, Construction, Electronic Commerce, Agriculture, National Security）以及「通訊」(Communications)等技術領域則分居三四名。此等分布也充分反應近年來專利戰爭主戰場之所在。若此趨勢持續，則新複審程序未來有可能對這些重點領域發揮更大的影響力。
肆、發證後複審救濟已經成為停止司法訴訟程序的重要理由
一般而言，業者在面臨專利權人在法院提起專利侵權訴訟之際，可以採行的因應策略包括提起反訴，或是透過USPTO的複審程序對該專利的有效性提起爭議，特別是在AIA的發證後救濟程序正式上路之後，透過IPR與CBM等救濟程序的案件數量大增，且挑戰者成功的機會也呈現一面倒的態勢。也因此產生另一個重要的問題，就是可否以提起複審程序為由，請求法院停止（stay）訴訟程序的進行，以待專利有效性的複審結果出爐後再續行訴訟程序，以及法院對於此等請求的態度為何。
其實從新複審程序正式上路的第一件爭議案件開始，就可以看出被告與法院的態度。例如第一件IPR案件，也就是製造GPS導航裝置的Garmin公司所提起專利有效性爭議中，該公司因為被專利權人控告侵權，為求反制，在IPR程序正式上路當天就立即提出申請，挑戰指控其侵權的美國第6,778,074號專利（「速限指示裝置及用以顯示速度及相關速限之方法」（Speed limit indicator and method for displaying speed and the relevant speed limit），並主張該專利全部20項請求項均無效。雖然PTAB審查後認為僅有第10、14及17項請求項符合IPR程序的「合理可能性」要求，但是卻全部勝訴。在該案中，法院雖未裁定停止訴訟程序進行，但是卻以延緩訴訟程序的方式，等待PTAB就專利有效性的結果出籠。
而在這第一件案件正式出爐之後，有越來越多的專利侵權案件被告以提起複審程序為由，請求法院停止訴訟程序的進行。雖然美國法院對於停止訴訟採保守的態度，也就是必須綜合考量下列三要件：發現程序（discovery procedure）是否已經完成與審判期日是否已經確定？停止訴訟是否可以簡化本案爭點與本案審理？以及停止訴訟是否會對他造不利（unduly prejudice）?
雖然在一般訴訟案件中，停止訴訟的門檻很高，但是在專利爭訟案件中，法院卻出乎意料的願意停止訴訟程序。根據統計，法院核准被告停止訴訟程序聲請的比例高達73.4%，其中，對以進入CBM程序為由請求停止訴訟的核准率竟高達90.48%，至於IPR程序也達69.9%，可見法院對新複審程序尊重的態度。
而就各法院的態度而言，亦可發現，受理專利案件越多的法院，越偏向核准被告停止訴訟之申請。其中又以德拉瓦州地方法院（准許25件）、加州北區地方法院（准許18件）與德州東區地方法院(准許10件)，即分居核准停止訴訟請求的前三名，而加州北區地方法院的核准率更高達83.33%，高居第一。縱使核准率最低的德州東區地方法院，其核准停止訴訟程序的比例也高達50%。
伍、發證後救濟已經成為爭執專利有效性的重要管道
從新複審救濟制度實施一年半以來的實際案件數，以及PTAB的最終決定和法院核准被告停止訴訟程序聲請案件的結果觀之，不論IPR程序或是CBM都成為被控侵權方或可能面臨侵權訴訟一方的有力攻擊武器，在此等制度正式上路一年半之後，PTAB的行政救濟程序，無疑已成為雙方當事人在面對侵權訴訟或制定整體智財策略時必須充分考量的策略環節之一。由於目前兩岸業者對此等新制度的利用較少，值得業者對是否採用此等新制慎重考慮。(3598字；圖1)
撰稿人：馮震宇--政大法律系教授，美國康乃爾大學法律博士(JD)