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標準專利訴訟 Nero AG 控告MPEG LA

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科技產業資訊室 - JK 發表於 2013年9月30日

MPEG LA是一家專利授權公司,主要從事標準專利(Patent Pool)的授權,擁有多項業界重要的標準專利;特別是其擁有的MPEG 2,早已成為消費電子產業有史以來最被廣泛使用的標準專利。對廠商來說,只要透過MPEG LA的授權,就可以一次取得特定標準的多項專利權,而不需要分次向原專利權人逐一取得專利受權,能有效降低經營的時間與成本。MPEG LA也因為經營標準專利的授權(圖1)而大發利市。

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然而,看似互利的生意經常也會發生爭議,特別是當兩造雙方對於授權模式或條件發生疑義時,對簿公堂也就在所難免了,本案就是一例。

Nero是一家多媒體應用軟體專案公司,也是MPEG LA的客戶,與MPEG LA簽有MPEG 2、MPEG 4及AVC等多項標準授權合約。原本彼此的商業關係穩定,不料,2008年MPEG LA突然要求Nero針對使用到MPEG 4及AVC標準的「限時免費試用」軟體支付權利金後,雙方開始爭執不下,掀起了一陣波瀾。Nero宣稱,MPEG LA突如其來的要求,不僅違反先前的承諾,而且也與業界普遍的認知不符。Nero認為自身權益受損,因此於2010年5月對MPEG LA提起告訴。

訴狀中,Nero向法院指控MPEG LA從事不公平的競爭行為,違反修曼法(Sherman Act)第二條。幾經纏訟後,雙方於2012年4月達成和解。雙方並未公布和解的條件與內容,但協議之一是,Nero將繼續與MPEG LA合作,簽訂標準專利的授權合約。重要的是,從Nero與MPEG LA這件訴訟案,我們可以約略瞭解,當一般公司與MPEG LA相對具有獨占優勢的公司發生專利授權爭議時,是如何透過訴訟的攻防爭取自身的權益。因此,以下本文就該案的訴狀,簡略介紹Nero對MPEG LA的指控,提供讀者參考:

1997年,當MPEG LA還不具有獨占力時,曾經對美國司法部(DOJ)承諾,會聘用獨立專家對是否納入標準的專利進行評估,且對專利的授權會以FRAND條款為標準。但對照過去幾年來MPEG LA的行為,Nero認為,MPEG LA已經違反其對司法部的承諾,且濫用其獨占力,阻礙競爭與創新。Nero對MPEG LA違反承諾的指控如下:

  1. MPEG LA指派的Rubenstein非獨立第三者。原因是Rubenstein早與MPEG LA建立深厚利益關係,如下:
    (a) Rubenstein協助MPEG LA創辦人成立MPEG LA
    (b) Rubenstein參與草擬MPEG LA授權合約
    (c) Rubenstein協助MPEG LA客戶澄清合約相關事宜
    (d) Rubenstein代表MPEG LA參加和解會議
    (e) Rubenstein代表MPEG LA參與國會聽證
    (f) Rubenstein代表MPEG LA提供法律意見
    (g) Rubenstein為MPEG LA解決專利的法律問題
  2. MPEG LA擅自加入許多非必要標準專利(Non-SEPs),這樣的行為延長其獨占的時間和範圍。
  3. MPEG LA違反FRAND條款。
    (a) MPEG LA對不同客戶收取不同的權利金,例如:$2.00 vs $2.50
    (b) 當產品市場價格下降時,MPEG LA收取的權利金仍維持相對高價
    (c) 同一套裝置中,許多產品都必須支付MPEG LA權利金,因此相同的裝置,MPEG LA可能因此收取數倍(次)的權利金
    (d) MPEG LA部分歧視性的授權政策,獨厚某些廠商

除上述違反承諾與濫用獨占力的指控外,Nero還對MPEG LA提出另外三項指控:

  1. MPEG LA管理階層享有過於豐厚的酬勞。
  2. MPEG LA不當限制合約終止的條件,且透過不斷新增的專利,將專利組合的有效期限延長至2015年。
  3. 2008年MPEG LA突然要求與MPEG 4及AVC兩個專利組合有關的「限時免費試用」軟體必須計算權利金,違反先前不用計入的承諾。

雖然,Nero對MPEG LA提出多項指控,但「限時免費試用」軟體是否必須計算權利金的爭議,恐怕才是引發本案訴訟的癥結點。因為「限時免費試用」在業界普遍被認為是銷貨退回(Sales and Returns ),且MPEG LA也曾經多次確認Nero所推出的「限時免費試用」軟體為銷貨退回,因此同意Nero不需要向MPEG LA繳納權利金。然而,2008年,MPEG LA突然一改先前不收權利金的立場,開始向Nero追討MPEG4與 AVC產品的權利金,總計金額超過一千五百萬美元。

Nero除了對這突如其來的要求趕到困惑外,另外一個令Nero不解的問題是,MPEG LA一方面認定MPEG2產品不須計算權利金,另一方面卻又認為MPEG4與 AVC產品必須收取權利金。從Nero的立場來看,在雙方簽訂的MPEG4與 AVC的合約中,關於「限時免費試用」是否為銷貨退回的問題,與MPEG2合約內容並無二致,所以如果MPEG2產品不須要計算權利金,為什麼MPEG4與 AVC產品就要收取權利金。

針對Nero的質疑,雖然MPEG LA拿出KPMG會計師事務的稽核結果企圖釋疑,但Nero認為KPMG所作的稽核結論前後矛盾,且不透明。KPMG的報告結論其實就是MPEG LA的立場,其認定MPEG2產品為銷貨退回,Nero不需支付權利金;但卻認定MPEG4與AVC產品為銷售(Sales),Nero必須支付權利金。對Nero來說,KPMG的報告結論衍生兩個不一致的問題:(1)報告結果與當初合約內容不一致。(2)相同商業行為會計科目的認定不一致。另外,當Nero向MPEG LA索取KPMG報告時,卻得到拒絕的回應,Nero無從得知報告的具體內容。

「限時免費試用」軟體是否必須計算權利金的爭議應該是引發兩造對簿公堂的導火線,但Nero還認為,MPEG LA的獨占力不僅限制了競爭者進入標準專利市場的能力,也減損了授權者和被授權者的各種議價能力,因此Nero向法院提出告訴,控告MPEG LA違反修曼法(Sherman Act)第二條,進行不公平的競爭行為。Nero對MPEG LA的控訴如下:

  1. MPEG LA擁有的獨占力足以排除競爭者進入市場。
  2. MPEG LA將非必要標準專利納入專利池,且限制合約終止條件。
  3. MPEG LA在最初必要標準專利即將屆期時,透過納入非必要標準專利繼續維持獨占力。
  4. Nero收取高權利金導致終端消費品價格偏高。
  5. 非FRAND的授權條件,限制競爭與創新。

因此,Nero請求法院判決:

  1. MPEG LA賠償Nero損失。
  2. 禁制令。
  3. MPEG LA負擔Nero訴訟費用。

另外,在本案發展的過程中,法院曾經針對訴訟人的請求(Motion)做出以下結論:(1)Nero無法提出事實證明除了MPEG LA外,Nero找不到其他授權來源,因此Nero對MPEG LA獨占力的陳述只是一個假設性的問題;(2)Nero宣稱MPEG LA納入非必要標準專利的掠奪性行為缺乏事實根據,Nero的宣稱純屬臆測。因此法院同意MPEG LA的駁回請求,但允許Nero修正其訴狀。(2202字;表1)

表一、專利訴訟案件基本資料:NERO AG v. MPEG LA, L.L.C. et al

訴訟名稱 NERO AG v. MPEG LA, L.L.C. et al
提告日期 2010/5/14
原告 NERO AG
被告 MPEG LA, L.L.C.
案號 2:10-cv-03672
訴訟法院 District Court for the Central District of California
系爭專利 MPEG 2、MPEG 4及AVC標準的專利權
系爭產品 NERO套裝軟體
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2013/09

參考資料:
1.download.gif NERO AG v. MPEG LA, L.L.C. et al訴狀
2.download.gif Defendant MPEG LA, LLC’s Motion to Dismiss and Plaintiff’s Motion to Strike Evidence, 2010/9/14


 
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