標準專利訴訟 Nero AG 控告MPEG LA

MPEG LA是一家專利授權公司，主要從事標準專利（Patent Pool）的授權，擁有多項業界重要的標準專利；特別是其擁有的MPEG 2，早已成為消費電子產業有史以來最被廣泛使用的標準專利。對廠商來說，只要透過MPEG LA的授權，就可以一次取得特定標準的多項專利權，而不需要分次向原專利權人逐一取得專利受權，能有效降低經營的時間與成本。MPEG LA也因為經營標準專利的授權（圖1）而大發利市。

然而，看似互利的生意經常也會發生爭議，特別是當兩造雙方對於授權模式或條件發生疑義時，對簿公堂也就在所難免了，本案就是一例。

Nero是一家多媒體應用軟體專案公司，也是MPEG LA的客戶，與MPEG LA簽有MPEG 2、MPEG 4及AVC等多項標準授權合約。原本彼此的商業關係穩定，不料，2008年MPEG LA突然要求Nero針對使用到MPEG 4及AVC標準的「限時免費試用」軟體支付權利金後，雙方開始爭執不下，掀起了一陣波瀾。Nero宣稱，MPEG LA突如其來的要求，不僅違反先前的承諾，而且也與業界普遍的認知不符。Nero認為自身權益受損，因此於2010年5月對MPEG LA提起告訴。

訴狀中，Nero向法院指控MPEG LA從事不公平的競爭行為，違反修曼法（Sherman Act）第二條。幾經纏訟後，雙方於2012年4月達成和解。雙方並未公布和解的條件與內容，但協議之一是，Nero將繼續與MPEG LA合作，簽訂標準專利的授權合約。重要的是，從Nero與MPEG LA這件訴訟案，我們可以約略瞭解，當一般公司與MPEG LA相對具有獨占優勢的公司發生專利授權爭議時，是如何透過訴訟的攻防爭取自身的權益。因此，以下本文就該案的訴狀，簡略介紹Nero對MPEG LA的指控，提供讀者參考：

1997年，當MPEG LA還不具有獨占力時，曾經對美國司法部（DOJ）承諾，會聘用獨立專家對是否納入標準的專利進行評估，且對專利的授權會以FRAND條款為標準。但對照過去幾年來MPEG LA的行為，Nero認為，MPEG LA已經違反其對司法部的承諾，且濫用其獨占力，阻礙競爭與創新。Nero對MPEG LA違反承諾的指控如下：

1. MPEG LA指派的Rubenstein非獨立第三者。原因是Rubenstein早與MPEG LA建立深厚利益關係，如下：
   (a) Rubenstein協助MPEG LA創辦人成立MPEG LA
   (b) Rubenstein參與草擬MPEG LA授權合約
   (c) Rubenstein協助MPEG LA客戶澄清合約相關事宜
   (d) Rubenstein代表MPEG LA參加和解會議
   (e) Rubenstein代表MPEG LA參與國會聽證
   (f) Rubenstein代表MPEG LA提供法律意見
   (g) Rubenstein為MPEG LA解決專利的法律問題
2. MPEG LA擅自加入許多非必要標準專利（Non-SEPs），這樣的行為延長其獨占的時間和範圍。
3. MPEG LA違反FRAND條款。
   (a) MPEG LA對不同客戶收取不同的權利金，例如：$2.00 vs $2.50
   (b) 當產品市場價格下降時，MPEG LA收取的權利金仍維持相對高價
   (c) 同一套裝置中，許多產品都必須支付MPEG LA權利金，因此相同的裝置，MPEG LA可能因此收取數倍（次）的權利金
   (d) MPEG LA部分歧視性的授權政策，獨厚某些廠商

除上述違反承諾與濫用獨占力的指控外，Nero還對MPEG LA提出另外三項指控：

1. MPEG LA管理階層享有過於豐厚的酬勞。
2. MPEG LA不當限制合約終止的條件，且透過不斷新增的專利，將專利組合的有效期限延長至2015年。
3. 2008年MPEG LA突然要求與MPEG 4及AVC兩個專利組合有關的「限時免費試用」軟體必須計算權利金，違反先前不用計入的承諾。

雖然，Nero對MPEG LA提出多項指控，但「限時免費試用」軟體是否必須計算權利金的爭議，恐怕才是引發本案訴訟的癥結點。因為「限時免費試用」在業界普遍被認為是銷貨退回（Sales and Returns ），且MPEG LA也曾經多次確認Nero所推出的「限時免費試用」軟體為銷貨退回，因此同意Nero不需要向MPEG LA繳納權利金。然而，2008年，MPEG LA突然一改先前不收權利金的立場，開始向Nero追討MPEG4與 AVC產品的權利金，總計金額超過一千五百萬美元。

Nero除了對這突如其來的要求趕到困惑外，另外一個令Nero不解的問題是，MPEG LA一方面認定MPEG2產品不須計算權利金，另一方面卻又認為MPEG4與 AVC產品必須收取權利金。從Nero的立場來看，在雙方簽訂的MPEG4與 AVC的合約中，關於「限時免費試用」是否為銷貨退回的問題，與MPEG2合約內容並無二致，所以如果MPEG2產品不須要計算權利金，為什麼MPEG4與 AVC產品就要收取權利金。

針對Nero的質疑，雖然MPEG LA拿出KPMG會計師事務的稽核結果企圖釋疑，但Nero認為KPMG所作的稽核結論前後矛盾，且不透明。KPMG的報告結論其實就是MPEG LA的立場，其認定MPEG2產品為銷貨退回，Nero不需支付權利金；但卻認定MPEG4與AVC產品為銷售（Sales），Nero必須支付權利金。對Nero來說，KPMG的報告結論衍生兩個不一致的問題：（1）報告結果與當初合約內容不一致。（2）相同商業行為會計科目的認定不一致。另外，當Nero向MPEG LA索取KPMG報告時，卻得到拒絕的回應，Nero無從得知報告的具體內容。

「限時免費試用」軟體是否必須計算權利金的爭議應該是引發兩造對簿公堂的導火線，但Nero還認為，MPEG LA的獨占力不僅限制了競爭者進入標準專利市場的能力，也減損了授權者和被授權者的各種議價能力，因此Nero向法院提出告訴，控告MPEG LA違反修曼法（Sherman Act）第二條，進行不公平的競爭行為。Nero對MPEG LA的控訴如下：

1. MPEG LA擁有的獨占力足以排除競爭者進入市場。
2. MPEG LA將非必要標準專利納入專利池，且限制合約終止條件。
3. MPEG LA在最初必要標準專利即將屆期時，透過納入非必要標準專利繼續維持獨占力。
4. Nero收取高權利金導致終端消費品價格偏高。
5. 非FRAND的授權條件，限制競爭與創新。

因此，Nero請求法院判決：

1. MPEG LA賠償Nero損失。
2. 禁制令。
3. MPEG LA負擔Nero訴訟費用。

另外，在本案發展的過程中，法院曾經針對訴訟人的請求（Motion）做出以下結論：（1）Nero無法提出事實證明除了MPEG LA外，Nero找不到其他授權來源，因此Nero對MPEG LA獨占力的陳述只是一個假設性的問題；（2）Nero宣稱MPEG LA納入非必要標準專利的掠奪性行為缺乏事實根據，Nero的宣稱純屬臆測。因此法院同意MPEG LA的駁回請求，但允許Nero修正其訴狀。（2202字；表1）

表一、專利訴訟案件基本資料：NERO AG v. MPEG LA, L.L.C. et al

訴訟名稱	NERO AG v. MPEG LA, L.L.C. et al
提告日期	2010/5/14
原告	NERO AG
被告	MPEG LA, L.L.C.
案號	2:10-cv-03672
訴訟法院	District Court for the Central District of California
系爭專利	MPEG 2、MPEG 4及AVC標準的專利權
系爭產品	NERO套裝軟體
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2013/09

參考資料：
1. NERO AG v. MPEG LA, L.L.C. et al訴狀
2. Defendant MPEG LA, LLC’s Motion to Dismiss and Plaintiff’s Motion to Strike Evidence, 2010/9/14