2012年10月12日,位於麻州的波士頓大學基金會(Trustees of Boston University)對台灣的億光電子(Everlight Electronics., Ltd.)及其美國子公司、韓國首爾半導體(Seoul Semiconductor Company, Ltd)及其北美子公司(以下簡稱首爾半導體),在美國麻州聯邦地方法院分別提起兩件專利侵權訴訟。
原告在此二件訴訟案中,皆主張被告侵害其所擁有的美國專利編號5,686,738(以下簡稱「738號專利」),名稱為「高絕緣單晶氮化銦鎵薄膜」(Highly Insulating Monocrystalline Gallium Nitride Thin Films)的專利權,從而向法院請求(1)依據35 U.S.C. § 271(a)確認被告直接侵害原告所擁有738號專利權;(2)依據35 U.S.C. § 284命被告公司返還從該侵權行為所生之獲利,以及賠償原告公司因該侵權行為所生之損害;(3)發出永久禁制令,阻止被告公司繼續直接或間接地侵權行為。
本案系爭專利US5,686,738,於1997年11月11日獲證,如下資料。雖然該專利即將於2015年到期,但是,透過延續專利佈局而延長該專利的利用價值。
US5,686,738:Highly Insulating Monocrystalline Gallium Nitride Thin Films
發明人: Theodore D. Moustakas
原專利權人: Trustees of Boston University
現行美國專利分類號: 257/103; 257/79; 257/94; 257/615
國際專利分類號: H01L 3300; H01L 2920
申請日期: 1995年1月13日
許可日期: 1997年11月11日
原告所主張的738號專利,與製造GaN LED 的緩衝層(buffer layer)有關,為一可在分子束外延生長室製備高絕緣性GaN單晶薄膜的製程。這項專利早在2001年5月開始運用主張專利權,由生產高功率晶片大廠Cree取得波士頓大學專屬授權後,作為藍光LED專利大戰的武器之一,向北加州聯邦地方法院控告產業龍頭Nichia(日亞化學工業)及其美國子公司Nichia America (該案中波士頓大學亦為原告之一);後2006年10月,Cree又以該項738號專利,起訴控告美國另一高功率晶片大廠Bridgelux侵權,後該案於2009年以和解作收。
原告波士頓大學為一擁有超過一萬名教職員,三萬三千名學生的高等教育機構,其在電子與電腦工程領域,擁有很完整的學術系所、學程及機構進行多元的跨科際整合策略合作及創新研究。其在LED產業重要而基礎性的專利,長期獨家授權給Cree公司使用。
億光公司是台灣LED下游封裝產品線最完整的廠商之一,主要業務為電子製品之加工製造買賣、各種光電控制器之加工買賣、和半導體原料及其設備之製造買賣。該公司長期以來在LED專利戰的主要對手是日亞化,日亞化自2005年以來即在台灣、日本、德國和美國等地法院控告億光專利侵權;截至2012年6月,億光在日本已提出日亞化的19項專利無效舉發,雙方進入LED訴訟戰。
南韓的首爾半導體以生產高功效LED晶片Acrich技術品牌而受到市場矚目;10年來營收成長近十倍,產品線橫跨住宅、行動、筆電和電視;2012年主要營收以照明與LED TV背光為主。近年來,首爾半導體與LED大廠之間以訴訟爭奪市場舉動不斷,尤其與日亞化及飛利浦,最後也分別以交叉授權取得和解。
本案波士頓大學首次單獨以原告身分出擊,如此看來,它與Cree長期獨家授權關係已結束;738號專利繼續以延續專利來延長專利價值,波士頓大學再向LED廠商收取專利授權金的企圖很明顯;各LED廠商需花些時間研究738號專利佈局,進行迴避設計了。(1195字;表1)
表一、專利訴訟案件基本資料:Trustees of Boston University v. Everlight & Seoul Semi
訟案名稱 |
Trustees of Boston University v. Everlight Electronics Co., Ltd. et al |
Trustees of Boston University v. Seoul Semiconductor Company, Ltd. et al |
提告日期 |
2012年10月17日 |
2012年10月17日 |
原告 |
Trustees of Boston University |
Trustees of Boston University |
被告 |
Everlight Electronics Co., Ltd.
Everlight Americas, Inc. |
Seoul Semiconductor Company, Ltd.
Seoul Semiconductor Company, North America |
案號 |
1:12-cv-11935-JLT |
1:12-cv-11938-JLT |
訴訟法院 |
Massachusetts District Court |
Massachusetts District Court |
主審法官 |
Judge Joseph L. Tauro |
Judge Joseph L. Tauro |
訴訟屬性 |
Patent Infringement |
Patent Infringement |
案由 |
35:271 |
35:271 |
系爭專利 |
US 5,686,738 |
US 5,686,738 |
專利標題 |
Highly Insulating Monocrystalline Gallium Nitride Thin Films |
Highly Insulating Monocrystalline Gallium Nitride Thin Films |
爭議產品 |
發光二極體(LED) |
發光二極體(LED) |
訴狀下載 |
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Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2012/10
2015
- 11-19台灣LED晶片廠侵權波士頓大學738專利成立
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原告: Trustees of Boston University
台灣LED晶片廠與美國波士頓大學基金會(Trustees
of Boston University)的專利訴訟案,經美國法院陪審團於2015年11月19日評定侵權成立,晶電、億光、光寶,各須賠償930萬、400萬及36.5萬美元。
美國波士頓大學基金會與晶電之間的專利訴訟糾紛始於 2012 年,前者向美國麻薩諸塞州聯邦法院提出專利侵權告訴,控告晶電侵犯其美國專利編號 US5,686,738「高絕緣單晶氮化鎵薄膜」(Highly insulating
monocrystalline gallium nitride thin films)專利。該案至今纏訟三年,麻州法院陪審團初步裁定賠償金。波士頓大學 US5,686,738 專利已在 2014 年 11 月到期。
波士頓大學基金會多年來以 US5,686,738 專利提起數十件專利侵權告訴,涉及訴訟對象除了晶電外,還包括日亞化學(Nichia)、億光、光寶、宏齊、首爾半導體(Seoul Semiconductor)、三星(Samsung)等 LED 廠,又於 2013 年起控告如宏碁、華碩、明基電通、宏達電、Dell、微軟(Microsoft)、東芝(Toshiba)、索尼(Sony)、LG、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)等終端品牌大廠。
波士頓大學則與 LED 晶片廠科銳(CREE)關係良好,將 US5,686,738 專利授權給科銳使用。此外,曾在 2001 年遭波士頓大學控告侵權的日亞化學,後於2015年 11 月與波士頓大學達成和解。
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