一、訴訟案件概述
PAICE LLC於2009年9月2日向美國國際貿易委員會(International Trade Commission; ITC)請求對TOYOTA提起337調查，主張被告之Prius與HS250油電混合車侵害其油電混合車傳動軸相關專利(Hybrid Electric Vehicles and Components)。
該案早先於2006年8月由東德州聯邦地方法院做出判決，認為TOYOTA的產品Prius II、Highlander及Lexus RX 400h等汽車的傳動組件，均侵害了US 5,343,970專利第11及39項的專利範圍，與此次PAICE於ITC所主張遭受專利侵害的專利相同。但東德州法院僅判決TOYOTA每輛侵權車輛必須支付25美金的持續權利金(Ongoing Royalty)給予PAICE，並且否決由PAICE所主張的永久禁制令。
雙方對於聯邦地方法院的判決皆不服，因此向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起交互上訴（Cross Appeal）。CAFC於2007年10月確認(Affirm)地方法院所做成TOYOTA均等侵害之判決，並且維持不發給永久禁制令之決定，然而就持續權利金發回地方法院重新審理(Vacate and Remand)。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
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請求日期
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2009年9月2日
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原告
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PAICE LLC
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被告
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TOYOTA MOTOR CORPORATION、TOYOTA MOTOR NORTH AMERICA, INC.,、TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.,
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地點
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International Trade Commission (美國國際貿易委員會)
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案號
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337-TA-
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系爭專利
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US 5,343,970
Hybrid electric vehicle
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資料來源: 鄭猷超，科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2009/09。
表二、系爭專利
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Title |
Assignee |
Pub. Date |
Filed |
Priority |
IPC Code |
| US5343970 |
Hybrid electric vehicle |
SEVERINSKY ALEX J |
1994-09-06 |
1992-09-21 |
1992-09-21 |
B60K 6/387 |
表三、被告公司之相關產品與型號
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被告公司
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車款型號
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TOYOTA
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Prius II, Lexus RX400h
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Prius III, Lexus HS 250h、Lexus RX450h
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| Source: 鄭猷超，科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2009/09。 |
二、系爭產品
1997年由TOYOTA所生產的第一台油電混合車Prius I至今已經有12年，在高油價與環保概念的發酵下，一連三代的Prius (Prius I、Prius II、Prius III)在全球銷售達到了200萬台的紀錄。本訴訟即包括了Prius II、Prius III相關車型。
三、核發永久禁制令的考量
最高法院在eBay v. MercExchange案中之見解：若原告要求法院核發永久禁制令時，對於下列四項要件須負舉證責任，包括:
（1）原告遭受到不可回復之損害（Irreparable Injury）
（2）原告在法律上所可用的救濟方式(Remedies Available at Law)無法適當地填補其所受損害
（3）對原告和被告雙方不利益的衡平考量，該衡平法的救濟(Remedies in Equity)是合理且正當的
（4）核發永久禁制令不會危及公眾利益（Public Interest）。
由於PICER並無實際生產行為，因此不會造成無法回復的損害，法院認定給予損害賠償與權利金的補償已經足夠。另外，頒布禁令將會對於TOYOTA造成與其往來的下游廠商的巨大經濟損失，並且不利於油電混合車的市場發展。綜上所述，聯邦地方法院駁回PICER的永久禁制令申請。
四、訴之聲明
- (一)要求立即啟動337調查TOYOTA是否違法進口侵害系爭專利之產品進入美國，或於美國境內銷售有關於油電混合車傳動軸相關產品或原件(Component)；
- (二)舉行對於上述違法情事之聽證會；
- (三)請求對於違反系爭專利之產品給予永久限制性的排除令(Permanent Limited Exclusion Order)；
- (四)請求對於違反系爭專利之產品給予禁止命令(Cease and Desist Order)，禁止作為營銷的倉儲存貨(Warehousing Inventory for Distribution)；以及
- (五)其他由委員會認為公平合理的救濟方式。
五、評論
- (一)本次PAICE欲藉由ITC 337調查取得禁制令的意圖相當明確。於提起本次調查之前，該公司雖已於東德州聯邦地方法院與CAFC勝訴。但兩次的判決都沒有給予PAICE永久禁制令，僅給予賠償金與支付持續權利金的判決。PAICE尋求ITC調查係意圖取得排除進口與禁止已進口產品銷售與倉儲的方式。尤其ITC的裁決可能會與聯邦地方法院有不同調的情形，如果此舉成功，則更可有效阻擋TOYOTA產品的進口與銷售。
- (二) PAICE為專利授權公司(Non-Practicing Entity)，因此取得永久禁制令的可能性較低，不但無法證實因為TOYOTA使用其專利技術而導致其無法授權其他廠商，；由於該公司並不從事實際的生產行為，因此也沒有失去品牌辨識度或市場占有率的威脅。
- (三)從公眾利益與環境發展考量，如果對於TOYOTA給予永久禁制令，將對於公眾利益造成較大的損害，且不利於油電混合車技術的發展。
- (四)由聯邦法院的判決可看出，專利權人若沒有實施其專利，或是專利發明僅被控侵權產品的一小部分，並不是主要部分(Non-Substantial Part)，則較難取得禁制令。
- (五)回到專利權的設立宗旨，還是傾向讓專利能夠「實際」被產業所利用，增進創新與公眾利益為目標。
(1551字，表：2)
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